특허법 강의 - [5] 미생물 발명

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미생물 발명

 

1. 의의 및 취지

미생물은 육안으로 식별 곤란한 크기의 생물을 의미한다. 미생물 자체, 미생물의 생산 방법, 미생물의 이용 방법에 관한 발명으로 구분된다. 유전공학의 발달로 DNA 구조가 밝혀지고, 반복가능성에 대한 문제가 해결되어 성립성이 인정되었다.

2. 미생물의 기탁제도

(1) 통상의 기술자가 그 미생물을 쉽게 입수할 수 없는 경우

1) 미생물의 기탁

가. 서면주의의 예외

출원 전 기탁기관에 미생물을 기탁하여야 한다. 기탁의 취지는 극미에 존재하는 미생물의 현실적 존재를 확인하여 발명의 완성을 담보하고, 그 미생물을 재차 입수하여 산업상이용가능성을 확보하기 위함이다(91후1656).

나. 관련 쟁점

a) 미생물 자체가 청구범위에 속한 경우에 한정되는지 여부

판례(90후2256)는 미생물 자체가 청구범위에 속하지 않더라도 청구범위의 재현을 위해 명세서에 기재된 미생물을 반드시 이용해야 하는 경우에도 통상의 기술자가 반복생산가능성을 확보하기 위해 그 미생물의 기탁이 필요하다고 판시하였다.

b) 중간 · 최종생성물까지 기탁해야 하는지 여부

판례(90후1260)는 출발 미생물이 공지의 균주이거나 용이하게 입수가 가능하고, 중간 또는 최종 생성물의 제조과정이 통상의 기술자에게 용이 재현하도록 기재되어 있다면 중간 또는 최종 생성물을 기탁하지 않을 수 있다고 판시하였다.

2) 취지 및 수탁번호의 기재

미생물을 기탁한 경우 출원서에 취지를 기재하고(시행령 제2조 제2항), 명세서에 수탁번호를 기재하여야 한다(시행령 제3조).

3) 수탁증 사본의 제출

미생물을 기탁한 경우 수탁증 사본을 첨부하여야 한다(시행령 제2조 제2항). 한편, 판례(91후1533)는 명세서에 기탁기관의 명칭, 수탁번호, 수탁 연월일을 기재해도 기탁 증명서를 제출한 것으로 볼 수 없다고 판시하였다.

(2) 통상의 기술자가 그 미생물을 쉽게 입수할 수 있는 경우

당해 기술분야의 통상의 기술자가 그 미생물을 용이하게 입수할 수 있으면 기탁하지 않을 수 있다(시행령 제2조 제1항 단서). 다만, 이 경우 통상의 기술자가 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있도록 명세서에 그 입수 방법을 기재하여야 한다(시행령 제3조).

(3) 통상의 기술자가 쉽게 입수할 수 있는 것인지 여부에 대한 판단

1) 판단방법

가. 용이하게 입수할 수 있는 미생물

특허법원 판례(99허8653)는 통상의 기술자가 쉽게 입수할 수 있는 미생물이라 함은 공지 · 공용되어 시판되고 있거나, 신용할 수 있는 기탁기관에 보존되어 있는 한편 자유로이 분양가능한 것을 의미한다고 판시하였다.

나. 국내 현존의 필요성

판례(90후1260)는 미생물이 반드시 국내에 현존할 것을 요하지 않고, 국외에 있는 경우라도 용이하게 입수할 수 있으면 기탁하지 않을 수 있다고 판시하였다.

2) 판단시점

판례(96후658)는 미생물의 용이입수 여부는 출원시를 기준으로 하는 것이고, 명세서의 공개 당시를 기준으로 하는 것이 아니라고 판시하였다. 생각건대 기탁은 서면주의의 예외로 명세서 기재를 보완하는 것인바 판례가 타당하다.

3. 실무상 취급

(1) 방식심사

1) 미생물 발명의 방식심사에서 문제될 수 있는 경우

출원서에 취지를 기재하지 아니하고 수탁증만 제출하거나 취지만 기재하고 수탁증을 제출하지 아니한 경우, 또는 출원서에 취지 및 수탁증을 제출하였으나 출원 전 기탁되지 않은 경우나 출원서와 수탁증에 기탁기관명, 수탁번호, 수탁일자 등을 잘못 기재한 경우에 문제된다.

2) 취급

이 경우에는 방식 위반으로 보아 심사관은 특허청장의 명의로 제46조에 따라 보정명령하고 지정된 기간 내에 보정하지 못한 경우 기탁과 관련된 절차를 무효로 할 수 있다(제16조).

(2) 실체심사

1) 미생물 발명의 실체심사에서 문제될 수 있는 경우

방식심사가 적법한 경우 심사관에게 이관하여 실체심사를 진행한다. 명세서에 수탁번호는 기재되어 있으나 출원서에 취지를 기재하지 않고, 수탁증이 첨부되지 않은 경우에 문제된다.

2) 취급

방식심사 사항 중 실체적 사항과 밀접한 관련이 있는 사항은 심사관이 방식심사 하는바, 이 경우에는 방식 위반으로 보아 제46조에 따라 보정명령한 후 지정된 기간내에 보정하지 못한 경우 기탁과 관련된 절차를 무효로 할 수 있다(제16조). 한편, 기탁 절차에 흠결이 있어 그 절차가 무효처분된 경우에 심사관은 해당 미생물과 관계되는 발명에 대하여 제42조 제3항 제1호를 적용할 수 있으며 미완성 발명으로 취급될 수 있다.

(3) 검토

2015년 개정 심사기준은 미생물 발명의 취지 기재와 수탁증 제출이 절차적 사항임을 명확히 하였는바, 출원인 보호와 절차의 명확화 측면에서 타당한 개정이다.

4. 관련문제

(1) 분할출원(제52조)과 수탁증 사본의 제출

판례(2003후2003)는 분할출원에 수탁증 사본이 별도로 첨부된 바 없고, 명세서가 기탁을 증명하는 서류라 할 수 없으므로 이 사건 특허발명이 미완성 발명이라고 판시하였다. 또한, 위 판례는 분할출원은 원출원과 별개이므로 분할출원서에 수탁증 사본 제출하거나 원출원시 제출한 것을 원용한다는 기재가 있어야 한다고 판시하였다.