특허법 강의 - [4] BM(Business Method) 발명

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BM 발명

1. 의의

BM 발명이란 영업방법의 각 단계가 시계열적으로 컴퓨터 기술로 구현된 발명을 의미한다.

2. 등록가능성

(1) 발명의 성립성(제2조 제1호)

1) 문제점

BM 발명이 자연법칙을 이용한 것인지 문제된다.

2) 심사실무

심사실무는 영업방법의 각 단계가 컴퓨터 상에서 수행될 수 있도록 컴퓨터 기술 등 구체적 기술로 제시되고 컴퓨터 상에서 구현되는 구성으로 한정하고 있는 경우에는 특허대상이라고 한다.

3) 판례

a) BM 발명으로 성립하기 위한 요건

판례(2007후265)는 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되어야 한다고 판시하면서, 이 의미는 소프트웨어와 하드웨어가 구체적 상호협동수단에 의하여 사용목적에 따른 정보연산을 실현함으로써 사용목적에 대응한 특유의 정보처리장치가 구축되는 것을 말한다고 판시하였다.

b) 오프라인 상의 단계를 포함하는 경우

판례(2001후3149)는 생활쓰레기 재활용 종합 관리방법은 법령 등이 구비되어야 실시 가능한 것으로, 관청 · 배출자 · 수거자 사이의 약속 등에 의해 이루어지는 인위적 결정에 불과하여 자연법칙을 이용한 것이라고 볼 수 없으며, 각 단계가 오프라인 상에서 처리되어 산업상이용가능성이 없다고 판시하였다. 단, 오프라인상의 단계를 구성요소로 포함하더라도 온라인상 구성요소를 연결하는 단순한 구성요소에 불과하다면 BM발명으로 특허 받을 수 있다.

c) 영업방법에 대해 컴퓨터 상에서 구성의 구체적 한정이 없는 경우 미완성 발명인지 여부

특허법원 판례(2006허1742)은 단순한 아이디어의 제기에 그칠 뿐, 이를 실현하기 위한 방법의 전부 또는 일부가 결여되어 있거나, 이를 실시하는데 필요한 필수불가결한 구성이 청구범위에 구체적으로 명확하게 기재되어 있지 않은 발명은 미완성 발명에 해당한다고 판시하였다.

(2) 산업상이용가능성(제29조 제1항 본문)

파리협약 및 PCT 취지상 산업은 최광의로 해석한다. 일반적 금융업 등 포함하지 않는다. 다만, 금융업 등과 관련된 BM발명이라도 컴퓨터 상에서 구현되는 구성의 한정이 있는 경우라면 산업상이용가능성이 인정될 수 있다.

(3) 신규성 및 진보성 (제29조 제1항 각호 및 제2항)

영업방법이 동일하더라도, 구현 기술 구성에 차이가 있다면 신규성 인정된다. 진보성의 경우 종래 영업방법을 새 기술로 구현하거나 새 영업방법을 새 기술로 구현한 경우 진보성이 인정되나, 종래 영업 방법을 출원시 기술 수준에 비추어 주지관용기술로 구현한 경우 진보성 부정된다.

(4) 명세서 기재방법(제42조)

발명의 설명에 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되도록 상세하게 기재하여 당해 기술분야의 통상의 기술자가 특별한 지식의 부가 없이도 이를 명확하게 이해하고 용이하게 실시할 수 있도록 하여야 한다.

3. 침해성립여부

(1) BM 발명의 권리범위 해석

특허법원 판례(2007허2957)는 확인대상발명이 BM발명의 권리범위에 속한다고 하려면 그 대비된 발명에 특허발명 구성요소와 구성요소 사이의 유기적 결합관계가 그대로 포함되어야 한다고 판시하였다. 다만, BM 발명은 그 발명이 속한 서비스업 분야에서 과도한 독점을 발생시킬 가능성이 높은바 그 권리범위를 엄격하게 해석하는 경향이 있다. 단 권리범위 해석의 원칙의 수정은 바람직하지 않으므로 진보성 요건을 엄격하게 적용하는 것이 실무이다.

(2) 속지주의 원칙의 문제

외국에 서버를 두고 서비스를 국내에 제공하는 경우 속지주의 원칙상 국내에서의 실시로 인정할 수 없다는 부정설과 발명의 실시가 결과적으로 국내에서의 수요를 충족시킨다면 국내에서의 실시로 인정할 수 있다는 긍정설이 대립된다. 생각건대 특허권의 본질은 독점기간 동안 국내에서 해당 특허발명에 대한 독점적인 수요를 충족시킬 수 있게 하는 것이므로 특허발명의 실시인지 여부에 대한 판단은 권원없는 제3자에 의해 국내의 수요가 침탈되었는지 여부로 판단함이 바람직하다.

4. 기타

종래 전자거래와 직접 관련된 특허출원은 그 수명주기가 짧은바 우선심사의 대상으로 규정하고 있었으나, 2019.7.9. 시행 특허법 시행령에서 삭제되었는 바 더 이상 전자거래와 관련되었음을 이유로 우선심사를 신청할 수 없다.