특허법 강의 - [5] 무효사유가 없는 특허권 행사의 제재 가능성

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무효사유가 없는 특허권 행사의 제재 가능성

1. 서

특허 괴물과 같이 특허권의 독점 · 배타적 지위를 남용하여 공정한 실시를 막는다면 특허법의 목적인 산업발전에 도움이 되지 않는바 제재 방안이 필요하다.

2. 권리남용의 인정여부

(1) 특허법상 권리남용의 인정가부

구 특허법 제52조에서 특허권 등의 권리를 가지는 자의 권리남용의 금지를 규정하고 있었으나, 특허권의 형해화를 우려하여 87년 개정법에서 삭제하였는바, 특허법상 권리남용을 인정하는 것은 어려울 것이다.

(2) 판례에 따른 권리남용의 인정가부

판례(2000다69194)는 무효사유가 명백한 경우 이에 기초한 특허권의 행사는 권리남용이라 판시하였으나, 무효사유 없는 특허권에 기한 권리행사를 권리남용이라 본 예는 없다.

(3) 검토

구 특허법 제52조가 삭제된바, 법적안정성 측면에서 무효사유가 없는 특허권의 행사를 권리남용으로 볼 수 없다. 다만, 민법 제2조의 권리남용의 금지는 보편적 규정인바, 구체적 타당성에 반하는 특허권 행사에 대해 제한적으로 인정될 여지가 있다.

3. 재정에 의한 통상실시권(제107조)

특허발명을 실시하지 않은 경우, 불실시(제107조 제1항 제1호), 불충분실시(제107조 제1항 제2호), 공공의 이익을 위하여 특히 필요한 경우(제107조 제1항 제3호), 불공정거래행위로 판정된 사항을 시정하기 위한 경우(제107조 제1항 제4호) 등에 해당하여 재정에 의한 통상실시권 허여의 대상이 될 수 있다.

4. 불실시에 따른 특허권의 취소(구법 제116조)

구법에서는 불실시(제107조 제1항 제1호)에 의해 재정에 의한 통상실시권이 설정될 것, 그 재정이 있는 날로부터 계속하여 2년 이상 그 특허발명이 국내에서 불실시될 것의 요건을 만족하는 경우, 특허청장은 이해관계인의 신청 또는 직권으로 그 특허권을 취소할 수 있도록 규정하여 실시의무를 간접적으로 강제하였으나, FTA 협정의 특허 관련 합의사항에 의해 폐지하였다.

5. 독점규제법의 적용가부

(1) 독점규제법 제59조

독점규제법 제59조는 “독점규제법은 특허법에 의한 권리의 행사라고 인정되는 행위에 대해서는 적용하지 아니한다.”고 규정하여 부당한 특허권의 행사의 경우에도 독점규제법의 제재가 미칠 수 없는 것인지 여부에 대한 논란이 있었으나, 2007년 독점규제법 개정을 통해 “독점규제법은 특허법의 권리의 ‘정당한’ 행사라고 인정되는 행위에 대해서는 적용하지 아니한다.”고 규정하였다.

(2) 검토

원칙적으로 제94조 및 독점규제법 제59조에 비추어 특허권 행사를 독점규제법으로 제재할 수 없음이 원칙이다. 다만, 독점규제법 제59조의 반대해석상 정당하지 않은 특허권의 행사라고 인정되는 경우, 독점규제법의 적용에 따른 제재가 미칠 수 있다.

(3) ‘정당하지 않은’ 특허권의 행사의 판단

1) 지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침

정당하지 않은 특허권의 행사로 보아 독점규제법 적용 가능성을 인정한다고 하더라도 특허권 행사의 정당성을 판단하는 기준이 문제될 수 있는바, 공정거래위원회에서는 “지식재산권의 부당한 행사에 대한 심사지침”을 규정함으로써 특허권의 행사의 정당성을 판단하는 기준을 규정하여 이를 보완하고 있다.

2) 기본원칙

특허권에 의한 정당한 권리행사에 해당하는지 여부는 특허법 취지 및 경쟁상황, 공정한 거래질서에 미치는 영향을 중심으로 판단한다. 판례(2012두24498)는 특허권의 정당하지 않은 행사로 인정되는 행위란 외형상 특허권의 행사로 보여도 실질이 특허제도의 취지를 벗어나 제도의 본질적 목적에 반하는 것을 의미한다고 판시하였고, 이는 특허법 목적, 취지, 특허권 내용과 경쟁에 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여야 한다고 보았다.

3) 구체적인 판단기준

    i) 실시허락의 대가 : 거래관행 비추어 현저히 불합리한 수준의 실시료 부과하는 행위 등

    ii) 실시허락의 거절 : 시장지배적 지위의 행사를 위해 실시허락을 거절하는 행위 등

    iii) 실시허락의 범위 제한 : 계약상품 또는 계약기술과 관련된 실시수량, 지역, 기간 등을 제한하여 부당하게 시장 공급량을 조절하는 행위 등

    iv) 실시허락시 부당한 조건의 부과 : 계약상품의 가격 제한, 원재료 등의 구매상대방 제한, 끼워팔기, 부쟁의무 부과 등

    v) 역지불합의 : 최초의 제네릭 의약품 제조회사, 즉 GE(generic exclusivity) 권한을 가진 제네릭 의약품 제조회사가 특허권자로부터 금전 등의 역지급을 받아 제네릭의약품의 출시를 지연하고, 이로써 다른 제네릭 의약품의 출시가 늦춰지도록 유도하는 행위 등

    vi) 그랜트백 : 실시권 계약을 체결하면서 계약서상에 실시권자가 허여받은 기술을 실시하는 과정에서 개량한 기술에 대해 특허권자에게 실시권을 제공하는 것을 의무화하는 행위 등

6. 결

특허법의 궁극적인 목적이 산업발전에 이바지하기 위한 것인바 정당하지 않은 행사에 대한 제한이 필요하다. 다만, 특허법의 근간을 흔들 수 있는 위험이 있는바, 엄격한 조건 하에 인정될 필요가 있을 것이다.