특허법 강의 - [2] 존속기간 연장제도

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존속기간 연장제도

 

1. 특허권의 존속기간(제88조 제1항)

산업정책적 측면을 반영하여, 특허권의 존속기간은 설정등록일로부터 출원일 후 20년까지인 것이 원칙이다(제88조 제1항).

2. 허가 등에 따른 존속기간 연장

(1) 의의 및 취지

우리 특허법은 특허발명의 실시를 위해 타법령의 허가 또는 등록이 필요하고, 그 허가 또는 등록을 위하여 필요한 유효성 · 안정성 등의 시험이 장기간이 소요되는 특허발명의 경우, 다른 발명과 형평성 도모하기 위해 그 실시할 수 없었던 기간에 대하여 5년의 기간까지 한 차례만 연장 가능하도록 규정하였다.

(2) 요건(제91조)

1) 허가 등을 받을 필요가 있을 것(제89조)

가. 대상(시행령 제7조)

약사법에 따라 품목허가 받은 의약품의 발명, 농약관리법에 따라 등록한 농약 또는 원제의 발명이 대상이 된다.

나. 중간체의 경우

심사실무는 약사법 등은 중간체의 제조 · 판매를 규제하는 것이 아니므로 중간체 등의 실시에 허가 받을 필요가 있다고 인정되지 않는다고 본다.

다. 복수의 유효성분, 허가 및 특허

하나의 특허에 포함된 복수의 유효 성분에 대해 복수의 허가가 있는 경우 복수의 허가중 하나를 선택하여 1회에 한해 연장 가능하고, 하나의 특허된 포함된 동일 유효 성분에 대해 복수의 허가가 있는 경우 최초의 허가에 한해 존속기간 허가되며, 하나의 허가에 대하여 복수의 특허가 관련되어 있는 경우 각각에 대하여 존속기간 연장 가능하다.

2) 특허권자, 전용실시권자, 등록된 통상실시권자가 허가 등을 받을 것

허가를 공동으로 받은 복수의 자 중 일부의 자만이 특허권자, 특허권에 대한 전용실시권 또는 등록된 통상실시권을 가지고 있는 자라 하더라도 제91조 제2항의 거절이유에 해당하지 않는다. 다만, 존속기간 연장등록출원시에 미등록 통상실시권자가 허가를 받은 경우에는 제91조 제2항의 거절이유에 해당하는 것으로 보는 것이 심사실무이다. 한편, 최근 판례(2017후844 등)는 제91조 제1항 제2호는 허가 등을 신청한 통상실시권자가 그 신청 당시부터 통상실시권의 등록을 마치고 있어야만 한다는 취지를 규정한 것이라고 볼 수는 없다고 판시하였다.

3) 연장신청기간이 실시할 수 없었던 기간을 초과하지 않을 것

가. 실시할 수 없었던 기간

ㄱ) 의미

허가를 받은 자가 “약사법에 의한 허가를 받는 데 필요한 기간”을 의미한다(2016허21).

ㄴ) 기간의 계산 방법

허가 등을 위한 “시험기간”과 해당 관련부처의 “관련서류 검토기간”이 대상기간이 된다. 시기는 “허가를 받는 데 필요한 시험을 개시한 날 또는 특허권의 설정등록일 중 늦은 날”이 되고, 종기는 “허가 처분이 신청인에게 도달해 처분의 효력이 발생한 날”이 된다.

나. 허가를 받은 자에게 책임 있는 사유로 소요된 기간

ㄱ) 판례

판례(2017후844)는 “보완자료 요청에 따라 어느 심사부서의 심사가 중단되었더라도 그 기간 동안 다른 심사부서의 심사는 계속 진행됐다면 다른 특별한 사정이 없는 한 그 기간 역시 허가를 위해 소요된 기간으로 볼 것이지, 허가 받은 자의 귀책사유로 지연된 기간이라고 단정할 수 없다.”고 판시하였다.

ㄴ) 검토

부서별 심사는 업무 분장에 불과하고, 심사 등의 절차가 모두 종결되어야 허가가 이루어 질 수 있으므로, 심사부서별 심사 등의 절차 진행은 최종 허가에 이르는 중간과정으로서, 전체적으로 허가를 위한 하나의 절차로 평가할 수 있는 바 타당한 판시이다.

4) 연장등록출원인이 당해 특허권자일 것

5) 특허권이 공유인 경우 공동으로 출원할 것

(3) 절차

1) 출원서의 제출 및 시기의 제한

존속기간 연장등록을 위해서는 출원서의 제출이 필요하다(제90조 제1항). 한편, 허가 등을 받은 날로부터 3 월 내에 출원해야 하고, 존속기간 만료 전 6월 이후에는 출원할 수 없으며(제90조 제2항), 이 기간을 경과하여 출원한 경우에는 반려된다(시행규칙 제11조).

2) 존속기간 연장등록출원의 효과(제90조 제4항)

특허권의 효력이 단속적으로 상실되는 것을 방지하기 위해, 존속기간연장등록출원이 있는 때 존속기간이 연장된 것으로 간주한다. 다만, 그 출원에 대해 연장등록거절결정이 확정된 때에는 그러하지 아니하다.

3) 존속기간 연장등록출원서의 보정(제90조 제6항)

연장등록출원인보호를 위해 보정의 기회를 부여하되, 절차안정을 위해 보정의 범위 및 시기에 제한하고 있는바, 연장등록출원인은 청구범위 표시, 연장신청기간, 허가 등의 내용, 연장이유에 대하여, 연장등록여부결정 등본 송달 전까지 또는 거절이유통지를 받은 후에는 당해 거절이유 통지에 따른 의견서제출기간에만 보정할 수 있다.

4) 심사 등

가. 심사 · 심판 규정의 준용(제93조)

존속기간연장등록출원의 심사에 대해서는 심사관에 의한 심사(제57조 제3항), 거절이유통지(제63조), 특허여부결정 방식(제67조), 심판관의 제척 규정(제148조 제1호 내지 제5호, 제7호)을 준용한다.

나. 불복(제132조의 17)

존속기간연장등록출원에 대하여 거절결정이 난 경우 거절결정등본송달일로부터 30일 내 거절결정불복심판을 청구할 수 있다. 존속기간연장등록출원에 대하여 실체 보정은 허용되지 않으며, 재심사제도는 준용되지 않는다.

(4) 효과

1) 존속기간 연장등록(제92조)

심사관은 등록요건이 만족될 경우 연장등록결정을 하여야 한다(제92조 제1항). 이후, 특허청장은 이를 특허공보에 게재하여야 하며(제92조 제2항), 특허공보에는 특허권자의 성명 · 주소, 특허번호, 연장등록의 연월일, 연장의 기간, 허가 등의 내용이 게재된다(제92조 제3항).

2) 효력(제95조)

허가 등에 따라 존속기간이 연장된 특허권의 효력범위는 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건에 관한 그 특허발명의 실시 외의 행위에는 효력이 미치지 않는다.

3. 등록지연에 따른 존속기간 연장

(1) 의의 및 취지

출원 후 출원인의 불귀책사유로 인해 소정의 기간만큼 등록이 지연된 경우 그 기간만큼 특허권의 존속기간을 연장받을 수 있다(제92조의 2). FTA 협정에 따른 것으로서, 심사처리 지연 등으로 특허 행사기간이 단축되는 불합리를 방지하기 위한 것이다.

(2) 요건(제92조의 4)

1) 연장신청기간이 등록지연된 기간을 초과하지 않을 것

가. 등록지연된 기간

특허출원일로부터 4년과 심사청구일부터 3년 중 늦은 날보다 설정등록이 지연된 기간을 말하며(제92조의 2 제1항), 출원인으로 인하여 지연된 기간은 제외한다(제92조의 2 제2항 본문). 다만, 출원인으로 인하여 지연된 기간이 겹치는 경우에는 존속기간의 연장에서 제외되는 기간은 출원인으로 인하여 실제 지연된 기간을 초과할 수 없다(제92조의 2 제2항 단서).

나. 특유출원 또는 국제특허출원의 경우(제92조의 2 제4항 제1호 내지 제5호)

출원일로부터 4년의 기산일은 정당권리자출원(제34조, 제35조)은 정당권리자출원일, 분할 · 변경출원(제52조, 제53조)은 분할 · 변경출원일, 제199조 제1항에 따라 특허출원으로 보는 국제출원의 경우에는 제203조 제1항 각호 사항을 기재한 서면의 제출일, 제214조에 따라 특허출원으로 보는 국제출원의 경우 제214조 제1항의 결정을 신청한 날을 기준으로 한다.

2) 연장등록출원인이 당해 특허권자일 것

3) 특허권이 공유인 경우 공동으로 출원할 것

(3) 절차

1) 출원서의 제출 및 시기의 제한

존속기간 연장등록을 위해서는 출원서의 제출이 필요하다(제92조의 3 제1항). 한편, 설정등록일부터 3개월내 이내에 출원하여야 하고(제92조의 3 제2항), 이 기간을 도과하여 출원한 경우에는 반려된다(시행규칙 제11조).

2) 존속기간 연장등록출원서의 보정(제92의 제4항)

연장등록출원인보호를 위해 보정의 기회를 부여하되, 절차안정을 위해 보정의 범위 및 시기를 제한하고 있는바, 연장등록출원인은 신청기간, 연장이유에 대하여, 연장등록여부결정 등본 송달 전까지 또는 거절이유통지를 받은 후에는 당해 거절이유 통지에 따른 의견서제출기간에만 보정할 수 있다.

3) 심사 등

가. 심사 · 심판규정의 준용(제93조)

존속기간연장등록출원의 심사에 의해서는 심사관에 의한 심사(제57조 제3항), 거절이유통지(제63조), 특허여부결정 방식(제67조), 심판관의 제척 규정(제148조 제1호 내지 제5호, 제7호)을 준용한다.

나. 불복(제132조의 17)

존속기간 연장등록출원에 대하여 거절결정이 난 경우 거절결정등본송달일로부터 30일 내 거절결정불복심판을 청구할 수 있다. 존속기간연장등록출원에 대하여 실체 보정은 허용되지 않으며, 재심사제도는 준용되지 않는다.

(4) 효과

1) 존속기간 연장등록(제92조의 5)

심사관은 등록요건이 만족될 경우 연장등록결정을 하여야 한다(제92조의 5 제1항). 이후, 특허청장은 이를 특허공보에 게재하여야 하며(제92조 제2항), 특허공보에는 특허권자의 성명 · 주소, 특허번호, 연장등록의 연월일, 연장의 기간 등의 내용이 게재된다(제92조의 5 제3항).

2) 효력(제94조)

등록지연에 따라 존속기간이 연장된 특허권은 허가 등에 따라 존속기간이 연장된 특허권과 달리 효력범위가 제한되지 아니한다.

4. 존속기간 연장등록의 무효심판(제134조)

(1) 의의 및 취지

존속기간 부당 연장의 사후적 제재로서, 이해관계인 또는 심사관이 제134조 제1항 각호 또는 제2항 각호에 규정된 무효사유를 이유로 그 연장등록의 무효를 구하기 위한 심판을 의미한다.

(2) 요건

1) 주체적 요건

특허의 무효심판과 같이 이해관계인, 심사관에게 청구인 적격이 인정된다(제134조 제1항, 제2항).

2) 객체적 요건

허가 등에 따른 존속기간 연장의 경우 허가 등을 받을 필요가 있을 것, 특허권자 등이 허가를 받을 것, 신청기간이 실시할 수 없던 기간을 초과하지 않을 것, 출원인이 당해 특허권자일 것, 공유의 경우 공동으로 출원할 것의 요건에 흠이 있음에도 착오로 등록된 경우를 사유로 한다.

등록지연에 따른 존속기간 연장의 경우, 신청기간이 실시할 수 없던 기간을 초과하지 않을 것, 출원인이 당해 특허권자일 것, 공유의 경우 공동으로 출원할 것의 요건에 흠이 있음에도 착오로 등록된 경우를 사유로 한다.

3) 시기적 요건

무효심판(제133조 제2항)을 준용하는바 특허권의 소멸 후에도 청구가 가능하다(제134조 제3항).

(3) 효과

1) 연장등록 무효심결의 소급효(제134조 제4항 본문)

존속기간연장등록을 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 연장등록에 의한 존속기간의 연장은 처음부터 없었던 것으로 본다.

2) 연장신청기간에 무효사유가 있는 경우(제134조 제4항 단서)

특허권자와 제3자 사이의 이익형량을 고려하여 허가 등에 따른 존속기간 연장등록에 있어 연장신청기간이 실시할 수 없었던 기간을 초과하거나, 등록지연에 따른 존속기간 연장등록에 있어 연장신청기간이 등록 지연된 기간을 초과하여 무효로 된 경우에는 초과하여 연장된 기간에 대하여만 연장이 없던 것으로 본다.

5. 관련문제 - 존속기간이 연장된 특허권의 효력범위

(1) 문제점

특허권의 보호범위는 청구범위에 의하나(제97조), 허가 등에 따라 특허권의 존속기간이 연장될 경우 그 효력범위는 제95조에 따라 “그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건에 관한 그 특허발명의 실시 행위 외에는 미치지 아니한다”고 규정하고 있어, 실시행위의 대상이 되는 특허발명의 범위가 축소된다. 결국 존속기간이 연장된 특허권의 효력범위는 “그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건에 관한 그 특허발명의 실시 범위”를 어떻게 해석할지에 관한 문제로 귀결된다.

(2) 학설

존속기간이 연장된 특허권의 효력에 대하여 (i) 식약처장으로부터 품목허가를 받은 의약품인 그 제품에만 미친다고 보는 제품설, (ii) 식약처장으로부터 품목허가를 받은 의약품의 주성분의 실시에만 미친다고 보는 주성분설, (iii) 식약처장으로부터 품목허가를 받은 의약품의 유효성분의 유리형태 및 그 유효성분의 염과 에스테르의 실시에도 미친다고 보는 유효성분설이 있다.

(3) 판례

판례(2017다245798)는 “법령의 규정과 제도의 취지 등에 비추어 보면, 존속기간이 연장된 의약품 특허권의 효력이 미치는 범위는 특허발명을 실시하기 위하여 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특정 질병에 대한 치료효과를 나타낼 것으로 기대되는 특정한 유효성분, 치료효과 및 용도가 동일한지 여부를 중심으로 판단해야 한다. 특허권자가 약사법에 따라 품목허가를 받은 의약품과 특허침해소송에서 상대방이 생산 등을 한 의약품(이하 ‘침해제품’이라 한다)이 약학적으로 허용 가능한 염 등에서 차이가 있더라도 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이라면 쉽게 이를 선택할 수 있는 정도에 불과하고, 인체에 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과나 용도가 실질적으로 동일하다면 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 침해제품에 미치는 것으로 보아야 한다.”고 판시하였다.

(4) 검토

의약품 허가를 받은 품목을 구성하는 요소들은 주성분, 보조성분, 주성분 및 보조성분의 함량, 제형, 효능효과, 용법용량 등이라 할 수 있다. 제품설은 제형 등만 단순하게 변경하더라도 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치지 않는 것으로 되어버리는바, 특허권의 존속기간 연장제도를 형해화시켜 버리는 문제가 있다. 주성분설은 제품설과 정도의 차이가 있을 뿐 존속기간 연장의 적격성은 인정해주면서 연장된 특허권에 의하여 특허권자가 실질적으로 얻을 수 있는 이익이 없게 되어 버리는 문제가 있다. 결국 제품설과 주성분설은 허가 등에 따른 존속기간 연장제도의 입법목적을 달성하지 못하는 근본적인 문제가 있다.

우리 특허법 제95조는 존속기간이 연장된 특허권의 효력이 미치는 범위를 규정하면서 청구범위를 기준으로 하지 않고 ‘그 연장등록의 이유가 된 허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시’로 규정하고 있을 뿐, 허가 등의 대상 ‘품목’의 실시로 제한하지는 않았는바, 우리 특허법의 규정과 존속기간연장제도의 취지상 유효성분설을 취한 판례가 타당하다.