특허법 강의 - [4] 마쿠쉬(Markush) 청구항

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마쿠쉬 청구항

 

1. 의의 및 취지

마쿠쉬 청구항이란 유사 성질 또는 기능이 있는 복수의 구성요소를 택일적으로 표현하여 하나의 청구항에 기재한 것을 의미한다. 청구항 작성에 있어 출원인 편의를 도모하기 위한 것이다.

2. 등록요건 판단대상

(1) 신규성 및 진보성(제29조 제1항 각호 및 제29조 제2항)

1) 택일적 구성요소 중 어느 하나를 선택하여 인용발명과 대비한 결과 신규성 또는 진보성이 인정되지 않으면 그 청구항은 신규성 또는 진보성이 없는 것으로 인정된다.

2) 최근 판례(2019후10609)는 "선행발명에 발명을 이루는 구성요소 중 일부를 두 개 이상의 치환기로 하나 이상 선택할 수 있도록 기재하는 이른바 마쿠쉬(Markush) 형식으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함되기만 할 뿐 구체적으로 개시되지 않은 화합물을 청구범위로 하는 특허발명의 경우에도 진보성 판단을 위하여 구성의 곤란성을 따져 보아야 한다."고 판시하였다. 나아가 동 판례는 "위와 같은 특허발명의 구성의 곤란성을 판단할 때에는 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화학식과 그 치환기의 범위 내에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, 통상의 기술자가 선행발명에 마쿠쉬 형식 등으로 기재된 화합물 중에서 특정한 화합물이나 특정 치환기를 우선적으로 또는 쉽게 선택할 사정이나 동기 또는 암시의 유무, 선행발명에 구체적으로 기재된 화합물과 특허발명의 구조적 유사성 등을 종합적으로 고려하여야 한다"고 판시하였다.

(2) 하나의 특허출원의 범위(제45조)

택일적 구성요소들이 ‘유사한 성질 또는 기능’을 갖는 경우에 단일성이 만족된다.

3. 보정 또는 정정

택일적 구성요소 중 어느 하나 이상을 삭제하거나, 이를 각각 청구항으로 신설하는 보정(제47조)은 신규사항추가가 아니며, 분할출원(제52조)도 가능하다. 등록 후라도 정정심판(제136조) 또는 정정청구(제132조의 3, 제133조의2)를 통하여 택일적 구성요소 중 하나를 삭제할 수 있다.

4. 등록 후 권리범위 해석

(1) 판례

과거 기술적 효과 발생에 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 없는 공지사유까지 권리범위를 확장할 수 없다는 판례(63후45)가 있었으나, 최근 주류 판례(99후2181)는 특허발명의 복수 구성요소는 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이므로 (가)호 발명이 청구항의 ‘일부’ 구성만을 갖추고 ‘나머지’ 구성요소가 결여된 경우에는 (가)호 발명은 권리범위에 속하지 않는다고 판시하였다.

(2) 검토

구성요소들이 결합된 전체로서 하나의 발명이 되는 것이라는 점에 비추어 공지된 구성을 제외하고 권리범위를 판단하는 것은 부당하다. 단, ‘마쿠쉬 청구항’의 택일적 구성은 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 없어, 택일적 구성요소 중 하나를 채택하고 다른 구성요소도 모두 구비한 발명이 공지인 경우에는 권리범위에 속하지 않는다고 볼 것이다.

5. 관련문제

(1) 청구항 일체의 문제

판례(90후1420)는 하나의 청구항의 일부가 공지기술의 범위에 속하는 등 특허무효사유가 있는 경우에는 그 항 전부에 관하여 무효로 하여야 한다고 판시하였다. 생각건대 마쿠쉬 청구항 중 신규성 또는 진보성이 인정되지 않는 일부 구성이 있는 경우, 심사 단계에서 보정하지 않으면 그 청구항, 나아가 출원 전체가 거절되고, 등록 후 정정심판 또는 정정청구를 통해 마쿠쉬 청구항 중 신규성 또는 진보성이 인정되지 않는 일부 구성을 삭제하지 않으면 그 청구항은 무효될 것이다.

(2) 우선권 주장의 경우

복수의 우선권 주장을 수반하는 출원인 경우 마쿠쉬 청구항의 택일적 구성요소 별로 소급되는 판단시점이 달라질 수 있다.