특허법 강의 - [2] 기능식(Means plus function) 청구항

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기능식 청구항

 

1. 의의 및 취지

기능식 청구항이라 함은 청구범위에 소위 기능적 표현을 포함하는 청구항을 의미한다. 기술개발의 고도화에 따른 기술적 사상의 창작의 표현수단을 다양화하기 위한 것이다.

2. 기능식 청구항의 결정

어떠한 청구항이 기능식 청구항에 해당하는지 여부는 청구항에 기재된 구성요소의 기능의 기재 여부와 그 기능을 수행하기 위한 기술적 구성의 미기재 여부를 중심으로 청구항 전체로서 판단하여야 한다.

3. 청구범위 기재요건 만족여부

(1) 구법의 태도

구법 제42조 제4항 제3호는 구성에 필수적인 사항만을 기재할 것을 규정한바, 기능식 청구항은 제42조 제4항 제3호로 거절될 여지가 있었다.

(2) 개정법의 태도

1) 청구범위 기재방법의 다양화

개정법은 구법 제42조 제4항 제3호을 삭제하고 제42조 제6항 신설하여 청구범위 기재방법의 다양화를 도모하였다. 따라서 기능식 청구항의 기재 자체는 적법하다 할 것이다.

2) 위반시 법적 취급

다만, 발명의 특정의 문제가 있는 경우에는 제42조 제4항 제2호의 거절이유통지가 가능하다.

4. 등록요건 판단대상

(1) 판례

판례(2007후4977)는 등록요건 판단시 발명의 내용의 확정은 특별한 사정이 없는 한 청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 명세서의 다른 기재에 의해 제한 또는 확장해석하는 것은 원칙적으로 불허되며, 이는 기능식 청구항의 경우도 마찬가지이므로 청구항에 기능에 의해 특정하는 기재가 포함되어 있는 경우에는 그러한 기능을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하는 것이 원칙이라고 하면서, 다만 청구범위에 기재된 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 ‘참작’하여야 기술적 의미를 정확히 이해 가능하므로 발명의 설명이나 도면을 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의 내용을 확정하여야 한다고 판시하였다.

(2) 검토

기능적 표현을 당해 기능을 수행하는 모든 구성으로 본다면 제42조 제4항 제1호가 문제될 수 있고, 신규성 또는 진보성 인정도 어려울 것이며, 국제 추세상 반드시 문언 그대로 해석하지 않는다고 보는 것이 타당하다.

5. 등록 후 권리범위 해석

(1) 판례

판례(2009후92)는 권리범위는 청구범위 기재사항에 의해 정해지고(제97조) 청구범위 기재만으로 권리범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 제한해석 할 수 없지만, 문언 그대로 해석하는 것이 명세서 다른 기재에 비추어 명백히 불합리한 경우에는 제한해석 가능하므로, 기능식 청구항의 권리범위는 기능을 수행하는 모든 구성에 미친다고 볼 수 없고, 청구항의 기재, 발명의 설명, 도면에 의해 명확히 확정할 수 있는 구성에 ‘한정’하여 해석할 것이라 판시하였다.

(2) 검토

원칙적으로 청구범위 해석에 명세서의 참작은 불가하다(제97조). 다만, 청구범위의 기재사항만으로 기술적 구성을 알 수 없거나, 있더라도 기술적 범위의 확정이 불가능한 경우 객관적, 합리적 범위 내에서 명세서를 참작할 수 있으나, 이 경우에도 확장 또는 제한해석은 불가하다. 하지만 기능식 청구항의 경우 그 성질상 추상적인 개념을 내포할 수 밖에 없고, 이로 인한 제3자의 불측의 피해 방지 및 구체적 타당성 확보를 위해 적절히 제한 해석하는 것이 타당하다 할 것이다.

6. 등록요건 판단대상과 등록 후 권리범위 해석에 관한 논의

(1) 학설

일원론적 견해는 양자의 대상은 일관적으로 적용해야 한다고 하며, 이원론적 견해는 등록 전 청구범위는 ‘보호받고자 하는 사항’이며, 등록 후 청구범위는 ‘보호해 주어야 하는 사항’을 이해되어야 하므로 다른 양태로 판단할 필요가 있다고 한다.

(2) 판례

판례(2009후92)는 기능식 청구항의 등록요건 판단대상 및 권리범위 해석에 의해 극히 예외적이나 발명의 설명이나 도면을 객관적, 합리적으로 고려하고 있다.

(3) 검토

이원론적 해석은 실체심사의 의의가 몰각될 수 있으며, 예측가능성이나 명확성의 상실 우려가 존재하는바 일원론적인 견해가 타당하다.

7. 관련문제

(1) 기능식 청구항의 한정해석시 한정의 범위

한정해석시 한정의 범위에 대해 학설은 제1설은 실시예의 구성으로 한정된다고 하며, 제2설은 실시예 구성 및 이와 동일하게 볼 수 있는 구성에 한정된다고 하며, 제3설은 실시예 구성 및 통상의 기술자에게 용이하게 실시할 수 있는 구성까지 포함된다고 한다. 생각건대 제1설은 실시예의 기재가 의무가 아닌 우리 법제하에서 가혹하며, 제3설은 기준이 불명확한바, 실시예 구성 및 이와 동일성 있는 구성까지 포함하는 것으로 보는 제2설이 타당하다.

(2) 기능적 표현만으로 되어 불명확한 독립항을 종속항의 구성요소로 한정해석 가능한지 여부

기능적 표현만으로 되어 불명확한 독립항을 종속항에서 부가 또는 한정하고 있는 구성요소만으로 이루어진 것으로 한정해석이 가능한지 문제되나, 특허법원 판례(2005허7354)는 이를 허용하면 다항제의 취지에 반하며, 기능식 청구항의 기재는 제42조 제4항 제2호 위반이 아닌 경우에만 허용되므로 이러한 독립항은 제42조 제4항 제2호의 규정에 위반된다고 판시하였다.

(3) 권리범위확인심판에서 확인대상발명이 기능적 표현으로 기재된 경우

권리범위확인심판에서 확인대상발명이 기능적 표현으로 기재된 경우 통상의 기술자가 확인대상발명의 설명서나 도면 등의 기재와 기술상식을 고려하여 그 구성의 기술적 의미를 명확하게 파악할 수 있도록 기재된 것이 아니라면, 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 확인대상발명의 구성이 구체적으로 기재된 것으로 볼 수 없다.