특허법 강의 - [1] 제법한정발명(PbP 청구항)

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PbP 청구항

1. 의의 및 취지

PbP 청구항(Product by Process Claim)(일명, 제법한정발명)이란 물에 대한 발명을 구성이 아닌 제법에 의해 특정한 청구항을 의미한다. 기술개발의 고도화에 따른 기술적 사상의 창작의 표현수단을 다양화하기 위한 것이다.

2. 청구범위 기재요건 만족여부

(1) 구법의 태도

구법 제42조 제4항 제3호는 구성에 필수적인 사항만을 기재할 것을 규정한바, PbP 청구항은 제42조 제4항 제3호로 거절될 여지가 있었다.

(2) 개정법의 태도

1) 청구범위 기재방법의 다양화

개정법은 구법 제42조 제4항 제3호를 삭제하고 제42조 제6항을 신설하여 청구범위 기재방법의 다양화를 도모하였다. 따라서 PbP 형식의 기재 자체는 적법하다 할 것이다.

2) 위반시 법적 취급

다만, 발명의 특정의 문제가 있는 경우에는 제42조 제4항 제2호의 거절이유통지가 가능하다.

3. 등록요건 판단대상

(1) 판례

1) 종래의 태도

과거 판례(2007후4328)는 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없다는 등의 특단의 사정이 없는 한 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 물건으로 특정되는 발명만을 공지된 발명과 비교하면 된다고 판시하였다. 나아가 특허법원 판례(2006허7122)는 특별한 사정이란 물건 자체가 새로운 것이어서 그 구성을 적절하게 표현하기 위한 경우 등의 예외적인 경우만을 의미하며, 물건은 신규하지 않지만 제조방법에만 특징이 있는 경우에는 특별한 사정이 있다고 할 수 없다고 판시하였다.

2) 변경된 판례의 태도

최근 판례(2011후927)는 원심이 제조방법과 그 제조방법으로 기재된 물건 발명이 각각 독립항으로 기재된 경우, 제조방법이 진보성이 부정되지 않는다고 판단한 다음 곧바로 물건 발명도 진보성이 인정되는 것으로 판단한 사안에서 “제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서 그 기술적 구성을 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다.”고 판시하였다. 이와 함께 기존의 특별한 사정이 없는 경우에만 제조방법 고려할 필요없이 청구범위 기재된 물건으로 특정되는 발명만을 선행 기술과 대비하는 방법으로 진보성 판단한다는 종래 판결을 모두 변경하였다.

(2) 검토

제2조 제3호는 발명의 태양을 구분하고 있는바, PbP 청구항이라 하더라도 제조방법의 기재를 포함하고 있는 물건 발명의 대상은 물건 그 자체이며, 물건 발명의 특허청구범위는 물건의 구성을 특정하는 방식으로 기재되어야 하는 것이므로 물건의 발명의 특허청구범위에 기재된 제조방법은 최종 생산물인 물건의 구조나 성질 등을 특정하는 하나의 수단으로서 그 의미를 가질 뿐이므로 변경된 판례의 태도가 타당하다. 따라서 제조방법의 기재를 포함하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 공지된 선행기술과 비교하여 신규성 또는 진보성 등이 있는지 여부를 판단하여야 한다.

4. 등록 후 권리범위 해석

(1) 문제점

등록 후 권리범위가 물건 자체로 해석될 것인지 문제된다.

(2) 학설

등록 요건 판단시 물건 자체로 판단하여 등록된 이상 등록 후에도 물건 자체에 권리범위를 인정하는 것이 타당하다는 동일성설과 물건을 제조방법으로 특정한 것은 출원인의 자유의사에 맡긴 것이고, 보정 기회도 있었으므로 특단의 사정이 없는 한 제조방법에 권리범위가 한정된다는 한정설이 대립한다.

(3) 판례

종래 특허법원 판례(2004허11)는 PbP 청구항도 그 권리범위를 확정함에 있어서는 생산방법에 관한 기재를 구성요소로 포함하여 청구항을 해석하여야 할 것이라고 판시하여 한정설의 입장이었다. 최근 판례(2013후1726)는 제조방법이 기재된 물건발명의 특허요건을 판단함에 있어서는 그 기술적 구성을 제조방법 자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 특허청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건을 파악하여 출원 전에 공지된 선행기술과 비교하여 신규성, 진보성 등이 있는지 여부를 살펴야 한다고 판시한 것에 이어서, 이와 같은 해석방법은 특허침해 단계에서 그 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하면서도 마찬가지로 적용되어야 할 것이라고 판시하였다. 다만, 이러한 방법에 의해 도출되는 특허발명의 권리범위가 명세서 전체의 기재에 의하여 파악되는 발명의 실체에 비추어 지나치게 넓다는 등의 명백히 불합리한 사정이 있는 경우에는 그 권리범위를 청구범위에 기재된 제조방법의 범위 내로 한정할 수 있다고 판시한바 원칙적으로 동일성설의 입장에 있다.

(4) 검토

PbP 청구항의 본질은 물건 발명에 해당하며, 등록요건 판단대상과 등록 후 권리범위 해석을 이원론적으로 접근하는 것은 특허권자의 기대에 어긋나는 불합리가 있는바 원칙적으로 동일성설이 타당하다.

5. 관련문제

(1) PbU(Product by Use) 청구항

1) 물건발명

특허법원 판례(2009허2661)는 ‘물건발명’의 진보성 유무 판단시 청구범위에서 ‘용도’를 제외하고 그 구성을 특정하여야 한다고 판시하였다.

2) 제법발명

특허법원 판례(2007허4571)는 제법 발명은 용도 발명에 해당하지 아니하므로, 청구범위에 기재된 ‘용도’ 한정이 나머지 구성의 생산방법에 영향에 줄 수 있는 것이 아닌 한 특허발명의 기술내용으로 인정할 수 없다고 하였다.

3) 검토

생각건대 최근 PbP 청구항에 대해서 태도를 변경하여 제조방법을 포함하는 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 특정하여 등록요건을 판단한다고 하였는바, PbU 청구항도 용도를 포함하는 청구범위의 모든 기재에 의해 특정되는 물건으로 등록요건을 판단할 것이다.

(2) 성질 또는 특성 등을 기재한 물건발명에 의한 등록요건 판단대상

판례(2001후2207)는 출원발명의 청구범위에 기재된 성질 또는 특성이 발명의 내용을 한정하는 사항인 이상, 이를 발명의 구성에서 제외하여 간행물에 실린 발명과 대비하여 신규성 및 진보성을 판단할 수 없다고 하였다.