특허법 강의 - [3] 젭슨(Jepson) 청구항

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젭슨 청구항

 

1. 의의 및 취지

젭슨 청구항이란 전제부에 공지기술을 인용한 후 특징부에 개량되거나 추가된 구성요소를 기재하는 청구항 기재방식을 의미한다. 청구항 작성에 있어 출원인 편의를 도모하기 위한 것이다.

2. 청구범위 기재요건 만족여부

전제부 후단의 표현과 특징부 후단의 표현이 동일하여야 하며, 부합하지 않으면 제42조 제4항 제2호 위반이 된다.

3. 젭슨 청구항에 있어 전제부에 기재된 발명을 공지된 것으로 인정할 수 있는지 여부

(1) 심사실무

전제부에 기재되었다는 사실만으로 전제부에 기재된 구성이 공지된 것으로 판단하는 것은 곤란하다고 규정하고 있다.

(2) 판례

1) 특허법원 판례

특허법원 판례(2007허2469)는 ‘~에 있어서’ 형식으로 기재되어도 당연 공지된 것으로 볼 수 없고, 상세한 설명에 종래기술로 기재되어 있는지 구체적으로 따져서 판단한다고 하였다.

2) 최근 대법원 판례

최근 전원합의체 판례(2013후37)도 청구범위의 전제부 기재는 발명의 요약, 기술분야 기재, 발명의 대상물품의 한정 등 그 목적이나 내용이 다양하므로, 어떠한 구성요소가 전제부에 기재되었다는 사정만으로 공지성을 인정할 근거가 되지 못한다고 판시하여 공지성을 부정하였다. 다만, 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 · 종래기술인 정도를 넘어 공지기술이라는 취지로 전제부에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이 전제부 기재된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다고 판시하여 예외적으로 전제부 기재의 공지성을 인정할 수 있다고 판시하였다. 한편, 이에 그치지 아니하고 위 판례는 출원인이 착오로 공지된 것이라고 잘못 기재하였다는 등의 특별한 사정이 있는 경우 추정이 번복될 수 있으며, 이를 금반언에 반한다고 볼 것은 아니라고 판시하였다.

(3) 검토

청구항에 기재된 구성요소가 출원 전 공지된 것인지 여부는 역사적 사실관계의 문제라는 점, 종래 기술인 것은 공지성을 요건으로 하고 있지 않다는 점, 명세서 기재 위치에만 근거하여 공지기술로 간주하는 것은 출원인의 지식을 그 출원 발명의 신규성 등을 부정하는 이유로 삼는 것으로 객관적 진실에 반하는 결과를 낳을 위험이 있다는 점에 비추어 전원합의체 판례가 타당하다.

4. 등록요건 판단대상

(1) 전제부에 기재된 모든 구성요소가 공지된 것으로 인정되는 경우

전제부가 공지된 것으로 인정되더라도 전제부를 포함하는 유기적인 일체로서의 기술사상 전체가 특허성 판단의 대상이 되는 것이므로 전제부를 제외한 나머지 특징부의 구성요소만으로 선행기술과 대비하여서는 안 된다.

(2) 특징부에 기재된 모든 구성요소가 공지된 것으로 인정되는 경우

특허법원 판례(2001허3019)는 전제부의 구성요소를 포함하지 않은 인용발명을 이유로 신규성을 부정해서는 안 된다고 판시하였다.

(3) 검토

청구항 기재형식에 따라 청구항의 기술적 범위에 차이가 발생하는 것은 아니므로 전제부 및 특징부가 유기적으로 결합된 청구항 전체로서 발명을 특정하여 신규성, 진보성 등의 등록요건 판단대상으로 삼는 것이 타당하다.

5. 등록 후 권리범위 해석

(1) 공지기술제외설

과거 기술적 효과 발생에 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 없는 공지사유까지 권리범위를 확장할 수 없다는 판례(63후45)가 있었으나, 최근 주류의 판례(99후2181)는 특허발명의 복수 구성요소는 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이므로 (가)호 발명이 청구항의 ‘일부’ 구성만을 갖추고 ‘나머지’ 구성요소가 결여된 경우에는 (가)호 발명은 권리범위에 속하지 않는다고 판시하였다.

(2) 젭슨 청구항의 경우

복수의 구성요소가 있는 경우 그 구성요소가 결합된 전체로서 하나의 발명이 되며, 공지된 일부 구성이라도 이를 분리하면 목적 달성이 어려워 공지된 일부 구성이 유기적 일체가 아니라고 할 수 없다는 점, 과거 판례(63후45)는 다기재협범위 원칙상 더 넓은 권리를 인정하는 불합리가 있는바, 공지된 부분을 제외하고 권리범위를 판단하는 것은 불합리하다. 따라서 젭슨 청구항도 전제부와 특징부가 결합된 전체로서 권리범위를 해석하는 것이 타당하다.