특허법 강의 - [10] 동일성 판단방법

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동일성판단방법

 

1. 발명의 동일성의 의의 및 태양 

(1) 의의 

특허법상 동일은 물리적 동일이 아닌 실질적 동일을 의미하며, 특허요건 중 신규성, 선원주의 및 확대된 선원주의 판단에 실익이 있다. 

(2) 태양

실질적 동일성의 태양은 양 구성의 차이가 있어도 과제해결을 위한 구체적 수단에 미소한 차이가 있는 것에 불과한 실질적 동일과, 특허청구범위만으로는 동일성 판단이 어려우나 발명의 설명을 통해 간접적으로 동일성이 인지되는 내재적 동일, 발명의 일부가 동일한 부분적 동일이 있다. 

2. 동일성 판단방법

(1) 학설

발명의 동일성에 대한 학설로는 본질적 부분을 대비하여 판단할 것이라는 중심설, 양 발명의 작용 또는 효과가 동일한지 여부로 판단한다는 작용 · 효과설, 양 발명의 기술적 구성을 대비하여 판단하겠다는 구성요건설이 있다.

(2) 판례

판례(2010후2179)는 발명의 동일성은 두 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것이라고 판시하여 원칙적으로 구성요건설의 입장이다.

(3) 검토

중심설은 본질적 부분이라는 기준이 모호하여 법적 안정성에 반하고, 작용 · 효과설은 동일성의 범위가 과도하게 넓어질 우려가 있다. 따라서 기준이 명확하여 객관성을 담보할 수 있는 구성요건설을 따르는 것이 타당하다 할 것이다. 다만, 이를 일률적으로 판단할 것이 아니고, 완성된 발명에 대해 발명의 실체 및 카테고리를 파악한 후 발명의 구성을 중심으로 목적 · 작용 · 효과를 참작하여 구체적 · 종합적 · 실질적으로 판단할 것이다.

3. 발명이 실질적으로 동일한 경우

(1) 상 · 하위개념

청구항에 기재된 발명이 상위개념으로 기재되어 있으며 공지된 발명이 하위개념인 경우에는 원칙적으로 신규성이 부정된다. 반대로 공지된 발명이 상위개념이며 청구항에 기재된 발명이 하위개념으로 기재되어 있는 경우에는 일반적으로 신규성은 부정되지 않지만 진보성이 문제될 수 있다. 

(2) 주지 · 관용기술의 부가 · 삭제 · 변경

판례(2010후2179)는 고안의 동일성 판단은 양 고안의 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제 해결을 위한 구체적 수단에서 주지 · 관용기술의 부가 · 삭제 · 변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 고안은 서로 동일하다고 하여야 한다고 판시하였다.

(3) 카테고리의 차이

판례(2007후2827)는 양 발명의 동일성은 양 발명의 실체를 파악하여 판단할 것이며 표현양식의 차이의 유무에 따라 판단할 것은 아니므로 대비되는 양 발명이 카테고리가 다르다는 사정만으로 곧바로 동일한 발명이 아니라고 단정할 수 없다고 판시하였다.

(4) 양 발명이 부분적으로 일치하는 경우

판례(93후1940)는 양 발명이 동일하다 함은 그 기술적 사상이 전면적으로 일치하는 경우는 물론이고 그 범위에 차이가 있을 뿐 부분적으로 일치하는 경우라도 그 일치하는 부분을 제외한 나머지 부분만으로 별개의 발명을 이루지 않는 한 양 발명은 동일한 발명이라고 판시하였다.

(5) 실시예가 동일한 경우의 취급

판례(83후2)는 본원발명이 인용발명에 비하여 일부 차이가 존재할 수 있음을 밝힌바 있다 하더라도 본원발명의 실시예와 인용발명의 실시예가 완전히 동일하다면 결국 본원발명은 인용발명과 대비하여 단순한 균등물의 치환에 불과하여 그 기술적 사상이 동일하여 특허를 받을 수 없다고 판시하였다.