특허법 강의 - [12] 진보성 (제29조 제2항)

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진보성(제29조 제2항)

 

1. 의의 및 취지

특허법은 진보된 발명을 공개한 자에게 독점 · 배타권을 부여하는바, 출원 전 당해 기술분야의 통상의 기술자가 공지 등이 된 발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 발명은 제29조 제2항에 의해 특허 받을 수 없다.

2. 신규성과의 관계

(1) 판례

판례(91마540)는 진보성은 신규성 있음을 전제로 하는 것으로 신규성의 문제와 진보성의 문제는 구별되어야 하고, 진보성 판단하기 위해서는 신규성 판단이 선행되는 것이 순서라고 판시하였다. 나아가 발명의 신규성이 인정되지 않는 이상 진보성 유무는 판단할 필요도 없다는 것이 판례(93후1841)이다. 한편, 반대로 진보성이 인정되면 신규성이 당연히 인정되는 것인지 문제되는데, 특허법원 판례(2017허6804)는 신규성과 진보성은 별개의 특허요건으로서 개별적으로 판단되어야 하는 것이라고 판시하였는바, 해당 발명이 진보성 요건을 충족하는지와 무관하게 신규성의 유무를 판단하여야 할 것이다.

(2) 심사실무

다만, 심사실무상 신규성과 진보성 흠결을 같이 통지할 수 있다. 심사절차의 간소화 및 출원인의 대응 용이성을 고려해볼 때 심사실무가 타당하다 할 것이다.

3. 판단

(1) 판단기준

심사관 · 심판관 · 법관이 출원시를 기준으로 당해 기술분야의 통상의 기술자의 입장에서 목적의 특이성 · 구성의 곤란성 · 효과의 현저성을 청구항별로 판단한다.

(2) 판단순서

출원발명의 청구범위와 기술사상, 선행발명의 범위와 기술내용을 확정하고, 출원발명과 가장 가까운 주(主)선행발명을 선택한 다음, 출원발명을 주선행발명과 대비하여 공통점과 차이점을 확인하고, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 특허출원 당시의 기술수준에 비추어 이와 같은 차이점을 극복하고 출원발명을 쉽게 발명할 수 있는지를 심리한다(2015후2341 참조).

(3) 관련 쟁점

1) 통상의 기술자

가. 의의

그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자로 출원시를 기준으로 국내 · 외를 막론하고, 출원시 당해 기술분야에 관한 기술 수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있는 자연인을 의미한다는 것이 특허법원 판례(2008허8150)이다.

나. 그 발명이 속하는 기술분야

판례(2002후987)는 그 발명이 속하는 기술분야는 원칙적으로 당해 발명이 이용되는 산업 분야를 의미하나, 발명의 작용 · 효과 또는 성질 · 기능으로부터 파악되는 기술분야도 포함된다고 판시하였다.

다. 통상의 지식을 가진 자

특허법원 판례(2005허2182)는 통상의 기술자는 여러 분야의 복수의 기술자가 아닌 단수의 자연인 의미한다고 판시하였으나, 융복합기술 등 첨단 기술의 심사에는 심사관들이 팀을 구성하여 심사를 하고 있기 때문에 복수인도 포함하는 되는 것으로 보는 것이 타당하다는 견해가 있다.

2) 사후적 고찰(ex post facto)의 금지

판례(2008후3551)는 ‘특허출원 당시’의 기술 수준에 비추어 살펴보아야 하며, 그 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 ‘사후적으로’ 통상의 기술자가 그 발명을 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 안 된다고 판시하였다.

최근 판례(2018후11728)는 선행발명에 특허발명과 차이점이 있는 구성에 대한 부정적 기재가 있는 경우, 통상의 기술자 입장에서 이 사건 특허발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 사후적으로 판단하지 않는 한 선행발명으로부터 이 사건 특허발명을 쉽게 도출할 수 있다고 보기 어려우므로, 선행발명에 의하여 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 할 수 없다는 취지로 판시한 바 있다. 

4. 위반시 취급

진보성이 흠결된 경우 거절이유(제62조), 정보제공사유(제63조의 2), 무효사유(제133조)에 해당한다. 나아가 제29조 제1항 제2호에 해당하나, 심사시에 간과된 인용발명에 의해 진보성이 흠결되는 경우에는 등록 후에도 무효사유(제133조) 뿐만 아니라 취소사유(제132조의 2)에도 해당한다.