특허법 강의 - [9] 신규성(제29조 제1항 각호)

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1. 의의 및 취지

특허법은 신규한 기술을 공개한 대가로 독점 · 배타권을 부여하는바 제29조 제1항 각호에 해당하는 발명과 동일성이 인정되는 발명은 특허를 받을 수 없다.

2. 신규성 상실사유

(1) 공지

1) 내용

공지란 불특정인이 널리 인식할 수 있는 ‘상태’에 놓여진 것을 의미하며, 여기서 불특정인이란 그 발명에 대한 비밀유지의무 없는 자를 의미한다. 특허법원 판례(2009허9693)는 그러한 상태에 놓인 것에 족하고 반드시 다수인에게 인식될 필요는 없다고 판시하였다.

2) 구체적인 경우

가. 기술이전 교육용 자료를 배포한 경우

판례(2003후2218)는 상관습상 또는 계약상 비밀유지의무가 있는 자에게 배포된 기술이전교육용자료의 게재 사실만으로 공지된 것이라 볼 수 없다고 판시하였다.

나. 도급업체가 수급업체에게 제작도면을 교부한 경우

특허법원 판례(2005허7613)는 도급업체와 수급업체 사이에는 상관습상 비밀유지의무가 있어 공지 또는 공연실시라 할 수 없다고 판시하였다.

다. 상업화 전 필드테스트의 경우

특허법원 판례(2010허197)는 원고 회사 직원이 알 수 있는 상태에 놓인바, 테스트 후 상업화 예정이라도 비밀 유지 계약 등의 사정이 없는 한 공지되었다 볼 것이라고 판시하였다.

라. 설정등록의 경우

판례(2009다72056)는 설정등록 이후에는 특단의 사정이 없는 한 비밀유지의무 없는 제3자가 출원서류를 열람(제216조 제2항) 할 수 있으므로 공고일전이라도 공지되었다고 봄이 상당하다고 판시하였다.

(2) 공연 실시

1) 내용

통상의 기술자가 발명의 상태를 용이하게 알 수 있는 상태로 실시하는 것을 말하며, 공연이란 전면적으로 비밀상태가 아닌 것을 의미하므로 주요부의 일부라도 비밀부분이 있을 때에는 공연실시로 볼 수 없다.

2) 구체적인 경우

가. 발명이 적용된 제품을 납품한 경우

특허법원 판례(2000허5063)는 A사의 납품 · 설치는 비밀유지 의무가 없는 A사 관련 직원이나 방문자가 용이할 수 있는 상태에서 사용된 것으로 공연실시되었다고 할 것이라 판시하였다.

나. 발명이 적용된 제품을 판매한 경우

특허법원 판례(2007허13810)는 출원 전 판매 사실이 인정되고, 그 기술분야의 통상의 기술자가 쉽게 분해하여 내부 부품 및 그 상호간의 결합관계를 육안으로 확인할 수 있는 물건인 사실을 인정할 수 있으므로 공연실시되었다고 할 것이라고 판시하였다.

다. 발명이 적용된 제품을 수출한 경우

특허법원 판례(2000허747)는 출원 전 수출하였다면 비밀을 유지했다는 입증이 없는 한 출원 전 국내에서 공지 · 공연실시된 발명이라고 판시하였다.

라. 공장견학의 경우

특허법원 판례(98허4449)는 종업원들에게 묵시적 비밀유지의무가 인정되는 것은 별론, 공장을 방문하는 불특정 다수인이 발명의 구성과 작동과정을 쉽게 볼 수 있었다면 공연실시되었다고 보아야 한다고 판시하였다.

(3) 반포된 간행물에 게재

1) 내용

반포란 불특정인이 널리 인식할 수 있는 상태에 놓여진 것을 의미하고, 간행물이란 일반 공중에게 공개할 목적의 정보전달 매체를 의미하며, 게재란 가독성만 있으면 족하고 언어는 불문한다. 다만 판례(97후433)는 내부에만 특징이 있는 경우 외형사진만의 게재는 본호의 게재라 할 수 없다고 판시하였다.

2) 구체적인 경우

가. 간행물의 반포시점의 판단

심사기준에 따르면 간행물의 반포시점은 연 · 월 · 일 · 시의 기재가 존재하는 경우 최대한 늦게 반포된 것으로 추정한다. 그 기재가 없는 경우 외국 간행물은 국내 입수 시기가 분명하면 그 시기부터 입수에 통상 소요되는 기간을 소급하여 반포시점을 추정하고, 당해 간행물에 대한 서평 등이 기재된 다른 간행물이 있는 때에는 그 발행시기로부터 당해 간행물 반포 시점을 추정하며, 초판의 발행시기가 기재되어 있는 경우 내용 일치를 전제로 초판 발행일을 반포 시점으로 추정한다. 다만, 추정은 반증에 의하여 얼마든지 번복 가능하다 할 것이다.

나. 카탈로그의 경우

판례(98후270)는 카탈로그는 제작되었으면 배부 · 반포되는 것이 사회적 통념이므로 구체적인 증거가 없어도 카탈로그의 반포 · 배부를 부인할 수 없다고 판시하였다. 또한, 특허법원 판례(2000허6189, 6196)는 카탈로그 반포일이 불명한 경우 기재된 표기 등에 비추어 발행된 날을 인정할 수 있다고 판시하였다.

다. 학위논문의 경우

판례(2000후1689)는 특별한 사정이 없는 한 대학원 당국에의 제출시, 인준시, 등록시가 아닌 대학도서관의 입고시를 반포시기로 본다고 판시하였다.

라. 고문서 또는 사양서의 경우

판례(67후13)는 고문서(古文書), 사양서(仕樣書, specification)의 경우에도 동일한 내용이 공개된 경우 신규성 · 진보성의 인용참증이 될 수 있다고 판시하였다.

(4) 전기통신회선을 통하여 공중이 이용할 수 있는 발명

1) 내용

시대적 변화를 반영하여 07년 신설하였으며, 13년 개정법은 공신력 확보라는 측면에서 규정했던 “대통령령 정하는”에 관한 한정을 삭제하였다.

2) 이용할 수 있는 발명

본호의 이용가능성은 공중이 자료에 접근하여 그 내용을 보고 이용할 수 있는 것을 의미하므로, 통상적인 써치엔진으로 검색이 불가능하거나 암호가 있는 경우에는 본호의 적용이 곤란하다 할 것이다.

(5) 미완성 발명 또는 자료부족으로 표현이 불충분한 것

판례(2009후1972)는 그 기술분야의 통상의 기술자가 경험칙에 의해 극히 용이하게 기술내용의 파악이 가능하다면 미완성 발명도 신규성 · 진보성이 인용참증이 될 수 있다고 판시하였다.

3. 판단

(1) 판단기준

심사관 · 심판관 · 법관이 출원시 기준으로 동일성 판단 방법에 따라 판단한다. 2개 이상의 공지발명을 조합하여 출원발명과 대비할 수 없다.

(2) 특허출원 후에 작성된 문건들에 기초하여 공지 등을 인정할 수 있는지 여부

판례(2006후2660)는 특허출원 전의 의미는 발명의 공지 또는 공연실시가 출원 전이라는 의미이지, 그 공지 또는 공연실시를 인정하기 위한 증거가 특허출원 전에 작성된 것을 의미하는 것은 아니라고 판시하였다.

(3) 신규성 위반의 거절이유통지시 인용문헌의 제시의무

판례(85후26)는 신규성을 부정하기 위해서는 선행기술을 제시하여야 함이 원칙이나 ‘소송상 공지 또는 현저한 사실’이라고 볼 수 있을 만큼 일반적으로 알려져 있는 경우에는 별도의 증거를 요하지 아니하므로 거절이유 통지시 선행기술을 제시하지 아니하였다고 하여 위법하다고 볼 수 없다고 판시하였다.

4. 위반시 법적 취급

신규성이 흠결된 경우 거절이유(제62조), 정보제공사유(제63조의 2), 무효사유(제133조)에 해당한다. 나아가 제29조 제1항 제2호에 해당하나, 심사시에 간과된 인용발명에 의해 신규성이 흠결되는 경우에는 등록 후에도 무효사유(제133조) 뿐만 아니라 취소사유(제132조의 2)에도 해당한다.