특허법 강의 - [11] 명세서에 종래기술로 기재된 발명의 공지성 인정 여부

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명세서에 종래기술로 기재된 발명의 공지성 인정 여부

 

1. 당해출원과의 관계에서 인용발명이 될 수 있는지 여부

(1) 종래 대법원의 태도

종래 판례(2004후2031)는 명세서에 기재된 종래기술은 출원 고안의 종래 기술에 비하여 신규성 등이 있음을 나타내기 위한 것이어서 그 종래기술은 특별한 사정이 없는 한 출원 고안의 신규성 등을 판단함에 있어서 공지된 것으로 보아야 할 것이라고 판시한바, 종래기술로 기재된 발명이 공지된 것으로 보고 있었다.

(2) 전원합의체 판례의 태도

최근 전원합의체 판례(2013후37)는 명세서에 기재된 종래기술은 출원 전 공지되었음을 요건으로 하는 개념은 아니므로 종래기술로 기재되어 있다고 하여 그 자체로 공지기술로 볼 수 없다고 판시하여 종래기술로 기재된 발명이 공지된 것으로 보던 판례를 폐기하였다. 다만, 명세서의 전체적인 기재와 출원경과를 종합적으로 고려하여 출원인이 일정한 구성요소는 단순히 배경기술 · 종래기술인 정도를 넘어 공지기술이라는 취지로 명세서에 기재하였음을 인정할 수 있는 경우에만 별도의 증거 없이 명세서에 기재된 구성요소를 공지된 것이라고 사실상 추정함이 타당하다고하여 예외적으로 종래기술로 기재된 발명의 공지성을 인정할 수 있다고 판시하였다. 한편, 이에 그치지 않고 위 판례는 출원인이 착오로 공지된 것이라고 잘못 기재하였다는 등의 특별한 사정이 있는 경우 추정이 번복될 수 있으며, 이를 금반언에 반한다고 볼 것도 아니라고 판시하였다.

(3) 검토

공지 여부는 사실인정의 문제로 증거에 의하여 증명되어야 하는 것이 원칙이라는 점, 종래 기술인 것은 공지성을 요건으로 하고 있지 않다는 점, 명세서에 기재된 위치에만 근거하여 공지기술로 간주하는 것은 출원인의 지식을 그 출원 발명의 신규성 등을 부정하는 이유로 삼는 것으로 객관적 진실에 반하는 결과를 낳을 위험이 있다는 점에 비추어 전원합의체 판례가 타당하다.

2. 타출원과의 관계에서 인용발명이 될 수 있는지 여부

(1) 판례의 태도

특허법원 판례(2009허8751)는 명세서에 기재된 종래기술은 특별한 사정이 없는 한 제29조 제1항 각호의 발명 중 하나로 보아야 하나, 이러한 법리는 출원인 스스로가 그 종래기술이 그 출원발명의 선행기술임을 인정한 것이어서 그렇다는 것이지, 그 종래기술을 그 출원발명의 출원일 전에 공지된 선행기술로 일반화하여 다른 발명의 신규성 또는 진보성을 부정할 수 있다는 것은 아니라고 판시하였다.

(2) 검토

최근 대법원 전원합의체 판례는 원칙적으로 명세서에 기재된 종래기술은 공지기술로 볼 수 없다고 판시한바, 다른 발명에 대해서도 당연히 공지성을 인정할 수 없다.