특허법 강의 - [5] 완성된 발명과 미완성 발명의 준별

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완성된 발명과 미완성발명의 준별

1. 구별실익

미완성 발명과 완성된 발명의 구별실익은 성립성, 명세서 기재방법, 보정에 의한 하자 치유 가부, 선원 또는 확선의 지위, 신규성 및 진보성의 인용문헌의 지위, 착오 등록시 권리범위 인정여부에 있다.

2. 내용

(1) 완성된 발명

판례(93후1810)는 완성된 발명이란 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 반복하여 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성된 발명을 의미하며, 명세서에 기재된 발명의 목적, 구성, 효과 등을 전체적으로 고려하여 출원시 기술 수준에 입각하여 판단하여야 한다고 판시하였다. 한편, 판례(2017후523)는 발명이 완성되었는지는  반드시 발명의 설명 중의 구체적 실시례에 한정되어 인정되는 것은 아니라고 판시하였다. 

(2) 미완성 발명

특허법원 판례(2000허7038)은 미완성 발명이라 함은 과제해결을 위한 구체적인 수단이 제시되지 않거나, 제시된 수단 만에 의해서는 과제해결이 명백하게 불가능한 것을 의미한다고 하였다. 구체적으로 복수의 구성요건을 필요로 하는 경우에 어느 구성요건을 결여한 경우, 해결하고자 하는 문제에 대한 인식은 있으나 해결수단을 제공하지 못한 경우, 용도를 밝히지 못한 경우, 발명의 실시가 사회적으로 용납되지 않는 상태로 방치되는 경우, 해결과제 · 해결수단이 제시되어 있어도 그 수단을 실행하였을 때 효과가 없는 경우를 의미한다고 판시하였다.

3. 미완성 발명의 법적 취급

(1) 성립성(제2조 제1호)

미완성 발명은 발명으로 성립되지 않은바 특허 받을 수 없으며, 판례(2001후3149)도 발명의 정의규정이 훈시적인 규정에 해당한다고 볼 아무런 근거가 없으므로 산업상이용가능성 미비로 거절할 것이라고 판시하였다.

(2) 명세서 기재방법(제42조 제3항 제1호)

1) 명세서 기재요건의 만족여부와 발명의 완성여부의 구별

특허법원 판례(2000허7038)는 발명의 완성여부와 명세서 기재요건의 충족여부는 구별되어야 할 것인바, 각각 거절이유, 보정으로 인한 하자 치유 가부, 선출원의 지위유무 및 등록 후 무효심결확정 전 권리범위 인정여부 등 법률적 효과를 달리하는 점을 고려할 때, 명세서 기재불비라고 하여 반드시 미완성 발명이라고 볼 수 없다고 판시하였다.

2) 일반적인 경우

다만, 실무상 미완성 발명과 기재불비가 함께 지적되는 경우가 많다. 특허법원 판례(2001허4722)는 반복재현성이 없는 경우 미완성 발명이므로 제29조 제1항에 위배될 뿐 아니라, 그 명세서는 당업자가 용이하게 실시하도록 기재되어 있지 않아 제42조 제3항 제1호에 위배된다고 판시하였다.

(3) 보정에 의한 하자치유(제47조 제2항)

판례(2001후65)에 따르면 미완성 발명을 완성시키는 보정은 신규사항 추가에 해당한다고 볼 것인바 보정에 의해 미완성 발명의 하자를 치유할 수 없으며, 출원인은 당해출원의 취하 후 발명을 보완하여 재출원하는 것이 바람직하다.

(4) 선원의 지위 또는 확대된 선원의 지위 인정여부(소극)

미완성 발명의 경우 선원의 지위가 인정될 수 없다(제36조 제4항). 판례(2000후2248)는 제29조 제3항의 타출원에 기재된 발명이라 함은 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 반복하여 실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성된 발명을 의미한다고 판시하였는바 확선의 지위도 인정될 수 없다.

(5) 신규성 · 진보성 인용문헌의 지위 인정여부(적극)

판례(96후1514)는 미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분한 것이라도 당해 기술분야의 통상의 기술자가 경험칙에 의하여 극히 용이하게 기술내용의 파악이 가능하다면 신규성, 진보성의 인용참증이 될 수 있다고 판시하였다.

(6) 착오 등록시 권리범위 인정여부(소극)

판례(2003후2003)는 특허발명이 미완성 발명인 경우에는 그 권리범위가 유효하지 아니하므로 확인대상발명은 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판시하였는바 미완성 발명은 착오 등록되더라도 권리범위가 인정될 수 없다.