특허법 강의 - [4] 발명의 성립성(제2조 제1호)

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발명의 성립성

1. 의의

발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 의미한다(제2조 제1호).

2. 판단

(1) 자연법칙

자연법칙 이외의 법칙, 인위적인 약속, 인간의 정신활동, 자연법칙에 반하는 것 등은 발명으로 성립되지 못한다.

(2) 이용

1) 내용

발명이 성립되려면 ‘자연법칙 그 자체’를 넘어 자연법칙을 ‘이용’하여야 한다. 판례(2009후436)는 자연법칙의 이용여부는 청구항 전체로서 판단한다고 판시하였다.

2) 반복재현성

자연법칙을 이용함에 있어서 자연법칙에 대한 정확한 인식을 요하는 것은 아니지만 반복재현성은 인정되어야 한다. 반복재현성이 지극히 낮은 경우에는 미완성 발명으로 취급한다는 것이 심사실무 및 특허법원 판례(2000허7519)의 태도이다.

(3) 기술적 사상의 창작

1) 기술적 사상

‘기술’이란 제3자에게 전달될 수 있는 객관성을 지닌 지식을 의미한다. 또한, 우리법은 기술적 ‘사상’이라 하여 발명의 대상을 유체물에 한하지 않고 관념화된 기술적 사상까지 넓게 인정하고 있다.

2) 창작

단순한 발견은 창작적 요소가 없어 발명으로 성립하지 아니한다.

(4) 고도한 것

‘고도한 것’은 실용신안법과 특허법의 구별에 그 실익이 있으나 성립성 판단시에는 ‘고도한 것’에 대해 고려하지 않는 것이 심사실무이다. 특허법원 판례(2001허4937)도 ‘고도한 것’은 실용신안법의 고안과 특허법상 발명을 구별하기 위한 것이지만 발명의 본질적 특징이 아니라고 판시하였다. 나아가 최근 특허법원 판례(2018허6771)는 “실용신안 제도는 혁신의 정도면에서 특허의 대상이 되는 발명에는 미치지 못하지만 종래기술에 비해 개선된 기술사상의 창작을 법적으로 보호함으로써 이른바 ‘소발명’을 장려하기 위한 제도이다. 따라서 이러한 제도의 취지를 고려하여 고안의 진보성을 판단함에 있어서 특허와 동등한 정도의 잣대를 적용하여서는 안 될 것이고, 그러한 기술적 사상을 창작해 내는 것이 통상의 기술자에게 매우 쉬운 정도를 넘어선다면 그에 대한 진보성을 부정하여서는 안 될 것이다.”라고 판시한 바 있다.

3. 위반시 법적 취급

발명의 성립성(제2조 제1호)에 흠이 있는 경우 실무상 산업상이용가능성이 없는 발명(제29조 제1항 본문)으로 흠결시 거절이유(제62조), 정보제공사유(제63조의 2), 무효사유(제133조)에 해당한다. 판례(2001후3149)도 발명의 정의규정이 훈시적인 규정에 해당한다고 볼 아무런 근거가 없으므로 자연법칙을 이용하지 않은 것을 출원한 경우 산업상이용가능성의 요건을 충족하지 못하여 제62조에 의하여 거절된다고 판시하였다.

4. 관련문제 - 발명에 대한 정의규정의 장 · 단점

(1) 문제점

정의규정을 두면 발명의 보호대상이 명확해져 법적 안정성 측면에서 장점이 존재하나, 새로운 발명을 폭넓게 수용하기 어렵다는 단점이 있다.

(2) 학설

법적 안정성 측면에서 정의 규정을 유지시켜야 한다는 견해와 고정된 정의규정이 있다면 기술발전에 따른 새로운 발명을 폭넓게 수용할 수 없고, 결국 발명 보호를 통해 산업발전에 이바지한다는 특허법의 취지에도 부합하지 않게 되므로 정의규정을 삭제해야 한다는 견해가 있다.

(3) 검토

법적안정성 측면 및 발명의 보호대상 명확화 측면에서 정의규정 삭제는 바람직하지 않다. 단, 탄력적 해석은 필요할 것이다.

(4) 보론

우리나라는 정의 규정을 확장 해석하여 기술발전에 대응하고 있으나, 발명의 정의규정을 그대로 둔 채 하위법령이라는 지침으로 자연법칙을 이용하지 않는 경우를 보호하는 것은 위헌의 소지가 있는바 입법적 조치가 요구된다고 할 것이다.