특허법 강의 - [9] 선택발명

※본 포스팅은 특허법에 대해 공부하시는 분들, 변리사 수험생, 지식재산능력시험(IPAT)을 준비하시는 분들을 위한 것입니다. 수험적으로 이용하시는 것은 무료입니다. 
※내용 중 판례는 가능한 원문을 링크하고자 했습니다. 다만, 미간행 판례나 심판사건의 경우에는 링크가 없을 수 있습니다. 
※본 포스팅은 2021.06.08.을 기준으로 작성되었습니다. 새로운 판례가 나오거나 내용이 업데이트 되면 내용이 수정될 수 있습니다. 
※본 포스팅의 내용이나 특허에 궁금하신 점이 있으시면 댓글로 질문을 남겨주시면 확인하는대로 답변을 드리겠습니다. 
※본 포스팅의 내용 중에 잘못된 것이나 새로운 판례, 개정법 등의 사항이 반영되지 않은 것이 있다면 알려주세요. 추가 또는 수정하도록 하겠습니다.

 

 

선택발명

1. 의의 및 취지

선행발명 또는 공지발명에 구성요소가 상위개념으로 기재되어 있고 상위개념에 포함되는 하위개념만을 구성요소 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 의미한다. 기초발명의 활용촉진 및 산업발전 도모를 그 취지로 한다.

2. 등록가능성

(1) 신규성(제29조 제1항 각호)

1) 판례(2001후2375, 2005후3338)는 신규성이 부정되기 위해서는 선행발명에 하위개념이 구체적으로 개시되어야 하고, 이에는 선행발명에 문언적 기재가 존재하는 경우 외에도 통상의 기술자가 출원시 선행문헌으로부터 직접적으로 선택발명의 존재를 인식할 수 있을 정도로 기재되어 있는 것을 의미한다고 판시하였다.

2) 진보성이 인정되는 경우 당연히 신규성이 인정되는지 여부

가. 학설

선택발명이 선행발명에 비해 이질적이거나 동질이나 현저한 효과를 가질 경우 선택발명의 산규성 및 진보성을 인정한다는 일원설과 신규성과 진보성을 구분한다는 이원설이 있다.

나. 판례

선택발명에 진보성이 부정될 수 없으면 신규성도 부정될 수 없는 것인지 문제된 사안에서 특허법원 판례(2017허6804)는 선택발명의 신규성은 선행발명이 선택발명을 구성하는 하위개념을 구체적으로 개시하는 경우에 부정되는 것으로서, 선택발명에 해당하는 청구항의 신규성은 이를 기준으로 판단해야 할 것이고, 해당 청구항이 현저하거나 이질적인 효과를 가짐으로써 진보성 요건을 충족하는지 여부와 관련지어 판단할 수는 없는 것이라고 판시하였다.

다. 검토

발명의 신규성과 진보성은 서로 별개의 특허요건으로서 개별적으로 판단되어야 하는 것인바 판례가 타당하다.

(2) 진보성(제29조 제2항)

1) 구성의 곤란성

가) 판례의 태도

최근 판례(2019후10609)는 "선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있는 경우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다"고 판시하여 선택발명의 진보성을 판단할 경우에도 일반적인 발명의 진보성 판단과 마찬가지로 구성의 곤란성 여부를 판단하여야 한다고 보았다. 

나) 검토

생각건대 종래 판례들이 선택발명의 진보성 판단시에 효과의 현저성을 중심으로 판단한 것은 구성의 곤란성이 인정되기 어려운 사안에서 효과의 현저성이 있다면 진보성이 부정되지 않는다는 취지인 것이지, 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지되어 있다는 이유만으로 구성의 곤란성을 따져 보지도 아니한 채 효과의 현저성 유무만으로 진보성을 판단하여서는 아니되므로 위와 같은 판례의 태도는 타당하다. 

2) 효과의 현저성

가. 특허법원 판례(2009허8973)에 따르면 진보성을 인정하기 위해서는 선택발명을 구성하는 하위개념 모두가 인용발명과 이질적 효과를 갖거나 동질이라도 양적으로 현저한 차이가 있어야 한다.

나. 특허법원 판례(2006허6303, 8330)는 선택발명의 효과가 수개인 경우에는 그 중 어느 하나라도 선행발명의 효과에 비하여 현저하다는 점이 인정되면 선택발명의 진보성을 긍정할 수 있을 것이나, 나머지 효과는 적어도 선행발명의 효과와 비슷한 정도는 되어야 한다고 판시하였다.

다. 심사실무는 최적 · 호적의 선택에 불과한 선택발명은 진보성이 부정된다고 한다. 특허법원 판례(2006허6303, 8330)는 선행발명의 효과가 발명의 목적에 비추어 충분한 효과를 갖춘 경우에는 선택발명의 효과가 아무리 크다 하더라도 진보성 판단에 필요한 효과의 현저성을 인정할 수 없다고 판시하였다.

라. 최근 판례(2019후10609)는"화학, 의약 등의 기술분야에 속하는 발명은 구성만으로 효과의 예측이 쉽지 않으므로, 선행발명으로부터 특허발명의 구성요소들이 쉽게 도출되는지를 판단할 때 발명의 효과를 참작할 필요가 있고, 발명의 효과가 선행발명에 비하여 현저하다면 구성의 곤란성을 추론하는 유력한 자료가 될 것이다"라고 판시하면서, 동 판례는 "구성의 곤란성 여부의 판단이 불분명한 경우라고 하더라도, 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다."고 판시하였다. 

마. 한편, 효과의 현저성은 특허발명의 명세서에 기재되어 통상의 기술자가 인식하거나 추론할 수 있는 효과를 중심으로 판단하여야 하고(대법원 2002. 8. 23. 선고 2000후3234 판결 등 참조), 만일 그 효과가 의심스러울 때에는 그 기재 내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 구체적으로 주장ㆍ증명하는 것이 허용된다(대법원 2003. 4. 25. 선고 2001후2740 판결 참조).

(3) 명세서 기재방법(제42조)

1) 판례(2005후582)는 선택발명의 설명에는 유리한 효과가 있음을 명확히 기재하면 충분하고, ‘비교실험자료’까지 기재하여야 하는 것은 아니며, 만일 그 효과가 의심스러울 경우에는 출원인이 구체적인 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 주장 · 입증하면 된다고 판시하였다.

2) 판례(2008후3469, 3476)는 유리한 효과가 있음을 명확히 기재하였다고 보기 위해서는, 이질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나, 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 발명의 설명에 있어야 한다고 판시한바 있다.

3) 특허법원 판례(2006허6303, 8330)는 효과가 수개인 경우, 어느 하나의 효과라도 명세서 기재 요건을 갖추면 일단 기재불비는 해소되며 실제 ‘특별하고도 현저한 효과’의 인정 여부는 진보성 판단의 문제라고 판시하였다. 

3. 침해성립여부

(1) 문제점

선택발명은 특허요건을 만족할 경우에 등록이 가능함은 별론, 선원발명의 침해가 되는지 문제된다.

(2) 학설

부정설은 기술적 사상자체가 다르다고 하며, 긍정설은 선원특허가 선행발명의 기초가 된 것이라고 한다.

(3) 판례

판례(90후690)는 (가)호 발명이 인용발명에 기재된 상위개념에 포함되더라도 현저한 효과가 있으면 다른 발명이라고 판시한바 이용관계를 부정하는 것으로 판단된다. 다만, 특허법원 판례(2003허1284)는 ‘안경렌즈 가공장치’와 관련된 권리범위확인 사건에서 확인대상발명은 특허발명의 구성요소 모두를 포함하고 이를 그대로 이용하면서 새로운 기술적 구성을 부가한 것에 해당하는 것이므로 확인대상발명과 특허발명은 이용관계에 있다고 판시한바 있다.

(4) 검토

등록요건 판단과 권리범위 해석은 다른 계면의 문제이다. 이용관계를 부정하면 기초발명의 보호가 부당하게 제한될 위험이 있다. 다만, 선행발명이 실질적으로 다른 방식으로 과제해결을 하거나, 전혀 이질적인 효과를 초래하는 경우라면 일체성이 부정되어 예외적으로 이용관계를 부정할 수 있을 것이다.