특허법 강의 - [8] 제법발명

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제법발명

 

1. 서

(1) 물건발명과 제법발명

물건발명은 협의의 물건이나 물건 그 자체에 대하여 구체화된 발명을 의미하며, 방법발명은 기술적 사상의 창작이 시계열적으로 구체화된 발명을 의미한다. 양자는 경시성의 유무로 구별하는 것이 다수설이다. 또한, 방법발명은 결과물의 존부에 따라 단순 방법발명과 제조방법발명으로 구분될 수 있다.

(2) 판단방법

판례(91후1052)는 물건발명인지 방법발명인지 여부는 발명의 명칭이나 청구범위의 표현에 의해 결정될 것은 아니고, 발명의 실체에 의하여 정해야 할 것이라고 판시하였다.

2. 등록가능성 및 침해성립여부

(1) 등록가능성

제법발명은 물건발명에 대하여, 신규성(제29조 제1항 각호), 확대된 선원주의(제29조 제3항) 및 선원주의(제36조)가 문제될 수 있으며, 목적의 특이성 · 구성의 곤란성 · 효과의 현저성의 판단에 따른 진보성(제29조 제2항)이 문제될 수 있다. 제법발명의 명세서 기재방법은 제조방법을 당해 기술분야의 통상의 기술자가 명확하게 이해하고 용이하게 재현할 수 있도록 각 단계가 시계열적으로 명확하게 기재되어야 한다.

(2) 침해성립여부

1) 선출원이 물건발명의 등록특허이고, 후출원이 제법발명의 등록특허인 경우

가. 이용관계

실시상의 이용관계가 성립하는바 제법발명의 특허권자의 실시에는 허락(제98조)이나 통상실시권허여심판(제138조)이 필요하다.

나. 카테고리의 변경이 단순한 표현상의 차이에 불과한 경우 

단순한 표현차이에 불과하다면 이용관계가 아닌 무효(제133조) 및 중용권(제104조)의 문제로 귀결된다.

2) 제법발명의 등록특허의 결과물과 동일한 물건을 제3자가 실시하는 경우

가. 침해성립여부

해당 방법을 사용하였는지 여부에 따라 침해여부가 결정된다.

나. 생산방법의 추정

제법발명은 침해 사실에 대한 입증이 곤란하다는 점을 고려하여 생산방법의 추정(제129조)을 규정하고 있다. 다만, 그 물건이 출원 전 국내에서 공지 또는 공연실시되거나, 국내 및 해외에서 반포된 간행물 등에 게재된 경우에는 제129조의 적용이 배제된다.

3. 관련문제

(1) 제법발명의 특허권자가 물건발명의 실시자를 상대로 적극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있는지 여부

판례(2003후2164)는 제2조 제1호 다목에 의해 제법발명도 물건발명에 효력이 미치는바, 카테고리가 다르더라도 물건이 어떻게 제조되어 있는지 설명서에 특정되어 있다면 적법하다고 판시하였다. 이는 제법발명의 실효적 보호를 위해 타당하다.

(2) 간접침해(제127조)

물건발명과 방법발명의 실시태양이 상이함을 고려하여 제127조에서 물건방법과 방법발명을 나누어 규정하고 있다.