특허법 강의 - [6] 부적법한 출원서류 등의 반려

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부적법한 출원서류 등의 반려

 

1. 의의 및 취지

특허청장 또는 특허심판원장은 특허출원, 특허권의 존속기간의 연장등록출원, 특허취소신청 또는 심판에 관한 서류 · 견본이나 그 밖의 물건(이하 "출원서류 등"이라 한다)이 반려사유에 해당하는 경우에는 법령에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 적법한 출원서류 등으로 보지 아니한다(시행규칙 제11조). 이와 같이 반려사유를 규정한 것은 절차의 명확성 및 효율성을 담보하기 위함이다.

 

2. 반려사유

1. 시행규칙 제2조의 규정에 위반하여 1건마다 서면을 작성하지 아니한 경우 2. 출원 또는 서류의 종류가 불명확한 것인 경우 3. 특허에 관한 절차를 밟는 자의 성명(법인의 경우에는 명칭) 또는 특허고객번호[특허고객번호가 없는 경우에는 성명 · 주소(법인의 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지)]가 기재되지 아니한 경우 4. 국어로 적지 아니한 경우(제4조제1항 각 호에 해당하는 서류의 경우는 제외한다) 5. 출원서에 명세서(명세서에 발명의 설명이 기재되어 있지 아니한 경우를 포함한다)를 첨부하지 아니한 경우 5의2. 청구범위를 기재하지 아니한 명세서를 특허출원서에 첨부하여 특허출원한 정당한 권리자의 출원으로서 그 특허출원 당시에 이미 법 제42조의2제2항에 따른 명세서의 보정기간이 경과된 경우 6. 국내에 주소 또는 영업소를 가지지 아니하는 자가 법 제5조제1항에 따른 특허관리인에 의하지 아니하고 제출한 출원서류등인 경우 7. 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간 이내에 제출되지 아니한 서류인 경우 8. 이 법 또는 이 법에 의한 명령이 정하는 기간중 연장이 허용되지 아니하는 기간에 대한 기간연장신청서인 경우 9. 법 제132조의17에 따른 심판의 청구기간 또는 특허청장 · 특허심판원장 · 심판장 또는 심사관이 지정한 기간을 경과하여 제출된 기간연장신청서인 경우 10. 특허에 관한 절차가 종료된 후 그 특허에 관한 절차와 관련하여 제출된 서류인 경우 11. 당해 특허에 관한 절차를 밟을 권리가 없는 자가 그 절차와 관련하여 제출한 서류인 경우 12. 별지 제2호서식의 신고서(포괄위임 원용제한에 한한다), 별지 제3호서식의 포괄위임등록 신청서, 포괄위임등록 변경신청서 또는 포괄위임등록 철회서, 별지 제4호서식의 특허고객번호 부여신청서 또는 직권으로 특허고객번호를 부여하여야 하는 경우로서 당해서류가 불명확하여 수리할 수 없는 경우 13. 정보통신망이나 전자적기록매체로 제출된 특허출원서 또는 기타의 서류가 특허청에서 제공하는 소프트웨어 또는 특허청 홈페이지를 이용하여 작성되지 아니하였거나 전자문서로 제출된 서류가 전산정보처리조직에서 처리가 불가능한 상태로 접수된 경우 13의2. 시행규칙 제3조의2제2항의 규정에 의하여 제출명령을 받은 서류를 기간내에 제출하지 아니한 경우 14. 시행규칙 제8조의 규정에 의하여 제출명령을 받은 서류를 정당한 소명 없이 소명기간내에 제출하지 아니한 경우 15. 특허출원인이 청구범위가 기재되지 아니한 명세서가 첨부된 특허출원에 대하여 출원심사청구서를 제출한 경우 16. 청구범위가 기재되지 아니한 명세서를 첨부한 특허출원 또는 법 제87조제3항에 따라 등록공고를 한 특허에 대하여 조기공개신청서를 제출한 경우 17. 시행규칙 제40조의2제1항 각 호의 어느 하나에 해당하여 특허여부결정을 보류할 수 없는 경우 18. 시행규칙 제40조의3제3항 각 호의 어느 하나에 해당하여 특허출원에 대한 심사를 유예할 수 없는 경우(심사유예신청서에 한정한다) 19. 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면의 보정 없이 재심사를 청구하거나 법 제67조의2제1항 단서에 해당하여 재심사를 청구할 수 없는 경우 20. 법 제52조제1항 단서에 따라 국어번역문이 제출되지 아니하거나 법 제53조제1항제2호, 법 제59조제2항제2호 또는 법 제64조제2항제2호에 해당하는 경우

3. 반려의 절차

출원인의 절차권을 보장하기 위해 특허청장 또는 특허심판원장은 시행규칙 제11조 제1항에 따른 부적법한 것으로 보는 출원서류 등을 반려하려는 경우에는 출원서류 등을 제출한 출원인 등에 대하여 출원서류 등을 반려하겠다는 취지, 반려이유 및 소명기간을 적은 서면을 송부하여야 한다(제11조 제2항 본문). 다만, 제11조 제1항 제14호의 경우에는 반려이유를 고지하고 즉시 출원서류 등을 반려하여야 한다(제11조 제2항 단서). 제11조 제2항의 규정에 의하여 서면을 송부받은 출원인 등이 소명하고자 하는 경우에는 소명기간 내에 소명서를, 소명 없이 출원서류 등을 소명기간 내에 반려받고자 하는 경우에는 반려요청서를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다(제11조 제3항 전문). 이 경우 특허청장 또는 특허심판원장은 반려요청을 받은 때에는 즉시 출원서류 등을 반려하여야 한다(제11조 제3항 후문). 특허청장 또는 특허심판원장은 출원인 등이 소명기간 내에 소명서 또는 반려요청서를 제출하지 아니하거나 제출한 소명이 이유없다고 인정되는 때에는 소명기간이 종료된 후 즉시 출원서류 등을 반려하여야 한다(제11조 제4항). 한편, 특허청장 또는 특허심판원장은 이미 제출되었으나 수리되기 전인 출원서류 등 중 특허청장이 정하여 고시한 서류의 경우에는 해당 서류를 제출한 자의 신청이 있으면 그 서류를 반환할 수 있다(제11조의2 제1항). 제11조의2 제1항에 따라 서류의 반환을 신청하려는 자는 반환신청서를 특허청장 또는 특허심판원장에게 제출하여야 한다.

4.반려의 효과 및 불복

출원서류 등이 반려된 경우 선원의 지위가 인정될 수 없음은 물론, 출원의 정규성이 인정될 수 없으므로 조약우선권주장의 기초가 될 수 없다. 한편, 특허청장 또는 특허심판원장으로부터 반려의 처분을 받은 자는 행정심판 · 행정소송을 통해 불복할 수 있다.

 

5. 관련문제

(1) 심판제도에 있어 심결각하(제142조)

심판관합의체는 심판이 부적법한 경우 답변서제출기회를 부여하고, 그 흠이 해소되지 않으면 심결로서 그 심판청구를 각하하여야 한다. 단, 흠결을 보정할 수 없는 경우라면 답변서제출기회를 부여함 없이 심결 각하할 수 있다.

(2) 국제출원의 경우 보완명령(제194조)

특허청장은 제194조 제1항 각호의 사유에 해당하지 않는 한 국제출원일이 특허청에 도달한 날을 국제출원일로 인정하여야 한다(제194조 제1항). 제194조 제1항 각호의 사유란 국제출원을 할 수 있는 자가 아닌 경우, 산업통상자원부령이 지정하는 언어로 작성되지 아니한 경우, 명세서 및 청구의 범위가 제출되지 않은 경우, 국제출원 표시 및 체약국 지정을 하지 않거나, 출원인 성명 또는 명칭을 기재하지 않은 경우를 의미한다. 특허청장은 제194조 제1항 각호의 사유에 해당하는 경우 기간을 정하여 서면으로 절차를 보완할 것을 명해야 한다(제194조 제2항). 보완명령 받은 자가 지정된 기간내에 보완을 한 경우 그 보완에 관계되는 서면의 도달일을 국제출원일로 인정하여야 한다. 보완하지 않은 경우에는 국제출원으로 취급하지 아니한다는 취지 및 이유를 출원인에게 통지하여야 한다(제194조 제4항).