특허법 강의 - [21] 확인대상발명이 심결시 이후에 설정등록 받은 경우

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확인대상발명이 심결시 이후에 설정등록 받은 경우

 

1. 문제점

적극적 권리범위확인심판의 인용심결 후 확인대상발명이 등록된 경우, 심결의 위법여부가 ‘심결 위법성에 대한 판단시점’과 관련하여 문제되고, 이에 따른 특허법원의 판단이 문제된다.

2. 심결의 위법여부

(1) 권리 대 권리간 적극적 권리범위확인심판의 불허

권리 대 권리간 소극적 권리범위확인심판은 인용되어도 타방의 권리를 부정하는 것이 아니지만, 적극적 권리범위확인심판은 청구인이 이용관계(제98조)를 주장하는 경우가 아닌 한 인용되면 타방의 권리를 부정하므로 허용될 수 없다.

(2) 심결 위법성에 대한 판단 시점

판례(2003후1420)는 심결취소소송의 소송물은 심결의 절차상 · 실체상 판단의 위법성으로, 심결 당시의 법령과 사실상태를 기준으로 하여 심결의 위법여부를 판단하여야 하고, 심결이 있은 후 법령의 개폐나 사실상태의 변동은 고려대상이 아니라 하였다.

(3) 심결의 위법여부

권리 대 권리간 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용될 수 없음이 원칙이라는 점은 별론, 심결시에 확인대상발명이 설정등록된 사정이 없고 심결의 위법여부는 심결시를 기준으로 판단하여야 하므로, 당해 심결시를 기준으로 이 사건 권리범위확인심판청구를 각하하지 아니한 심결이 위법하다고 할 수 없다(2003허4191 참조). 

3. 특허법원의 판단

(1) 특허법원 2004. 1. 15. 선고 2003허4191 판결

1) 심결의 당부를 구할 이익

심결취소소송에서 소의 이익은 소송요건에 해당하며 사실심 변론종결시를 기준으로 판단한다. 

2) 판례의 태도

상표법에 관한 특허법원 판례는 “심결당시에는 소외상표가 등록되어 있지 않았으므로 심결 이후에 소외 등록상표가 등록된 점을 들어 이 사건 권리범위확인심판청구를 각하하지 아니한 이 사건 심결이 위법하다고 할 수 없으나, 이 사건 소송의 변론종결시 기준으로 할 때에 ‘심결 당부를 구할 이익’ 또한 없어졌다고 봄이 타당하므로 이 사건 소는 부적법한바 각하한다.”고 판시하였다.

(2) 특허법원 2012. 2. 17. 선고 2011허8853 판결

적극적 권리범위확인심판의 인용심결 후 확인대상발명이 등록된 사안에서 특허법원 판례는 심결의 적법 여부는 심결시 법령과 사실상태를 기준으로 판단하여야 하고 원칙적으로 심결이 있은 후 비로소 발생한 사실을 고려하여 판단의 근거로 삼을 수 없다 할 것이므로 원고의 위 주장은 그 자체로 이유 없다고 판시한 후, 이 사건 확인대상발명이 이 사건 특허의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하여 심결취소소송을 기각판결하였다.