특허법 강의 - [20] 권리 대 권리간 권리범위확인심판

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권리 대 권리간 권리범위확인심판

 

1. 문제점

우리 심판제도는 등록특허의 무효여부는 무효심판(제133조)에 일임하고 있고, 보호범위 판단은 권리범위확인심판(제135조)에 일임하는바, 권리 대 권리간 권리범위확인심판이 타방의 권리를 부정할 가능성이 있어 그 적법성이 문제된다.

2. 학설

타방의 권리를 부인하게 되어 확인의 이익이 없다는 부정설, 적극적 권리범위확인심판은 불가능하나 소극적 권리범위확인심판은 가능하다는 절충설, 통상실시권허여심판의 사문화를 방지하기 위해 적극적 권리범위확인심판과 소극적 권리범위확인심판을 구별할 필요 없이 허용된다는 긍정설이 있다.

3. 판례

(1) 권리 대 권리간 소극적 권리범위확인심판의 경우

판례(84후19)는 소극적 권리범위확인심판은 인용된다 하여도 권리범위에 속하지 않음을 확정하는 것일 뿐이고, 이로 말미암아 피청구인의 등록권리의 효력을 부인하는 것은 아니므로 청구를 부적법하다고 볼 이유가 없다고 판시하였다.

(2) 권리 대 권리간 적극적 권리범위확인심판의 경우

1) 원칙

판례(95후1920)는 권리범위확인심판은 권리의 속부를 판단하는 것이므로 등록된 두개의 고안의 내용이 동일 또는 유사한 경우 선등록 실용신안권자는 후등록 실용신안권자를 상대로 실용신안등록의 무효심판을 청구할 수 있을 뿐, 그를 상대로 하는 권리범위확인심판을 청구할 수 없다고 판시하였다.

2) 예외(이용관계를 주장하는 경우)

판례(99후2433)는 후출원에 의하여 등록된 고안을 확인대상발명으로 하여 선출원에 의하여 등록된 고안의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후출원에 의해 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과로 되어 원칙적으로 허용되지 아니하고, 다만 예외적으로 이용관계에 있어 후출원에 의하여 등록된 고안의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다고 판시하였다.

4. 검토

권리 대 권리간 소극적 권리범위확인심판은 인용되어도 타방의 권리를 부정하는 것이 아니지만, 적극적 권리범위확인심판은 청구인이 이용관계(제98조)를 주장하는 경우가 아닌 한 인용되면 타방의 권리를 부정하므로 절충설이 타당하다. 우리 심판제도는 등록특허의 무효여부는 무효심판(제133조)에 일임하고 있고, 보호범위 판단은 권리범위확인심판(제135조)에 일임하는바, 권리 대 권리간 권리범위확인심판이 타방의 권리를 부정할 가능성이 있어 그 적법성이 문제된다.