특허법 강의 - [18] 권리범위확인심판(제135조)

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권리범위확인심판(제135조)

 

1. 서

(1) 의의 및 취지

특허권에 관한 분쟁에 대해 공적인 확인을 구하는 심판으로서 분쟁을 조기에 해결함으로써 신속한 권리구제를 도모함과 동시에 민 · 형사상 분쟁이 특허소송으로 발전되는 것을 예방하는 측면에서 실익이 있다.

(2) 성질

1) 형성행위와 확인행위

형성행위란 권리관계나 법률관계를 설정 · 변경 · 소멸시키는 행위를 말하고, 확인행위란 특정한 사실이나 법률관계의 존부를 공권적으로 확정하는 준법률행위적 행정행위를 의미한다.

2) 학설

권리범위확인심판의 심결확정에 의해 새로운 권리관계를 형성시키려는 것이라고 보는 형성행위설과 권리범위확인심판이란 계쟁물이 보호범위에 속하는지 여부에 대해 공적으로 확인을 구하는 것에 불과하다는 확인행위설이 대립된다.

3) 판례

판례(90후373)는 권리범위확인심판은 단순히 실용신안 자체의 고안의 범위라고 하는 사실구성의 상태를 확정하는 것이 아니라, 그 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이라고 판시하여 확인행위설의 입장이다.

4) 검토

권리범위확인심판은 현실적으로 존재하는 특허권의 보호범위의 한계에 대한 공권적 확인을 구함으로써 특허권에 관한 분쟁을 조기에 해결하는 것을 취지로 함에 비추어 볼 때 확인행위설이 타당하다 할 것이다.

2. 심판청구

(1) 청구인 및 피청구인

1) 내용

적극적 권리범위확인심판의 경우 ‘특허권자’와 ‘전용실시권자’가 청구인이 되고 ‘확인대상발명의 실시자’가 피청구인이 된다(제135조 제1항). 소극적 권리범위확인심판의 경우, ‘이해관계인’이 청구인이 되고, ‘특허권자’가 피청구인이 된다(제135조 제2항). 한편, 이해관계인에는 실시자 뿐만 아니라 실시예정자도 포함된다.

2) 전용실시권자의 청구인 적격 인정여부

가. 구법상 판례

구법상 판례(2001후3262)는 “우리법은 실용신안권자 또는 이해관계인은 등록실용신안의 보호범위를 확인하기 위하여 실용신안권의 권리범위확인심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 이 중 이해관계인에 실용신안권의 전용실시권자가 포함되는 것으로 볼 수는 없다.”고 판시하여 전용실시권자의 적극적 권리범위확인심판의 청구인 적격을 부정하였다.

나. 2006. 10. 1. 시행 개정법

전용실시권도 특허권과 마찬가지로 독점 · 배타적 권리이므로 전용실시권자로서는 법원을 구속하지는 않지만 유력한 증거자료가 되는 권리범위확인심결을 받아둘 필요성이 있는바, 전용실시권자도 적극적 권리범위확인심판의 청구인 적격을 가지는 것으로 규정하였다.

(2) 청구범위

1) 확인대상발명의 특정

권리범위확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비할 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 한다(제140조 제3항). 이때, 설명서 및 도면에 기재된 확인대상발명의 특정의 정도가 문제된다.

2) 적극적 권리범위확인심판에 있어 확인대상발명이 1개가 아닌 경우

가. 판례

특허법원 판례(2010허111)는 적극적 권리범위확인심판은 ‘일건(一件)의 청구’인데도 불구하고 확인대상발명에 각기 서로 다른 구조의 구성이 포함되어 있어, 확인대상발명이 1개로 기재된 것이 아닌 부적법한 심판청구로서 그 흠을 보정할 수 없는 경우라고 판시하였다. 다만, 확인대상발명이 형식상 수개라도 실질적 동일선상에 판단할 수 있는 경우에는 적법한 청구로 보아 심리한다. 특허법원 판례도 제품 및 제조방법으로 청구하는 경우(98허5695)나 확인대상발명을 마쿠쉬 형식과 같이 택일적으로 기재한 경우(2006허2486)에 허용한바 있다.

나. 심판실무

확인대상발명이 여러개인 것이 명백하거나, 하나임이 불명한 경우 그 흠을 보정하도록 보정명령하고, 보정명령에 응하지 않거나 보정에 의해서도 그 흠결이 해소되지 아니한 때에는 심판청구를 각하하는 것이 심판실무이다.

3) 일부청구 가부

청구항별로 독립된 발명을 형성하고 있다는 점 및 심판경제를 고려하여 청구범위의 청구항이 둘 이상인 경우에는 청구항마다 청구할 수 있도록 규정하고 있다(제135조 제3항).

(3) 청구시기

1) 문제점 및 학설

특허권이 소멸한 이후에도 권리범위확인심판을 청구할 수 있는지 문제되는데, 학설은 현존하는 특허권에 대해서만 권리범위확인심판의 청구가 가능하다는 견해와 특허권 소멸 후에도 권리범위확인심판의 청구가 가능하다는 견해가 있다.

2) 판례

판례(94후2223)는 권리범위확인심판은 ‘현존’하는 특허권의 권리범위의 확인을 목적으로 하므로 소멸된 후에는 확인의 이익이 없으며, 나아가 상고심 계속 중 존속기간만료 또는 무효심결 확정됨으로써 특허권이 소멸된 경우도 달리 볼 것은 아니라고 판시하였다.

3) 검토

특허권이 존속기간 만료와 같이 장래를 향해 소멸한 후에는 특허권 소멸 전의 실시로 인해 손해배상청구를 받는 등의 특허권에 의해 대항 받을 염려가 있는바, 소멸 후에도 권리범위확인심판을 청구하는 것을 허용함이 타당하다.

3. 심리 및 심결

(1) 심리범위

권리범위확인심판 청구는 단순히 ‘그 발명의 기술적 범위 확인하는 사실 확정’을 목적으로 한 것이 아니라, ‘특허권 효력이 미치는지 여부를 확인하는 권리 확정’을 목적으로 한 것이다.

(2) 심판대상 및 확인의 이익

1) 심판대상

가. 판례

판례(2007후2735)는 권리범위확인심판은 권리의 효력이 미치는 범위를 대상물과의 관계에서 구체적으로 확정하는 것이어서 그 심판대상은 ‘청구인이 그 청구에서 심판대상으로 삼은 구체적인 발명’이라 할 것이라고 판시하였다.

나. 검토

분쟁에 있어 절차의 명확성을 고려할 때 청구인이 주장한 확인대상발명과 피청구인의 실시발명이 달라도 심판대상은 확인대상발명이다. 다만, 이와 같은 경우에 확인의 이익이 문제될 뿐이다.

2) 확인의 이익

가. 적극적 권리범위확인심판

판례(2002후2419)는 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 물품을 대상으로 한 적극적 권리범위확인심판은 확인의 이익이 없어 부적법 각하되어야 한다고 판시하였다. 생각건대 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 물품이 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 이는 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 물품에 대해 아무런 효력이 없는바 타당하다.

나. 소극적 권리범위확인심판

특허법원 판례(2003허3020)는 청구인이 심판대상으로 삼고있는 확인대상발명이 자신이 현실적으로 실시하고 있는 발명과 다르다면, 설령 요지가 같아서 동일성이 있는 발명이라고 볼 수 있더라도, 확인대상발명이 권리범위에 속하지 않는다는 심결이 확정되어도 그 기판력은 확인대상발명에만 미치는 것이지 이와 다른 현실적으로 실시하는 발명에 미친다고 볼 수 없으므로 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 한다고 판시하였다.

다. 소극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속하지 않음에 다툼이 없는 경우

판례(2014후2849)는 소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상으로 삼을 수 있으나, 당사자 사이에 심판청구인이 현재 실시하고 있는 기술이 특허권의 권리범위에 속하는지에 관하여만 다툼이 있을 뿐이고, 심판청구인이 장래 실시할 예정이라고 주장하면서 심판대상으로 특정한 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 점에 관하여는 아무런 다툼이 없는 경우라면, 그러한 확인대상발명을 심판대상으로 하는 소극적 권리범위확인심판은 심판청구의 이익이 없어 허용되지 않는다고 판시하였다. 생각건대 이 경우 무익한 심판청구에 해당한바 타당한 판시이다.

3) 권리범위확인심판에 있어 확인대상발명의 보정(제140조 제2항 제3호)

구법상 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 보정을 동일성 범위에서만 허용하여, 피청구인의 실시주장 발명과 상이한 경우 재청구가 불가피하여 소송경제에 반하는 문제가 있었다. 이에 2007. 07. 01. 시행 개정법은 제140조 제2항 제3호 심판청구서의 확인대상발명(청구인이 주장하는 피청구인의 발명을 말함)의 설명서 또는 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 또는 도면을 보정하는 경우에는 요지변경이 아닌 것으로 규정하였다. 이는 심판청구인 편의 및 심판경제를 도모하기 위한 것이다.

(3) 심결

1) 적극적 권리범위확인심판

확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단될 경우 ‘확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속한다’는 형식의 인용심결을 하며, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단될 경우 기각심결한다.

2) 소극적 권리범위확인심판

확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단될 경우 ‘확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다’는 형식의 인용심결을 하며, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단될 경우 기각심결한다. 판례(92후148)는 권리범위확인심판청구가 (가)호 표장이 등록 상표의 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 권리범위확인심판인 경우에 있어, (가)호 표장이 권리범위에 속한다고 인정되면 기각하면 되는 것이지, 권리에 속한다는 심결을 할 수 없다고 판시하였다. 이는 처분권주의상 타당한 판결이다.

3) 불복

심판의 당사자는 심결등본을 송달 받은 날로부터 30일 내에 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있다(제186조 제1항).

4. 관련문제

(1) 특허발명의 청구항을 명확히 하지 아니한 경우의 심판대상

1) 문제점

권리범위확인심판은 청구항이 2이상인 경우 청구항마다 청구할 수 있는데(제135조 제3항), 청구하고자 하는 청구항이 불명할 때 문제된다.

2) 판례

가. 적극적 권리범위확인심판

특허법원 판례(2003허1284)는 등록된 권리의 여러 청구항 중 청구항 1에 한정하여 권리범위확인을 구하는 것이 명백하지 않은 사건에서 청구항 1에 속하지 않음을 이유로 나머지 청구항에 대해 판단하지 않는 것은 위법하다고 판시하였다.

나. 소극적 권리범위확인심판

특허법원 판례(2003허6043)는 청구항이 2 이상인 경우 확인대상고안이 등록고안의 권리범위에 속하지 아니함에 대해 확인을 구하는 것은 제1항 권리범위는 물론 제2항 권리범위에 속하지 아니함을 확인하여 달라는 취지라 볼 것이라고 판시하였다.

3) 검토

특별히 등록특허의 청구항을 기재하지 아니한 경우라면 적극적 권리범위확인심판의 경우 확인대상발명이 어느 하나의 청구항에라도 속한다는 심결을 구하려는 목적이라는 점, 소극적 권리범위확인심판의 경우 모든 청구항에 대해 속하지 않아야 당초 심판의 목적을 달성할 수 있다는 점에서 판례의 태도는 타당하다. 즉, 소극적 권리범위확인심판의 경우에는 단순병합의 형태로 볼 수 있고, 적극적 권리범위확인심판의 경우에는 단순병합 또는 선택적 병합(단, 이 경우 석명권 행사하여 당사자 의사를 명확히 할 필요가 있음)의 형태로 볼 수 있다 할 것이다.

(2) 권리범위확인심판에서 선사용권의 주장

특허법원 판례(2004허3478)는 선사용권을 가지는 여부는 이 사건 특허발명 자체의 권리범위 확정과 관련이 없으며, 이는 침해소송에서 항변으로서 주장되거나 별도의 확인소송에서 주장되어야 할 것이라 하며, 선사용권 주장을 배척하였다. 생각건대 정당권원의 존부는 그 권리범위를 대상물과의 관계에서 확정하는 권리범위확인심판의 심리범위를 넘어선 것인바 판례의 태도가 타당하다 생각된다.

(3) 금반언 또는 신의칙

심판단계에서 피청구인이 확인대상발명을 실시하는 듯한 언동을 한 후, 심결취소소송에서 실시하지 않는다고 주장하는 것이 금반언 또는 신의칙에 반하여 허용되지 않는 것인지 문제된다. 원심법원(2007허647)은 확인대상발명의 실시 여부는 피청구인의 지배영역에 있는 점, 심결취소소송에서는 확인대상발명의 보정이 허용되지 않는 점을 고려하여, 이러한 행위는 상대방의 신뢰를 해치고, 심판절차를 형해화하므로 금반언에 의해 불허할 것이라고 판시하였다. 이에 대법원(2007후4410)은 심판단계에서 소극적으로 주장하지 않던 주장을 심결취소소송에서 하였다는 사정만으로 금반언에 위반된다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 이를 금반언으로 보는 것은 심결취소소송의 심리범위에 관한 법리와 양립할 수 없어서 허용될 수 없다고 하면서, 원심판결 파기하고 사건을 다시 심리 · 판단하게 하기 위해서 원심 법원에 환송하였다.