특허법 강의 - [19] 권리범위확인심판에 있어서 확인대상발명의 특정

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권리범위확인심판에 있어서 확인대상발명의 특정

1. 권리범위확인심판의 심판청구방식

권리범위확인심판을 청구할 때에는 특허발명과 대비할 수 있는 설명서 및 필요한 도면을 첨부하여야 한다(제140조 제3항). 이에 확인대상발명에 대한 특정의 정도 및 이에 따른 심판원의 조치가 문제된다.

2. 확인대상발명의 특정

(1) 특정의 정도 

판례(2004후486)는 확인대상발명은 특허발명과 서로 대비될 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는바, 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적 구성을 기재하여야 한다고 판시하였다. 다만, 다른 사안에서 판례(2010후3356)는 확인대상발명은 특허발명과 대비될 수 있을 뿐만 아니라, 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 요지변경이 되지 않는 범위내에서 보정을 명하는 등 조치를 취하여야 하며, 그럼에도 특정이 미흡하다면 심결 확정되어도 일사부재리 범위가 불명확하므로, 나머지 발명으로 확인대상발명이 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에도 특정된 것으로 볼 수 없어 각하한다고 판시하였다.

(2) 관련 쟁점

1) 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우

가. 문제점

확인대상발명에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성의 일부가 기재되어 있지 않거나 불명확하나, 나머지 발명으로 확인대상발명이 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에도 특정된 것으로 볼 수 있는지 문제된다.

나. 판례

판례(2010후296)는 확인대상발명에 특허발명의 구성요소와 대응하는 구체적인 구성의 일부가 기재되어 있지 않거나 불명확하나, 나머지 발명으로 확인대상발명이 권리범위에 속하는지 여부 판단할 수 있는 경우 특정된 것으로 보아야한다고 판시하였다.

다. 검토

확인대상발명이 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우에도 특정된 것으로 보지 않으면, 심판경제에 반하고 당사자 의사에도 불합치한다. 따라서 이와 같은 경우에는 특정된다고 보는 것이 타당하다.

2) 특허발명이 수치한정발명인 경우

판례(2003후656)는 수치한정발명의 경우 확인대상발명이 특정되어 있다고 보기 위해서는 확인대상발명이 당해 특허발명에 수치로 한정하고 있는 구성요소에 대응하는 요소를 포함하고 있는지 여부 및 그 수치는 어떠한지 등이 설명서와 도면에 의해 특정되어야 할 것이라고 판시하였다.

3) 특허발명이 제법발명이고 확인대상발명이 물건발명인 경우

가. 특허권의 보호범위에 속하는지의 확인을 구할 수 있는지 여부

판례(2003후2164)는 특허발명이 제법발명의 경우에는 그 방법에 의하여 생산된 물건에까지 특허권의 효력이 미친다 할 것이어서, 특정한 생산방법에 의하여 생산한 물건을 실시발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다고 판시하였다.

나. 특정의 정도

판례(2003후2164)는 특허발명이 제법발명이고 실시발명이 물건발명인 사안에서, 실시발명이 물건의 발명이지만 실시발명의 설명서에 그 생산방법을 구체적으로 특정하고 있는 경우 방법발명인 특허발명과 대비하여 그 권리범위 속하는지 여부를 판단해야 한다고 판시하였다.

4) 소극적 권리범위확인심판과 적극적 권리범위확인심판의 특정의 정도

특허법원 판례(2003허3020)는 소극적 권리범위확인심판의 경우 심판청구인이 스스로 확인대상발명의 실시자이므로 확인대상발명 특정의무에 있어서 적극적 권리범위확인심판의 경우보다 그 정도가 높다고 판시하였다.

3. 확인대상발명의 특정에 흠이 있는 경우 특허심판원의 조치

(1) 직권조사사항 및 보정명령

판례(93후381)는 확인대상발명이 특정되어 있지 않다면 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 ‘보정을 명하는 등의 조치’를 취하여야 할 것이며, 그에 불구하고 특정에 미흡이 있다면 심판청구를 각하하여야 할 것인바, 특정 여부는 법원의 직권조사사항이라고 판시하였다.

(2) 심결취소소송에서 확인대상발명의 보정이 가능한지 여부

1) 판례

판례(99후2372)는 확인대상발명이 불명확하여 특정되지 않은 경우 심판원 및 특허법원은 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 함에도 불구하고 본안에 나아가 심결에 이른 잘못이 있다고 판시하면서, 원심판결을 파기함과 더불어 자판하여 심판원의 심결도 취소하였다.

2) 검토

확인대상발명의 특정에 흠이 있는 경우, 이에 대한 보정은 명백한 오기를 정정하는 경우가 아닌 한 특허심판원에서만 할 수 있다 할 것이다. 생각건대 확인대상발명에 대한 보정으로 소송물이 변하면 심결전치주의(제186조 제6항)에 반하므로 판례와 같이 심결취소소송에서 확인대상발명의 보정이 가능하지 않다고 볼 것이다.