특허법 강의 - [15] 취소신청 또는 무효심판에서의특허의 정정 (제132조의3, 제133조의2)

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취소신청 또는 무효심판에서의특허의 정정 (제132조의3, 제133조의2)

 

1. 의의 및 취지

취소신청 계속 중 또는 무효심판 계속 중에 특허발명과 동일성이 유지되는 범위 내에서 정정을 청구하는 것을 의미한다. 우리법은 부실 특허의 정리를 위해 취소신청 및 무효심판을 규정하고 있는 반면, 특허권자에게 정정청구를 통해 방어할 수 있는 기회를 부여하여 형평을 도모하고 있다.

2. 정정청구

(1) 청구인

특허권자만이 할 수 있으며 특허권이 공유인 경우 공유자 전원이 하여야 한다(제139조 제3항). 한편, 전용실시권자, 직무발명에 의한 통상실시권자, 허락에 의한 통상실시권자, 질권자의 동의가 필요하다(제132조의 3 제3항 준용 제136조 제8항, 제133조의 2 제4항 준용 제136조 제8항). 다만, 특허권자가 정정심판을 청구하기 위하여 동의를 받아야 하는 자가 무효심판을 청구한 경우에는 그러하지 아니하다(제136조 제8항 단서).

(2) 청구범위

청구범위 감축, 잘못된 기재의 정정, 불분명한 기재를 명확히 하는 경우라야 한다(제132조의 3 제1항, 제133조의 2 제1항).

위 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면의 범위 내에서 할 수 있으며, 잘못된 기재의 정정은 최초의 명세서 또는 도면의 범위 내에서 할 수 있다(제132조의 3 제3항 준용 제136조 제3항, 제133조의 2 제4항 준용 제136조 제3항). 판례(2012후3404)는 명세서 또는 도면의 범위 내일 것(136 제3항)의 의미는 명시적으로 기재된 것뿐만 아니라 명시적으로 기재되어 있지 않지만, 출원시 기술 상식으로 볼 때 당해 기술분야의 통상의 기술자라면 명세서의 기재로부터 그와 같은 기재가 있는 것과 마찬가지로 명확하게 이해할 수 있는 사항을 포함하지만, 그러한 사항의 범위를 넘는 신규사항을 추가하여 특허발명의 명세서 또는 도면을 정정하는 것은 허용될 수 없다고 판시하였다.

또한, 위 정정은 청구범위를 실질적으로 확장 · 변경할 수 없다(제132조의 3 제3항 준용 제136조 제4항, 제133조의 2 제4항 준용 제136조 제4항).

청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정의 경우, 정정 후 청구범위가 출원시 특허를 받을 수 있는 경우라야 한다(제132조의 3 제3항 준용 제136조 제5항, 제133조의 2 제4항 준용 제136조 제5항). 다만, 취소신청 또는 무효심판이 청구된 청구항을 정정하는 경우에는 정정 후 청구범위가 출원시 특허를 받을 수 있는 경우를 요하지 않는다(제132조의 3 제5항, 제133조의 2 제6항). 이는 취소사유 또는 무효사유의 존부는 특허의 정정의 인정여부 판단시가 아니라 취소사유 또는 무효사유 판단시에 할 수 있도록 규정한 것으로서, 절차의 반복을 피하여 심판경제를 도모하기 위한 것이다.

(3) 청구시기

1) 취소신청

특허권자에게 특허의 취소이유를 통지하여 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 준 경우, 그 지정된 기간 내에만 정정이 가능하다(제132조의 3 제1항).

2) 무효심판

답변서제출기간 내(제147조 제1항), 직권심리에 대한 의견서제출기간 내(제159조 제1항 후단), 심판장이 답변서제출기간 후라도 청구인의 증거서류 제출로 인하여 정정청구의 필요성이 인정되는 경우(제133조의2 제1항 후단)에 정정을 할 수 있다.

3. 심리

(1) 의견서제출기회 부여 및 보정

1) 의견서제출기회 부여

심판관은 정정의 객체적 요건 위반시에는 청구인에게 그 이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(제132조의 3 제3항 준용 제136조 제6항, 제133조의2 제4항 준용 제136조 제6항). 판례(2011후934)는 정정청구의 적법여부를 판단하는 무효심판 또는 그 심결취소소송에서 의견서제출기회를 부여한바 없는 별개의 사유를 들어 정정청구를 받아들이지 않는 심결을 하거나 심결에 대한 취소청구를 기각할 수 없다고 판시하였다.

2) 보정

청구인은 심리종결의 통지(제162조 제3항)가 있기 전에 심판청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면을 보정할 수 있으나(제132조의 3 제3항 준용 제136조 제11항, 제133조의 2 제4항 준용 제136조 제11항), 이러한 보정은 요지변경이 아닌 범위에서만 가능하다. 즉, 당초의 정정사항을 삭제하거나, 정정내용이 실질적으로 동일한 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도만 허용된다.

(2) 정정의 적법여부에 따른 심리진행

1) 특허의 정정이 적법한 경우

특허의 정정청구가 적법한 경우에는 정정한 명세서 또는 도면에 의하여 취소신청에 대한 심리 또는 무효심판청구에 대한 심리를 진행한다. 적법한 정정이 인정되지 않은 경우라도 독립하여 불복할 수 없다.

2) 특허의 정정이 부적법한 경우

특허의 정정청구가 객체적 요건에 위배된 경우 취소신청 또는 무효심판의 진행시에 정정한 명세서 또는 도면을 반영하지 않는다. 시기적 요건 위배의 경우에는 반려의 대상이 된다. 부적법한 특허의 정정이 착오로 인정된 경우에는 정정무효사유에 해당되므로 이해관계인은 정정무효심판을 청구할 수 있을 것이다(제137조).

(3) 정정청구의 취하

1) 취소신청

특허취소신청절차에서의 특허의 정정청구는 특허권자에게 특허의 취소이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 준 경우, 그 지정된 기간 및 그 기간의 만료일로부터 1개월 이내의 기간이나(제132조의 3 제4항 제1호), 정정이 부적법하다고 판단되어 의견서를 제출할 수 있는 기회를 준 경우에는 그 지정된 기간(제132조의 3 제4항 제2호)에 취하할 수 있다. 정정청구가 신청지연 목적으로 악용되는 것을 방지하기 위함이다.

2) 무효심판

무효심판절차에서의 특허의 정정청구는 답변서 제출기간 내, 직권심리에 의한 의견서제출기간 내, 무효심판청구인의 새로운 증거제출로 인하여 피청구인에게 정정청구를 허용할 필요성이 있다고 인정되는 경우의 지정된 기간 및 그 기간의 만료일로부터 1개월 이내의 기간이나(제133조의 2 제5항 제1호), 정정이 부적법하다고 판단되어 의견서를 제출할 수 있는 기회를 준 경우에는 그 지정된 기간(제133조의 2 제5항 제2호)에 취하할 수 있다. 정정청구가 심판지연 목적으로 악용되는 것을 방지하기 위함이다.

4. 관련문제

(1) 특허의 정정의 확정 시점

판례(2010후2698)는 무효심판에서 정정청구가 있는 경우 독립된 정정심판 청구와 달리 정정청구 부분은 따로 확정되지 아니하고 무효심판 심결의 확정시 함께 확정된다고 판시하였다. 생각건대 특허의 적정의 인정여부는 독립하여 심리되는 것이 아니고, 무효심판절차에서 함께 심리되는 것이므로 판례가 타당하다.

(2) 특허의 정정의 인정여부를 일체로 판단하여야 하는지 여부

판례(2007후1053)는 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 한다고 판시하였다. 한편, 위 판례는 정정청구를 인정하고 제1항 내지 제5항의 무효심판청구를 기각한 심결을 취소한 원심판결 중 제3항의 특허무효에 관한 부분에 대한 상고만이 이유 있고 정정사항이 청구범위 전체에 걸쳐있는 사안에서 정정청구 부분을 포함한 원심판결 전부가 파기되어야 한다고 판시하였다.

(3) 부적법한 특허의 정정이 간과되어 인정된 경우

특허법원 판례(2008허5137)는 무효심판절차에서 부적법한 정정을 받아들인 잘못은 있지만, 특허무효라는 결론이 동일한 경우 심결을 취소할 실익이 없다고 판시하였다.