특허법 강의 - [11] 거절결정불복심판(제132조의 17)

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거절결정불복심판(제132조의 17)

 

1. 서

(1) 의의 및 취지

특허거절결정을 받은 자는 결정에 불복하고자 할 때, 그 결정등본을 송달 받은 날로부터 30일내 불복심판을 청구할 수 있다. 출원인 입장에서는 권리구제의 기회를 부여하는 것이며, 특허청 입장에서는 자기시정의 기회를 부여하는 것이고, 심사의 공정성을 사후적으로 담보하기 위한 것이다.

(2) 성질

심사절차와 심판절차는 심급구조가 인정되지 않는바 양 절차는 별개이다. 다만, 심사에서 밟은 특허에 관한 절차는 특허거절결정에 대한 심판에서도 효력이 있다는 점(제172조), 거절결정불복심판의 대상이 심사관의 거절결정 등이라는 점을 고려해보면 실질적으로는 심사에 대한 속심적 성격을 가진다고 할 것이다.

2. 심판청구

(1) 청구인

특허출원에 대해 거절결정을 받은 경우 출원인, 존속기간연장등록출원에 대해 거절결정을 받은 경우 특허권자가 거절결정불복심판을 청구할 수 있다. 공동출원의 경우에는 전원이 하여야하며(제139조 제3항), 대리인을 선임한 경우 그 대리인에게 특별수권이 있어야 한다(제6조).

(2) 청구범위

거절결정을 받은 특허출원이나 존속기간연장등록출원을 그 대상으로 하며, 거절결정 · 보정각하(단, 제51조 제3항 괄호 제외)의 타당성과 심사절차의 위법 여부에 대해 다툴 수 있다.

(3) 청구시기

거절결정등본송달일로부터 30일 이내에 청구하여야 한다. 다만, 그 기간은 연장이 가능하며(제15조 제1항), 추후보완의 대상이 될 수 있다(제17조).

3. 심리 및 심결

(1) 심리범위

심판원이 당해출원의 거절이유를 심리함에 있어서는 ‘원결정의 거절이유’에 한정되지 않고 당해 특허출원이 특허요건을 충족하였는지 여부를 전면적으로 재심리한다. 따라서 원거절결정의 이유와 다른 이유로 거절결정을 지지하는 심결이 가능하다.

(2) 거절이유통지 및 의견서제출기회 부여

1) 제170조 제1항

가. 제63조 제1항의 준용

거절한다는 취지의 심결시에는 거절이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서제출기회를 부여하여야 한다. 한편, 판례(96후177)는 거절이유에 따른 의견서제출기회의 부여는 심사의 적정, 심사제도의 신용유지를 위한 공익상 요구에 기인한 강행규정이라고 판시하였다.

나. 제63조 제2항의 준용

청구항이 2 이상인 경우 출원인의 절차권 보호를 위해 거절되는 청구항을 명시하고, 청구항 별로 거절이유를 구체적으로 기재하여야 한다.

2) 제170조 제2항

가. 다른 거절이유

거절이유통지 및 의견서제출기회의 부여는 특허거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에 한한다. 다른 거절이유인지 여부는 거절결정의 근거가 된 인용문헌, 거절이유 등의 차이를 기준으로 판단한다.

나. 판례

판례(2007후3820)도 거절결정의 이유는 적어도 그 주지에 있어서 거절이유통지서에 기재된 이유와 부합하여야 하고, 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우가 아니라면 거절이유의 통지는 필요치 않다고 판시하였다.

(3) 심결

1) 기각심결

심판청구가 이유 없는 경우 기각심결이 내려지고, 심결등본 송달일로부터 30일내 특허법원에 불복할 수 있다(제186조). 판례(2007후3820)는 거절이유 통지하여 의견서제출기회를 부여하지 않고 거절결정하는 것은 제63조 본문에 위반되어 위법한 것이 원칙이나, 거절결정의 이유에 심사관이 통지하지 아니한 거절이유가 일부 포함되어 있더라도 거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결이유가 심사관이 통지하지 아니한 거절이유를 들어 거절결정을 유지하는 것이 아니라면 위법하지 않다고 판시하였다.

2) 인용심결

가. 원거절결정의 취소

심판청구가 이유있는 경우 인용심결이 내려진다. 이때 특허심판원은 심결로써 특허거절결정 또는 특허권의 존속기간의 연장등록거절결정을 취소하여야 한다(제176조 제1항).

나. 자판 또는 환송

한편, 자판하여 ‘특허심결’을 내릴 것인지, 아니면 환송할 것인지 여부는 심판관의 자유재량에 맡겨져 있다(제176조 제2항).

다. 기속력

심결의 실효성을 도모하기 위해 심사국으로 환송한 경우 ‘취소의 기본이 된 이유’는 그 사건에 대해 심사관을 기속한다(제176조 제3항). 기속력의 범위는 심결의 주문 및 그 전제로 된 요건사실의 인정과 효력의 판단에 미치는 것이 원칙이고, 심결의 결론과 직접적인 관계가 없는 방론이나 간접사실의 판단에까지 미치는 것은 아니다.