특허법 강의 - [12] 특허의 무효심판 (제133조)

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특허의 무효심판 (제133조)

 

1. 서

(1) 의의 및 취지

특허권에 무효사유(제133조 제1항 각호)가 인정되는 경우 이를 청구이유로 이해관계인 또는 심사관이 그 특허의 무효를 구하는 심판을 의미한다. 심사의 진정성에 대한 사후적 보장수단이며, 침해주장으로부터 발본적 · 근본적으로 벗어날 수 있다는 것에 실익이 있다.

(2) 성질

특허의 무효심판에 대해 특허심판원이 기각심결로 답하는 경우는 단지 무효가 아님을 확인하는 확인적 행정행위에 해당하지만, 인용심결로 답하는 경우에는 우리 판례가 공정력을 원칙으로 하고 있다는 점에서 새로운 법률관계를 형성시키는 형성적 행정행위에 해당한다.

2. 심판청구

(1) 청구인 및 피청구인

1) 청구인

가. 이해관계인

심판청구의 난립으로 인한 심판적체를 해소하기 위한 수단으로서 공중의 경우에는 이해관계인으로 무효심판의 청구인 적격이 제한된다. 구법은 설정등록일로부터 3월은 누구든지 가능하도록 규정하였으나, 2017. 3. 1. 시행 개정법에서 취소신청제도가 도입되면서 이를 삭제하여 취소신청제도와 중복을 배제하였다.

나. 심사관

판례(70후3)는 심사관 개인을 이해관계인으로 인정한 것이 아니라 제도의 원활한 목적달성을 위한 공익적 견지에서 나온 것이므로 그 심사관은 심판제기시 심사를 담당하고 있는 자이면 되고 반드시 당해출원에 대하여 심사를 담당한 심사관에 한하거나 심결당시에 그 심사관의 지위에 있어야 하는 것은 아니라고 하였다.

2) 피청구인

가. 특허권자

무효심판의 피청구인은 현재 특허등록원부에 특허권자로 등록된 특허권자이어야 하며, 전용실시권이 설정되어 있다하더라도 전용실시권자를 대상으로 할 수 없다.

나. 특허권이 공유인 경우

공유인 특허권의 특허권자에 대하여 심판을 청구하는 때에 공유자 전원을 피청구인으로 하여 청구하여야 한다(제139조 제2항).

(2) 청구범위

1) 무효사유

ㄱ) 출원인과 관련된 무효사유: 특허를 받을 수 있는 권리(제33조 제1항 본문), 공동출원(제44조)이 있으며, 다만 이 경우 제99조의 2 제2항에 따라 이전등록된 경우에는 제외함. 또한, 권리능력(제25조)이 있음.

ㄴ) 발명 그 자체와 관련된 무효사유: 판례(2001후3149)는 발명의 성립성(제2조 제1호)이 흠결된 경우 제29조 제1항 본문을 이유로 거절하는바, 발명의 성립성이 흠결된 경우도 무효사유를 구성함. 이외에도 산업상이용가능성(제29조 제1항 본문), 특허를 받을 수 없는 발명(제32조)이 있음.

ㄷ) 선공지 또는 선출원과 관련된 무효사유: 신규성(제29조 제1항 단서), 진보성(제29조 제2항), 선원주의(제36조), 확대된 선원주의(제29조 제3항)가 있음.

ㄹ) 명세서 기재방법 등과 관련된 무효사유: 발명의 설명에 관한 기재방법(제42조 제3항 제1호), 청구범위의 기재방법(제42조 제4항)이 있음.

ㅁ) 기타 무효사유: 후발적 무효사유(제133조 제1항 제4호), 조약에 위반된 경우(제133조 제1항 제5호), (원문)신규사항 추가금지(제133조 제1항 제6호), 분할출원의 범위(제133조 제1항 제7호), 변경출원의 범위(제133조 제1항 제8호)가 있음.

2) 일부청구 가부

청구항별로 독립한 하나의 발명을 형성하고 있으며, 심판경제를 고려하여 청구항이 둘 이상인 때는 청구항마다 청구할 수 있다(제133조 제1항).

(3) 청구시기

무효심판은 특허권의 존속 중에는 물론 특허권의 소멸 후에도 청구가 가능하다(제133조 제2항). 특허권이 소멸된 후에도 존속기간 중 침해에 대해 권리행사가 가능함을 고려한 것이다. 다만, 이때의 ‘소멸’은 장래효가 있는 존속기간의 만료, 특허권의 포기 등에 의한 경우를 의미하며, 소급효가 있는 무효심결의 확정의 경우(단, 후발적 무효사유는 제외됨)는 포함되지 않는다.

3. 심리 및 심결

(1) 일부무효의 법리

1) 판례

판례(99후2181)는 출원에 청구항이 수개인 경우 하나라도 거절이유가 있다면 그 출원은 전부 거절되어야 하나, 무효심판에 있어서는 청구항마다 무효사유의 유무를 판단하여야 하는바, 제1항이 무효라고 하여 제2항도 무효라고 할 수 없다고 판시하였다.

2) 검토

생각건대 발명 간에 총괄적 개념이 있어 하나의 출원으로 등록되었음은 별론, 청구항마다 특허권이 존재하며(제215조), 특허권자의 보호측면에서도 타당한 판시이다.

(2) 심결

심판관은 특허무효사유에 해당되지 않아 무효심판 청구가 이유 없다고 판단한 경우에는 기각심결을 하여야 하며, 특허무효사유에 해당되어 무효심판 청구가 이유 있다고 판단한 경우에는 인용심결을 하여야 한다. 무효심판의 청구인 또는 피청구인이 자신에게 불리한 심결에 불복하고자 하는 경우에는 심판장으로부터 심결등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에 특허법원에 심결취소소송을 제기할 수 있다(제186조 제1항).

(3) 무효심결의 소급효(제133조 제3항) 및 무효심판청구의 실익

가사 등록특허에 무효사유가 존재하더라도 무효심결이 확정되기까지는 일을 유효한 권리로 추정된다(공정력). 그러나 침해가 성립하였더라도 후발적 무효사유를 제외하고는 무효심결이 확정되면 소급하여 침해는 성립하지 않는 것으로 볼 것인바, 무효심판 청구는 침해경고를 받은 자에게 있어서 침해주장으로부터 발본적 · 근본적으로 벗어날 수 있다는 점에 실익이 있다고 할 것이다.