특허법 강의 - [4] 심판청구인 적격으로서의 이해관계인

※본 포스팅은 특허법에 대해 공부하시는 분들, 변리사 수험생, 지식재산능력시험(IPAT)을 준비하시는 분들을 위한 것입니다. 수험적으로 이용하시는 것은 무료입니다. 
※내용 중 판례는 가능한 원문을 링크하고자 했습니다. 다만, 미간행 판례나 심판사건의 경우에는 링크가 없을 수 있습니다. 
※본 포스팅은 2021.05.22.을 기준으로 작성되었습니다. 새로운 판례가 나오거나 내용이 업데이트 되면 내용이 수정될 수 있습니다.
※본 포스팅의 내용이나 특허에 궁금하신 점이 있으시면 댓글로 질문을 남겨주시면 확인하는대로 답변을 드리겠습니다. 
※본 포스팅의 내용 중에 잘못된 것이나 새로운 판례, 개정법 등의 사항이 반영되지 않은 것이 있다면 알려주세요. 추가 또는 수정하도록 하겠습니다.

 

심판청구인 적격으로서의 이해관계인

 

 

1. 의의 및 취지

이해관계인이란 특허권자로부터 특허권의 대항을 받을 염려가 있는 직접적 · 현실적 이해관계를 가진 자를 의미한다. 무효심판, 권리범위확인심판 등에서 청구인에게 이해관계가 있을 것을 요구하는 것은 심판청구가 남용되는 것을 방지하기 위함이다.

2. 판단방법

(1) 구체적 · 개별적 판단

이해관계는 심판사건과의 관계에서 구체적 · 개별적으로 판단되어야 하는 것이고, 당사자능력처럼 개개의 사건을 떠나서 추상적 · 일반적으로 판단되면 안 된다.

(2) 판단시점

이해관계는 심결시를 기준으로 그 존부를 판단한다. 판례(99후1331)는 심판청구 당시 이해관계가 있었으나 심판 계속 중 다투지 아니하는 합의가 있는 경우 이해관계가 소멸된 것으로 해석하여야 한다고 판시하였다. 반면, 심판청구 당시에는 이해관계가 없었다고 하더라도 심결시에 이해관계를 갖게 되면 이해관계인으로 인정하는 것이 심판실무이다.

3. 법적 취급

무효심판, 권리범위확인심판 등에서 청구인에게 요구되는 이해관계는 심판 청구요건으로서, 이러한 심판 등에서 이해관계 없는 자의 심판청구는 청구인 적격의 흠이 있는 심판청구로서 심결각하된다. 이해관계의 존부에 대한 판단은 직권조사사항이다.

4. 판례의 구체적 · 개별적 판단 사례

(1) 이해관계를 긍정한 사례

1) 무효심판

ㄱ) 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이란 특허권자로부터 특허권의 대항을 받을 염려가 있는 직접적 · 현실적 이해관계를 가진 자를 의미하며, 이에는 동종업자도 포함됨(2007후1022, 등록무효).

ㄴ) 등록고안의 침해가 되는 물건에 대하여는 생산하지 않을 것이라는 취지의 서약서를 작성한 경우, 위 서약서의 취지는 피고가 등록고안의 침해가 되는 물품을 생산하지 않겠다는 약속을 한 것에 불과할 뿐, 무효심판의 청구권까지 포기한 것으로 볼 수 없는바 동종업자인 피고에게 이해관계가 없다고 할 수 없음(99후2846, 등록무효).

ㄷ) 무효심판은 이해관계인에게 청구인 적격이 인정되는바, 심판청구 당시 이해관계가 있었던 자라 하더라도 심판 계속 중 그 심판에 관하여 당사자 사이에 다투지 아니하기로 하는 합의가 있었다면 특별한 사정이 없는 한 그 이해관계는 소멸된다고 해석하여야 하나, 당해 의장권을 더 이상 침해하지 않으며 기존 의장등록 제품을 제작한 것을 폐기하겠다는 내용만을 포함하는 합의서를 작성한 경우 이에는 그 등록의장권의 효력에 대해서도 무효심판절차를 통해 일체 다투지 않겠다는 취지까지 포함하는 것으로 보기 어려워 위와 같은 합의만으로 그 무효심판을 유지할 이해관계가 소멸하였다고 단정할 수 없음(99후1331, 등록무효).

2) 권리범위확인심판

ㄱ) 특허권 등의 심판에 있어서, 심판을 청구할 수 있는 이해관계인은 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생길 염려가 있는 대상물을 제조 · 판매 · 사용하는 것을 업으로 하고 있는 자에 한하지 아니하고 그 업무의 성질상 장래에 그러한 물품을 업으로 제조 · 판매 · 사용하리라 추측이 갈 수 있는 자도 포함됨(97후3241, 권리범위확인심판).

ㄴ) 심판 계속 중 심판청구인이 그 실용신안권에 관한 제조판매영업권을 양도하였다 하여도 실용신안법상의 이해관계인임에 변함이 없고 당사자 적격에도 영향이 없음(76후33, 권리범위확인심판).

ㄷ) 실용신안권자와 그 실용신안권 침해의 고소를 당한 자 사이에 그 권리를 인정하고 그 권리에 위반되는 행위를 하지 않는다는 약정을 하였다하더라도, 그 합의로써 고소를 당한 자가 곧바로 자신이 실시했던 특정 고안이 등록고안의 권리범위에 속함을 인정하였다거나 그 등록고안의 권리범위를 확인하는 심판청구권까지 포기한 것으로 볼 수 없으므로, 그와 같은 합의가 있었다는 사정만으로 심판청구인의 권리범위확인심판에 관한 이해관계가 소멸하였다고 할 수는 없음(95후1050, 권리범위확인심판).

ㄹ) 동일한 고안으로 동일한 당사자에 대해 그 상대방이 가지는 어느 실용신안권의 권리범위 확인청구를 하고 있거나 심판을 받았다 할지라도 특별한 사정이 없는 한 이와 별개의 실용신안권에 대한 권리범위확인청구가 이중 청구가 된다거나 전 심결로써 이해관계가 소멸된다고 볼 수 없음(80후65, 권리범위확인심판).

(2) 이해관계를 부정한 사례

ㄱ) 심판청구 당시 이해관계가 있는 당사자라 하더라도 심판계속 중에 당사자 사이에 다투지 아니하기로 하는 합의가 있다면 특별한 사정이 없는 한 이해관계는 소멸된다고 보아야 함(99후2198, 등록무효).

ㄴ) 특정의 이해관계인이 특허권리자와 사이에 특허에 관한 분쟁을 일체 아니하기로 화해한 경우, 그들 간에는 다툼이 없어져 그 이해관계인이 특허권리자로부터 그 권리의 대항을 받을 염려나 그 특허의 발명을 사용하리라는 추측이 없는 경우가 되었다고 일응 볼 수 있으므로 동인의 그 특허에 관하여 무효심판을 청구할 이해관계인의 지위를 상실함(77후50, 등록무효).

5. 관련문제

(1) 실시권자의 무효심판청구인 적격

1) 문제점

무효심판은 이해관계인 또는 심판관에게 청구인 적격이 인정(제133조 제1항)되는 바, 실시권자가 실시권 계약을 통해 더 이상 특허권에 대하여 다투지 아니하겠다는 의사를 표시한 것이어서 실시권자의 이해관계가 소멸된 것인지 문제된다.

2) 학설

실시권자의 무효심판청구인 적격에 대해 신의칙에 근거하여 부정하는 견해와 실시료지급의무가 면제되고 공익적 측면에서 긍정하는 견해가 있다.

3) 판례

전원합의체 판례(2017후2819)는 “특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다.”고 판시하였다.

4) 검토

실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되므로 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있으며, 특허에 무효사유가 존재하더라도 무효심결 확정 전까지 일응 유효하고 무효심결 확정까지는 상당한 비용과 시간이 소모되는바, 실시권자는 그 특허권이 무효임을 예상하더라도 우선 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 무효 여부에 대한 다툼을 미루어 둘 수 있는바, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다. 따라서 실시권자에게 무효심판의 청구인 적격이 인정될 것이다.

(2) 이해관계 폐지론

실질적으로 이해관계 없는 자가 청구하는 경우가 드물다는 점, 이해관계 유무가 오히려 심판지연 문제를 초래한다는 점을 근거로 이해관계 규정의 취지인 심판청구 남용방지, 심판사건의 적체해소가 무색해질 수 있다는 측면에서 이해관계를 폐지하다는 것이 타당하다는 견해가 있다.이해관계인이란 특허권자로부터 특허권의 대항을 받을 염려가 있는 직접적 · 현실적 이해관계를 가진 자를 의미한다. 무효심판, 권리범위확인심판 등에서 청구인에게 이해관계가 있을 것을 요구하는 것은 심판청구가 남용되는 것을 방지하기 위함이다.