특허법 강의 - [1] 심판제도

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심판제도

 

 

1. 의의 및 취지

출원에 대한 심사관의 처분 또는 처분에 의해 부여된 특허권에 관한 분쟁 해결을 목적으로 하는 심판관합의체에 의해 행해지는 행정 심판을 의미한다. 이와 같이 일반행정심판 · 소송과 별도로 두는 이유는 산업재산권은 전문적인 기술 내용 등을 바탕으로 하기 때문에 이에 대한 적부를 전문지식과 경험을 갖춘 심판관에 의하여 재판의 전심절차로서 행정심판기관으로 하여금 그 적법 여부를 판단하도록 함이 바람직하기 때문이다.

2. 심판의 종류

(1) 구분

특허심판은 ‘결정계 심판’과 ‘당사자계 심판’으로 구분되는데, 결정계 심판은 심사관의 처분에 불복하는 심판이고, 당사자계 심판은 이미 설정된 권리 또는 사실관계에 대한 분쟁의 해결을 구하는 심판이다. 결정계 심판은 참가제도가 인정되지 않으며, 심판비용은 청구인이 부담한다.

(2) 결정계 심판

1) 거절결정불복심판(제132조의 17)

특허거절결정 또는 특허권의 존속기간연장등록 거절결정을 받은 자가 결정에 불복하고자 할 때, 그 결정등본을 송달 받은 날로부터 30일내 심판을 청구할 수 있다. 출원인 입장에서는 권리구제의 기회를 부여하는 것이며, 특허청 입장에서는 자기시정의 기회를 부여하는 것이고, 심사의 공정성을 사후적으로 담보하기 위한 것이다.

2) 정정심판(제136조)

특허발명과 동일성을 유지하는 범위 내에서 정정을 구하는 심판을 의미한다. 특허발명에 내재된 무효사유를 해소할 수 있으며, 제3자의 불측의 피해를 방지하기 위해 제한적 범위 내에서만 인정된다.

(3) 당사자계 심판

1) 특허의 무효심판(제133조)

특허권에 무효사유(제133조 제1항 각호)가 인정되는 경우 이를 청구이유로 이해관계인 또는 심사관이 그 특허의 무효를 구하는 심판을 의미한다. 심사의 진정성에 대한 사후적 보장수단이며, 침해주장으로부터의 발본적 · 근본적으로 벗어날 수 있다는 것에 실익이 있다.

2) 특허권의 존속기간 연장등록 무효심판(제134조)

존속기간연장등록된 특허권에 대해 존속기간연장연장등록 무효사유(제134조 제1항 각호 또는 제134조 제2항 각호)가 인정되는 경우 이를 청구이유로 이해관계인 또는 심사관이 그 특허의 무효를 구하는 심판을 의미한다.

3) 정정의 무효심판(제137조)

이해관계인 또는 심사관은 정정심판(제136조 제1항) 또는 정정청구(제132조의 3 제1항, 제133조의 2 제1항, 또는 제137조 제3항)에 따른 특허발명의 명세서 또는 도면에 대한 정정이 정정무효사유(제137조 제1항 각호)에 위반되는 경우 그 정정의 무효심판을 청구할 수 있다. 이는 정정청구된 특허권의 보호범위가 부당하게 확장 · 변경되어 제3자에게 불측의 손해를 입히는 것을 방지하기 위한 것이다.

4) 권리범위확인심판(제135조)

특허권에 관한 분쟁에 대해 공적인 확인을 구하는 심판으로서, 분쟁을 조기에 해결함으로써 신속한 권리구제를 도모함과 동시에 민 · 형사상 분쟁이 특허소송으로 발전되는 것을 예방하는 측면에서 실익이 있다.

5) 통상실시권허여의 심판(제138조)

선원권리자의 이익을 부당하게 저해하지 않으면서, 산업발전 측면에서 후원 권리자의 실시를 확보하기 위해 인정되는 심판으로 선 · 후원 권리간에 이용관계가 성립하여야 하며, 선원권리자가 정당한 이유 없이 허락하지 않거나 허락을 받을 수 없는 때에 해당해야 하며, 후원 권리에 상당한 경제적 가치가 인정되는 중요한 기술적 진보가 있을 것의 요건을 만족하여야 한다.

(4) 기타

부수적 심판으로서 제척 · 기피 신청에 대한 결정(제152조), 참가 신청에 대한 결정(제156조), 증거보전신청에 대한 결정(제157조), 심판비용에 대한 결정(제165조) 등이 존재한다.

3. 심판의 청구

(1) 심판청구의 방식

1) 필수적 기재사항

가. 일반적인 경우

당사자의 성명 및 주소, 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지, 심판사건의 표시, 청구의 취지 및 그 이유를 기재한 심판청구서를 심판원장에게 제출하여야 한다(제140조 제1항).

나. 거절결정불복심판의 경우

당사자의 성명 및 주소, 대리인이 있는 경우에는 그 대리인의 성명 및 주소나 영업소의 소재지, 출원일 및 출원번호, 발명의 명칭, 특허거절결정일, 심판사건의 표시, 청구의 취지 및 그 이유를 기재한 심판청구서를 심판원장에 제출하여야 한다(제140조의2 제1항).

2) 필수적 첨부서류

권리범위확인심판의 경우 특허발명과 대비되는 설명서 및 필요한 도면(제140조 제3항)을, 정정심판의 경우 정정한 명세서 및 도면을 첨부하여야 한다(제140조 제5항).

(2) 심판청구서의 보정

1) 원칙

심판절차의 지연, 피청구인의 방어권 행사 곤란을 방지하기 위하여 심판청구서는 그 요지를 변경 할 수 없다(제140조 제2항, 제140조의2 제2항). 다만, 특허법원 판례(2007허8252)는 명백한 오기를 바로 잡는 경우, 불명확한 부분을 구체화하는 경우, 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 경우에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지된다고 인정되는 경우에는 요지변경에 해당하지 않는다고 하였다.

2) 예외

가. 청구의 이유를 보정하는 경우

청구이유의 경우에는 심리종결 전까지 요지 변경의 제한 없이 보정 가능하다(제140조 제2항 제2호, 제140조의 2 제2항 제2호). 다만, 이는 무효사유나 공격방어방법, 증거 자료 등의 보정을 의미하는 것이며, 청구항의 보정은 청구취지를 변경하는 것으로 허용되지 않는다.

나. 특허권자 또는 거절결정불복심판 청구인의 보정

심판절차의 지연, 피청구인의 방어권 행사 곤란을 방지하기 위해 심판청구서는 그 요지를 변경 할 수 없이 원칙이다(제140조 제2항, 제140조의2 제2항). 다만, 당사자 중 특허권자의 기재를 바로잡기 위하여 보정(특허권자를 추가하는 것을 포함하되, 청구인이 특허권자인 경우에는 추가되는 특허권자의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우(제140조 제2항 제1호), 거절결정불복심판의 청구인의 기재를 바로잡기 위하여 보정(청구인을 추가하는 것을 포함하되, 그 청구인의 동의가 있는 경우로 한정한다)하는 경우(제140조의 2 제2항 제1호)는 심판청구인 편의 및 심판경제 측면에서 요지변경으로 보지 아니하도록 규정하였다.

다. 권리범위확인심판에 있어 확인대상발명의 보정

구법상 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 보정을 동일성 범위에서만 허용하여, 피청구인의 실시주장 발명과 상이한 경우 재청구가 불가피하여 소송경제에 반하는 문제가 있었다. 이에 2007. 07. 01. 시행 개정법은 제140조 제2항 제3호 심판청구서의 확인대상발명(청구인이 주장하는 피청구인의 발명을 말함)의 설명서 또는 도면에 대하여 피청구인이 자신이 실제로 실시하고 있는 발명과 비교하여 다르다고 주장하는 경우에 청구인이 피청구인의 실시 발명과 동일하게 하기 위하여 심판청구서의 확인대상발명의 설명서 또는 도면을 보정하는 경우에는 요지변경이 아닌 것으로 규정하였다. 이는 심판청구인 편의 및 심판경제를 도모하기 위한 것이다.

4. 심판의 진행

(1) 방식심리 및 결정각하

방식심리란 심판장이 ‘심판청구서’의 적법성을 심리하는 절차를 의미하며, 심판을 청구함에 있어 행위능력 · 대리권에 흠이 있는 경우, 심판청구서 방식에 흠이 있는 경우, 수수료를 불납한 경우 등의 사유가 인정되며 기간을 정하여 심판청구인에게 보정을 명하여야 하고(제141조 제1항), 지정된 기간 내에 그 흠이 해소되지 않으면 심판장은 서면으로 이유를 붙여 결정으로 심판청구서를 각하하여야 한다(제141조 제2항 및 제3항).

(2) 적법성 심리 및 심결각하

적법성 심리란 심판관합의체가 ‘심판청구’의 적법성을 심리하는 절차를 의미한다. 심판관합의체는 심판이 부적법한 경우 답변서제출기회를 부여하고, 그 흠이 해소되지 않으면 심결로서 그 심판청구를 각하하여야 한다. 단, 흠결을 보정할 수 없는 경우라면 답변서제출기회를 부여함 없이 심결 각하할 수 있다(제142조).

(3) 본안심리

심판의 적정과 공평을 위해 심판절차는 당사자 대립구조를 가지며, 민사소송법의 절차를 준용하는 경우가 많다. 다만, 특허권은 대세적 효력을 갖는바 실체적 진실 발견이 당사자의 자주적 분쟁해결권보다 중요하므로 특허법상 심판은 직권진행주의와 직권탐지주의에 의한다.

5. 심판의 종료

(1) 심결에 의한 종료

1) 심리종결통지 및 심결

심판은 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 심결로써 종결한다(제162조 제1항). 심결은 심리종결통지를 한 날부터 20일 이내에 하여야 하며(제162조 제5항), 필요하다고 인정하면 심리종결을 통지한 후에도 당사자 또는 참가인의 신청에 의하여 또는 직권으로 심리를 재개할 수 있다(제162조 제4항).

2) 심리종결통지와 관련된 쟁점

가. 심리종결통지의 취지

판례(83후71)는 심리종결을 통지하는 이유는 특허심판은 서면심리와 구두심리의 경우에도 직권으로 진행하므로, 심리 종결 전에 심리진행 상황을 주지시켜 심결절차의 공정과 촉진을 기하고자 함에 있다고 판시하였다.

나. 심리종결통지가 훈시규정인지 여부

판례(79후35)는 심리종결통지의 규정은 당사자에게 자료의 추가제출이나 심리재개신청의 기회를 주려는 취지가 아니고 심결을 할 수 있을 정도로 사건이 성숙되었다고 인정된 경우에는 그 심리종결을 당사자에게 통지하고 지체없이 심결하도록 하기 위한 훈시규정에 불과하다고 판시하였다.

(2) 심판청구의 취하에 의한 종료

1) 취하서의 제출 및 피청구인의 동의

심판청구는 심결이 확정될 때까지 심판원장 또는 심판장에게 취하서를 제출하여 취하할 수 있으며(시행규칙 제69조 제1항), 취하시 심판 청구는 처음부터 없었던 것으로 본다(제161조 제3항). 다만, 답변서 제출이 있는 경우에는 상대방의 동의가 필요하다(제161조 제1항).

2) 취하의 취소 및 효력발생시기

판례(70후7)는 상대방의 답변서 제출 전 취하서가 제출 · 접수된 경우, 취하의 효력발생시기는 취하서의 접수시라고 판시하였다.

3) 일부취하

심판경제를 도모하기 위해 무효심판 · 권리범위확인심판은 청구항마다 취하가 가능하다(제161조 제2항).출원에 대한 심사관의 처분 또는 처분에 의해 부여된 특허권에 관한 분쟁 해결을 목적으로 하는 심판관합의체에 의해 행해지는 행정 심판을 의미한다. 이와 같이 일반행정심판 · 소송과 별도로 두는 이유는 산업재산권은 전문적인 기술 내용 등을 바탕으로 하기 때문에 이에 대한 적부를 전문지식과 경험을 갖춘 심판관에 의하여 재판의 전심절차로서 행정심판기관으로 하여금 그 적법 여부를 판단하도록 함이 바람직하기 때문이다.