특허법 강의 - [15] 손해액의 추정 등(제128조)

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손해액의 추정 등(제128조)

 

1. 특허법상 손해배상청구

(1) 특허권 침해 및 손해배상청구(제128조 제1항)

특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실에 의하여 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다. 제128조 제1항은 침해로 인한 손해배상의 일반적 근거조항이며, 제128조 제2항 내지 제7항은 손해액 산정을 위한 특칙에 해당한다. 한편, 손해배상의 범위는 적극적 손해, 소극적 손해, 정신적 손해를 모두 포함하며, 금전배상이 원칙이다.

(2) 손해배상청구의 요건 및 특허권의 특수성

특허법상 손해배상청구도 일반적인 경우와 마찬가지로 위법행위의 존재, 손해의 발생, 위법행위와 손해발생 사이의 인과관계 및 고의 · 과실을 요한다. 이때, 위법행위의 존부는 침해성립여부에 따라 판단될 수 있으며, 손해의 발생은 특별한 사정이 없는 한 동종의 영업을 입증함으로써 추정 받을 수 있고, 침해와 손해발생의 사이의 인과관계는 상당 인과관계를 의미하고, 과실은 침해자가 제130조에 의해 추정된다. 분쟁의 핵심은 인과관계의 문제와 손해액의 증명으로 귀결되는데, 특허권은 무체재산권으로 손해액 증명이 곤란하다는 점을 고려하여 제128조 제2항 내지 제9항을 규정하고 있다.

2. 손해액의 산정방법

(1) 제128조 제2항 및 제3항

1) 내용

손해액(제128조 제2항)은 침해자 양도수량에 특허권자의 단위수량당 이익액을 곱한 것으로 증명책임은 특허권자에게 있으며, 한도(제128조 제2항 본문)는 특허권자의 생산가능 수량에서 특허권자의 판매수량을 뺀 것에 특허권자의 단위수량당 이익액을 곱한 것이 된다. 증명책임은 특허권자에게 있으며, 손해액의 감액(제128조 제3항 단서)은 특허권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액으로, 증명책임은 침해자에게 있다.

2) 특허권자의 단위 수량당 이익액(제128조 제2항 및 제128조 제3항 본문)

판례(2005다36830)는 특허권자의 단위 수량당 이익액이란 침해가 없었다면 특허권자가 판매할 수 있었을 것으로 보이는 특허권자의 제품의 판매가액에서 제품 판매를 위한 제품 단위당 비용을 공제한 금액을 의미한다고 판시하였는바, 후술하는 한계이익설을 지지하고 있다. 특허권자의 단위수량당 이익액으로 규정한 이유는 그것이 침해자의 단위수량당 이익액보다 작지 않다고 추인할 수 있기 때문이며, 침해시를 기준으로 정한다.

3) 손해액의 감액(제128조 제3항 단서)

특허권자 또는 전용실시권자가 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이란 침해자의 시장개발 노력, 판매망, 침해제품의 품질의 우수성 등으로 인하여 당해 침해와 무관한 판매수량이 있는 경우를 의미한다. 이는 침해하지 않으면서 특허제품과 시장에서 경쟁하는 경합제품이 있다는 사정이 포함될 수 있으나, 손해배상액의 감액을 주장하는 침해자는 그러한 사정으로 인하여 특허권자가 판매할 수 없었던 수량에 의한 금액에 관해서까지 주장 · 입증 하여야 한다.

4) 실익

특허권자의 협조적 증거제출로 비교적 손해액 산출이 용이하다는 장점이 있다. 특허권자는 침해자의 양도수량의 증명을 위해 자료제출명령을 신청할 수 있다(제132조).

(2) 제128조 제4항

1) 내용

특허권자 또는 전용실시권자가 제128조 제1항에 의해 손해배상을 청구하는 경우에 침해자의 이익액을 특허권자 또는 전용권실시권자의 손해액으로 추정한다. 따라서 침해자가 자신의 이익액과 특허권자의 손해액이 무관함을 증명하지 않으면 침해자의 이익액을 특허권자 또는 전용실시권자의 손해액으로 추정한다.

2) 침해자의 이익액

가. 침해자의 이익액 계산방식

학설은 “매출액-제조원가”로 보는 총이익설, “매출액-변동비-고정비”로 보는 순이익설, “매출액-변동비”로 보는 한계이익설이 있다. 지방법원 판례(2002가합30683)는 “매출총이익액에서 같은 비율에 따른 판매 및 일반관리비(다만, 그 특허를 이용한 매출과 관계없이 고정적으로 지출되리라고 보이는 임원급여와 감가상각비는 제외)를 공제"하는 방식을 취하는바, 한계이익설의 입장이다. 생각건대 특허권의 적정한 보호 측면에서, 매출에서 일반 관리비 등을 공제하되, 침해품을 이용한 매출과 관계없이 고정적으로 지출되는 비용은 공제하지 않는 것이 바람직한바, 한계이익설이 타당하다. 다만, 구체적, 개별적 사안에 따라 적정한 비용산출방식을 채용해 합리성을 갖추도록 해야한다.

나. 제품의 일부에 특허침해가 성립하는 경우의 계산방식

학설은 제품 전체의 판매이익을 권리자의 손해액으로 추정하는 전체이익설과 제품 전체에 대한 당해 특허권의 기여도를 고려하는 기여도설이 대립한다. 판례(2002다18244)는 물건의 일부가 침해에 관계된 경우에 있어서는 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없고, 침해자가 그 물건을 제작·판매함으로써 얻은 전체 이익에 대한 침해행위에 관계된 부분의 기여율(기여도)을 산정하여 그에 따라 침해행위에 의한 이익액을 산출하여야 할 것이고, 그러한 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익에 대한 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적 비율 등을 참작하여 종합적으로 평가할 수밖에 없다고 판시하였으나, 또 다른 고등법원 판례(2011나78967)는 침해 부분이 제품 일부라고 하더라도 그것이 침해자 제품의 고객 흡인력이나 구입 동기의 주된 원인이 되거나 제품의 개발·생산·판매 등에 있어 핵심적인 기능을 발휘하는 것이라면 그 제품 전체에 관한 이익을 그대로 산정하여야 하고, 제품을 구성하는 양적 비율, 가격 비율 등을 근거로 바로 기계적 수치를 도출하여 기여율을 고려하여서는 안 될 것라고 판시하였다. 생각건대 물건 전체에서 특허품이 차지하는 가격의 비율, 전체 물품의 구매동기 중 가운데 그 특허 부품이 유발한 비중 등을 종합적으로 판단하여 ‘기여율’로 평가한 뒤, 물건 전체가 특허의 대상이 되는 경우에 산정되는 손해액에 위 기여율을 곱하여 계산되는 금액을 손해배상액으로 할 것이다.

3) 특허권자에게 손해가 없는 경우

가. 적용의 가부

판례(2006다1831)는 제128조 제4항은 특허권자의 손해 발생한 경우에 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과한바, 침해행위에 불구하고 특허권자 손해가 없는 경우 적용될 여지가 없다고 판시하였다.

나. 주장 · 입증의 정도

판례(2006다1831)는 손해의 발생에 관한 주장 · 입증의 정도에 있어서는 경업관계 등으로 손해발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장 · 입증하는 것으로 충분하다고 하였다. 나아가 판례(96다43119)는 침해자와 동종의 영업을 하고 있는 경우라면 특별한 사정이 없는 한 영업상의 손해를 입었음이 사실상 추정된다고 보았다.

4) 실익

인과관계 및 손해액 입증이 필요 없다는 점에서 실익이 있으나, 침해자의 이익액에 관한 증거확보가 어렵다는 문제가 있다.

(3) 제128조 제5항 및 제6항

1) 내용

특허권자 또는 전용실시권자가 제128조 제1항에 의해 손해배상을 청구하는 경우에 특허권자 또는 전용실시권자가 실시에 대하여 통상적 받을 수 있는 금액을 손해액으로 하여 손해배상 받을 수 있다. 한편, 2019년 7월 시행 개정법은 ‘그 특허발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액’을 ‘그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액’으로 변경하여 특허권자의 실효적 보호를 도모하였다.

2) 특허발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액

판례(2003다15006)는 변론종결시까지 변론과정에서 나타난 사정을 고려하여 객관적, 합리적으로 결정하여야 하며, 특히 특허권자가 제3자와 사이에서 실시계약을 맺고 실시료를 받은바 있다면 계약내용을 침해자에게 유추적용하는 것이 현저 불합리하다는 특별한 사정이 없는 한 그 실시료를 참작하여 금액을 산정한다고 하면서, 다만 그 유추적용이 현저히 불합리하다는 사정은 그것을 주장하는 자가 증명책임을 진다고 판시하였다.

3) 제128조 제6항

제128조 제5항에 따른 금액을 초과하는 경우 초과액에 대해서도 손해배상 청구가 가능하다. 단, 침해자에게 고의 또는 중대한 과실 없으면 법원은 그 사실을 고려할 수 있다.

4) 실익

손해발생사실, 인과관계, 손해액을 입증할 필요가 없고, 특허발명의 실시로 통상 받을 수 있는 금액을 주장 · 입증하면 족하다는데 실익이 있다.

(4) 제128조 제7항

1) 내용

법원은 특허권의 침해로 인해 특허권자 또는 전용실시권자에게 손해발생은 인정되나, 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 변론 전체의 취지와 증거조사 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

2) 구체적인 인정방법

판례(2003다15006)는 특허권의 침해로 인해 특허권자 또는 전용실시권자에게 손해발생은 인정되나, 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에는 제128조 제7항을 적용하여 상당한 손해액을 결정할 수 있고, 이 경우에는 그 기간 동안의 침해자의 자본, 설비 등을 고려하여 평균적인 제조수량이나 판매수량을 가늠하여 이를 기초로 삼을 수 있다고 할 것이며, 침해 기간동안 일부의 손해액 산정이 어려운 경우 입증 가능 기간에 대해 채택된 방법으로 손해액 산정하여야 하는 것은 아니며, 자유로이 합리적인 방법을 채택하여 변론의 전체취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당 손해를 인정하는 것이 가능하다고 판시하였다.

(5) 제128조 제8항 및 제9항

1) 내용

2019년 7월 시행 개정법은 징벌적 손해배상제도(제128조 제8항, 제9항)를 도입하여, 특허권 또는 전용실시권 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 제128조 제2항 내지 제7항에 따라 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 인정할 수 있도록 하여, 특허권 또는 전용실시권 침해에 따른 피해구제를 강화하도록 하였다.

2) 징벌적 손해배상액의 판단방법

징벌적 손해배생액을 판단할 때에는 침해자의 우월적 지위 여부, 고의의 정도, 침해행위의 기간 및 횟수, 침해행위로 인하여 침해자가 얻은 경제적 이득의 정도 등을 고려하여야 한다.