특허법 강의 - [14] 특허법상 증명책임의 전환 및 완화

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특허법상 증명책임의 전환 및 완화

 

1. 증명책임의 분배 및 증명책임의 전환 · 완화

증명책임이라 함은 소송상 어느 요증사실의 존부가 불확실할 때, 당해사실이 존재하지 않는 것으로 취급되어 법률판단을 받게되는 당사자 일방의 위험 또는 불이익을 의미한다. 특허권은 무체재산권으로 점유가 불가능한바, 특허권의 보호의 적정을 기하기 위해 증명책임 전환 또는 완화를 위해 손해액의 추정(제128조 제4항), 생산방법의 추정(제129조), 과실의 추정(제130조)을 규정하고 있다.

2. 특허법상 증명책임의 전환

(1) 증명책임의 전환

증명책임의 전환이란 증명책임의 일반원칙에 대하여 특별한 경우에 입법에 의해 예외적 수정을 가하는 것으로서, 예외적으로 처음부터 일반원칙과 다른 증명책임의 분배를 규정한 것을 의미한다.

(2) 생산방법의 추정

1) 취지

방법특허의 권리자로서는 침해자가 실제로 사용하고 있는 제조방법을 증명하는 것이 곤란한 경우가 많은바 제129조를 규정하고 있다.

2) 요건

i) 특허가 물건을 생산하는 방법에 관한 것일 것, ii) ‘국내’에서 공지 또는 공연실시된 물건이 아닐 것, iii) ‘국내 또는 국외’에서 반포된 간행물에 게재된 물건이 아닐 것, iv) 동일한 물건일 것을 요건으로 한다. ‘ii) 요건’과 관련하여, 입법불비라는 비판이 있으나 공연 실시된 장소는 국내에서 공지된 것인지의 유무를 근거로 판단하고 있으므로, 외국에서만 공지된 물건은 생산방법의 추정을 배제하지 않는다 할 것이다. 또한, 공지된 물건인지 여부의 판단시점은 출원시를 기준으로 판단한다.

(3) 효과

제129조의 요건을 만족하면, 특허권자가 실시품과 특허품이 동일하다는 점만을 주장 · 증명하면 그것이 특허된 방법이 아닌 다른 방법에 의하여 제조된 것이라는 것을 침해자로 하여금 증명하도록 하여 증명책임이 전환된다.

3. 특허법상 증명책임의 완화

(1) 증명책임의 완화

증명이 곤란한 경우 형평의 이념을 도모하기 위해 추정 등을 통해 증명책임을 완화한다. 추정은 사실상 추정과 법률상 추정으로 구분되며, 법률상 추정은 다시 사실추정과 권리추정으로 구분된다.

(2) 손해액의 추정(제128조 제4항)

1) 내용

특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실로 자기의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자에 대하여 침해로 인하여 입은 손해의 배상을 청구할 수 있으나(제128조 제1항), 손해액의 증명이 어려운바 제128조 제4항에서 손해배상 청구시 침해자가 얻은 이익을 특허권자가 받은 손해액을 추정한다고 규정하여, 특허권자의 증명책임을 완화하고 있다.

2) 판례

고등법원 판례(2003나38858)는 제128조 제4항은 특허권자 등의 증명부담을 덜어주기 위하여 증명책임 전환이라는 효과를 부여하는 ‘법률상 사실에 관한 사실상 추정 조항’이라고 보았다.

(3) 과실의 추정(제130조)

1) 내용

타인의 특허권 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실 있는 것으로 추정한다고 규정하여, 특허권자의 증명책임을 완화하고 있다.

2) 판례

판례(2003다15006)는 특허발명을 허락없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정을 주장 · 증명하여야 한다고 판시하였다.

4. 관련문제.

(1) 자료의 제출(제132조)

1) 자료제출명령

법원은 특허권 또는 전용실시권 침해소송에서 당사자의 신청에 의하여 상대방 당사자에게 해당 침해의 증명 또는 침해로 인한 손해액의 산정에 필요한 자료의 제출을 명할 수 있다. 개정법은 종래 ‘서류’의 제출 규정한 것을, ‘자료’의 제출로 확대하였고, 그 대상도 손해액 산정에 필요한 자료뿐만 아니라 ‘침해의 증명’에 필요한 자료까지 확대하였다.

2) 제출명령 위반의 효과

정당한 이유 없이 자료의 제출을 거부하면 문서 기재에 대한 상대방의 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다(제132조 제4항). 이때, 자료의 제출을 신청한 당사자가 자료의 기재에 관하여 구체적으로 주장하기에 현저히 곤란한 사정이 있고 자료로 증명할 사실을 다른 증거로 증명하는 것을 기대하기도 어려운 때에는 법원은 그 당사자가 자료의 기재에 의하여 증명하고자 하는 사실에 관한 주장을 진실한 것으로 인정할 수 있다(제132조 제5항).

(2) 구체적 행위태양 제시 의무(제126조의 2)

2019년 7월 시행 개정법은 구체적 행위태양 제시 의무를 규정하여, 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자가 자기의 구체적 행위태양을 제시하도록 하였다. 한편, 당사자가 위와 같은 의무에도 불구하고 자기의 구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우에는 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 그 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만, 그 자료의 소지자가 그 자료의 제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그러하지 아니하다. 한편, 당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우에는 법원은 특허권자 또는 전용실시권자가 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.

(3) 비밀유지명령(제224조의 3 내지 제224조의 5)

FTA 특허관련 합의사항에 따라 비밀유지명령 도입한바, 위반한 경우 형사처벌의 대상이 된다(제229조의2). 서류제출 거부의 남용을 방지하여 궁극적으로는 입증곤란을 해소할 수 있다는 점에서 본 규정의 실익이 있다.

(4) 증거보전

객관적 사실인정을 담보하기 위한 수단으로 증거보전을 인정하고 있는바, 특허침해에 대한 민사상 또는 형사상 청구와 관련해서도 미리 증거조사를 하지 아니하면 그 증거가 인멸 · 훼손되어 사용하기 곤란한 사정이 있는 경우, 법원은 당사자의 신청에 따라 소송전에도 증거조사를 할 수 있다(민사소송법 제375조). 한편, 심판에서도 당사자 · 참가인 또는 이해관계인의 신청에 의하여 또는 직권으로 증거보전을 할 수 있으며, 민사소송법상 증거보전에 관한 규정이 준용된다(제157조).증명책임이라 함은 소송상 어느 요증사실의 존부가 불확실할 때, 당해사실이 존재하지 않는 것으로 취급되어 법률판단을 받게되는 당사자 일방의 위험 또는 불이익을 의미한다. 특허권은 무체재산권으로 점유가 불가능한바, 특허권의 보호의 적정을 기하기 위해 증명책임 전환 또는 완화를 위해 손해액의 추정(제128조 제4항), 생산방법의 추정(제129조), 과실의 추정(제130조)을 규정하고 있다.