특허법 강의 - [12] 특허침해에 따른 민사상 또는 형사상 청구

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특허침해에 따른 민사상 또는 형사상 청구

 

1. 특허법상 민사상 청구

(1) 침해금지 · 예방청구(제126조)

1) 내용

특허권자 또는 전용실시권자는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자 또는 침해할 우려가 있는 자에 대하여 그 침해의 금지 또는 예방을 청구할 수 있다(제126조 제1항). 이때, 침해 금지 등의 조치의 실효성을 확보하기 위해, 침해행위를 조성한 물건의 폐기, 설비의 제거 등의 침해의 예방에 필요한 행위를 아울러 청구할 수 있다. 다만, 이와 같은 폐기 · 제거 청구권은 침해금지 · 예방청구권에 부대해서만 행사가능하며, 단독으로 행사시 부적법 각하될 것이다.

2) 침해할 우려

‘침해할 우려가 있는 때’에 대하여, 학설은 침해 준비행위 완성된 때에 침해우려가 있다는 객관설, 침해의 의도가 인정될 때 침해 우려가 있다는 주관설이 있으며, 고등법원 판례(88나7745)는 피고 명의로 농수산부수입원제 등록 및 제조품목이 등록되어 있다하여도 실제 수입한 일도 없고, 수입절차를 취한 일이 없다면 침해할 우려가 있다고 단정할 수 없다고 판시하였다. 생각건대 주관설은 법적 안정성을 해하는바 객관설이 타당하다.

3) 실익

가. 유효하고 직접적인 수단

침해금지 · 예방청구는 현재 또는 장래의 침해를 대상으로 하다는 점에서 특허권 침해에 대한 구제수단으로 가장 유효적절한 것이다. 다만, 존속기간 경과 후에는 청구할 수 없다.

나. 침해자의 고의 · 과실

침해금지 · 예방청구는 고의 · 과실을 불문하여 선의 무과실로 침해한 자에게도 청구할 수 있다는 점에서 손해배상청구와 차이가 있다.

(2) 손해배상청구(제128조 제1항)

1) 내용

특허권자 또는 전용실시권자는 고의 또는 과실에 의하여 특허권 또는 전용실시권을 침해한자에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다. 제128조 제1항은 침해로 인한 손해배상의 일반적 근거조항이며, 제128조 제2항 내지 제7항은 손해액 산정을 위한 특칙에 해당한다. 한편, 손해배상의 범위는 적극적 손해, 소극적 손해, 정신적 손해를 모두 포함하며, 금전배상이 원칙이다.

2) 손해배상청구의 요건

특허법상 손해배상청구도 일반적인 경우와 마찬가지로 위법행위의 존재, 손해의 발생, 위법행위와 손해발생 사이의 인과관계 및 고의 · 과실을 요한다. 이때, 위법행위의 존부는 침해성립여부에 따라 판단될 수 있으며, 손해의 발생은 특별한 사정이 없는 한 동종의 영업을 입증함으로써 추정 받을 수 있고, 침해와 손해발생의 사이의 인과관계는 상당 인과관계를 의미하고, 과실은 침해자가 제130조에 의해 추정된다. 분쟁의 핵심은 인과관계의 문제와 손해액의 증명으로 귀결되는데, 특허권은 무체재산권으로 손해액 증명이 곤란하다는 점을 고려하여 제128조 제2항 내지 제9항을 규정하고 있다.

3) 단기소멸시효

판례(2007다65245)는 피고가 ‘이 사건 실시 고안은 등록 실용신안에 기한 것’이라 항변하고 그 후에 무효라는 특허법원 판결이 확정된 경우 손해배상청구의 단기소멸시효의 기산점인 ‘손해 및 가해자를 안 날’은 무효심결 확정일이 된다고 판시하였다.

4) 징벌적 손해배상제도의 도입

2019년 7월 시행 개정법은 징벌적 손해배상제도(제128조 제8항, 제9항)를 도입하여, 특허권 또는 전용실시권 침해행위가 고의적인 것으로 인정되는 경우에는 손해로 인정된 금액의 3배를 넘지 아니하는 범위에서 배상액을 인정할 수 있도록 하되, 침해행위가 고의적인지 여부를 판단할 때에는 침해자의 우월적 지위 여부, 고의의 정도, 침해행위의 기간 및 횟수, 침해행위로 인하여 침해자가 얻은 경제적 이득의 정도 등을 고려하도록 하여 특허권 또는 전용실시권 침해에 따른 피해구제를 강화하도록 하였다.

(3) 신용회복청구(제131조)

1) 내용

법원은 고의 · 과실로 특허권 또는 전용실시권을 침해함으로써 특허권자 또는 전용실시권자의 업무상 신용을 실추하게 한 자에 대해 특허권자 또는 전용실시권자의 청구에 의하여 손해배상에 갈음하거나 손해배상과 함께 신용회복을 위해 필요한 조치를 명할 수 있다.

2) 사죄광고명령

헌법재판소 결정(89헌마160)은 ‘법원이 재판으로 사죄공고명령을 내리는 것’은 헌법에 규정된 양심의 자유(헌법 제19조)에 반한다는 위헌 결정을 내린 바 있으며, 이는 비례의 원칙이 정한 한계를 벗어난 것으로 타당하다고 생각된다. 단, 확정판결 내용 자체를 신문에 게재하는 것까지 제한하는 취지는 아니다.

(4) 부당이득반환청구(민법 제741조)

1) 내용

법률상 원인 없이 타인의 재산 또는 노무로 인하여 이익을 얻고 이로 인해 타인에게 손해를 가한 자는 그 이익을 반환하여야 한다.

2) 실익

손해배상과 달리 고의 · 과실을 불문하며, 소멸시효기간이 10년이라는 점에서 손해배상청구권에 3년의 단기소멸시효가 적용되는 것에 비해 실익이 있다.

2. 특허법상 형사상 청구

(1) 침해죄(제225조)

특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처해진다. 침해죄는 친고죄인바 고소가 없으면 공소를 제기할 수 없으며, 공시시효의 적용을 받는다. 나아가 고의범만 처벌되고, 침해행위가 수회에 걸쳐 이루어졌더라도 포괄일죄를 구성함에 지나지 않는다.

(2) 몰수(제231조)

침해죄에 해당하는 침해행위를 조성하였거나, 그 침해행위로부터 생긴 물건은 이를 몰수하거나 피해자의 청구에 의하여 피해자에게 교부할 것을 선고하여야 한다(제231조 제1항). 다만, 피해자가 상기 물건의 교부를 받은 경우에는 그 물건의 가액을 초과하는 손해액에 한하여 배상을 청구할 수 있다(제231조 제2항).

(3) 양벌규정(제230조)

1) 내용

법인의 대표자나 법인 또는 개인의 대리인, 사용인 그 밖의 종업원이 그 법인 또는 개인의 ‘업무에 관하여’ 침해죄에 해당하는 위반행위를 하면, 그 행위자를 벌하는 외에 그 법인에게는 3억원 이하의 벌금형을, 그 개인에게는 1억원 이하의 벌금형을 과한다(제230조 제1호).

2) 책임주의

가. 구법 및 위헌결정

종래 양벌규정은 영업주가 종업원에 대한 관리 · 감독상 주의의무를 다하였는지 여부에 관계없이 영업주를 처벌하도록 하고 있어 책임주의에 반한다는 비판이 있었고, 나아가 헌법재판소 결정(2005헌가10)은 본 규정이 형사법의 기본원리인 책임없는 자에게 형벌을 부과할 수 없다는 책임주의에 반한다는 결정을 내렸다.

나. 2008. 12. 26. 시행 개정법

영업주가 종업원에 대한 관리 · 감독상 주의의무를 다한 경우에는 처벌을 면하도록 개정함으로써 양벌규정에도 책임주의 원칙이 관철될 수 있도록 하였다(제230조 단서).

3. 관련문제

(1) 서면경고

1) 의의 및 실익

특허권자가 침해자에게 서면으로 자신의 독점 · 배타적 권리를 인식시켜 침해를 중지할 것을 알리는 행위를 의미한다. 민 · 형사상 청구에 있어 고의 입증에 실익이 있다. 다만, 강력한 서면경고는 경우에 따라 손해배상의 책임(민법 제750조)이 인정될 수 있으며, 나아가 업무방해죄(형법 제314조)에도 해당될 수 있으므로 신중을 기할 필요가 있다.

2) 손해배상책임

가. 대전지방법원 2009. 12. 4. 선고 2008가합7844 판결

가처분 신청 없이, 변리사의 판단에만 근거해 상대 거래처인 홈쇼핑회사에 강력한 경고를 발송하여, 홈쇼핑 방송을 취소하도록 한 행위는 고의 · 과실에 의해 영업활동을 방해한 것으로 위법성을 인정하여 손해배상의무가 있다고 판시하였다.

나. 대법원 2001. 10. 12. 선고 2000다53342 판결

가처분 신청 없이, 사회단체나 언론을 통해 불이익을 줄 것을 암시하고, 구매자로 하여금 당해 제조자와 계약을 해지하고 자신과 재계약하도록 압박한 행위는 고의 · 과실에 의한 것으로 위법성이 인정되므로 손해배상의무가 있다고 판시하였다.

다. 특허법원 2018. 10. 26. 선고 2017나2417 판결

원고가 피고에 대하여 피고 제품의 생산, 판매를 금지하는 가처분을 구하는 등 사법적 구제절차를 밟지 아니한 채 곧바로 피고 및 피고의 거래처 등에게 1차 및 2차 내용증명통고서 등을 발송하거나 고지한 일련의 행위들은 정당한 권리행사를 벗어나 고의 또는 과실로 위법하게 피고의 영업활동을 방해한 것으로 민법 750조의 불법행위에 해당한다고 봄이 타당하고, 이러한 원고의 불법행위로 인하여 피고가 매출액 감소 및 업무상 신용 훼손 등의 손해를 입었음이 인정되므로, 원고는 피고에게 이러한 손해를 배상할 책임이 있다고 판시하였다.

3) 업무방해죄

가. 내용

허위사실 유포하거나 위계 또는 위력으로 사람의 업무를 방해한 자는 5년 이하의 징역 또는 1천 5백만원 이하 벌금에 처한다(형법 제314조 제1항).

나. 대법원 2010. 10. 28. 선고 2009도4949 판결

무효심결이 내려진 후 확정되기 전에 인터넷 등에 침해 사실을 알리고 거래처에 내용증명을 발송한 사건에서 무효심결이 확정도 되지 않은 상태에서 무효사유가 있었음을 알고 있었다고 단정하기 어렵고, 대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 포함하여 특허권을 침해하는 것으로 판단할 여지가 없지 않으므로, 허위사실 유포에 의한 업무방해죄의 범의가 없다고 판시하였다.