특허법 강의 - [6] 의식적 제외이론

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의식적 제외이론

1. 의의 및 취지

우리 판례(97후2200)는 구성요소완비원칙을 보완하기 위해 균등론을 인정하되, 포대금반언의 원칙에 따라 출원경과를 참작하여 권리범위의 합리적 해석을 도모하고 있다.

2. 적용대상

(1) 문제점

의식적 제외의 인정여부를 거절이유 유형에 따라 달리 취급하여야 하는지 문제된다.

(2) 학설

특허권자 보호 측면에서 신규성, 진보성과 같은 실체적 요건과 관련된 경우에 한정된다는 제1설과 기재불비의 경우에도 특허 받지 못함은 동일하다는 점에서 달리 취급할 필요없다는 제2설이 있다.

(3) 판례

판례(2014후638)은 ‘보정서’ 제출이 없었음에도 ‘의견서’ 기재 내용만으로 의식적 제외를 인정한바 있는바, 이러한 판례의 태도를 제2설의 입장으로 해석함이 일반적이다.

(4) 검토

기재불비도 특허법에 규정된 제한적 거절이유이며, 금반언을 신규성, 진보성에만 적용할 근거가 없는바 제2설이 타당하다.

3. 의식적 제외의 범위 판단 방법

(1) 문제점

출원인이 의식적으로 제외한 것으로 볼 수 있는 범위에 대한 판단이 문제가 된다.

(2) 학설

출원인의 진정한 의사보다는 보정서 등에 나타난 형식을 고려하여 판단하는 엄격한 규준의 입장과, 출원인의 진정한 의사를 파악하여 의식적 제외의 범위를 정하는 유연한 규준의 입장이 존재한다.

(3) 판례

판례(2001후171)는 의식적 제외여부를 판단함에 있어서는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 심사관이 제시한 견해, 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 한다고 판시하여 유연한 규준의 입장이다. 나아가 최근 판례(2014후638)는 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있으며, 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다고 판시하였다.

(4) 검토

의식적제외이론을 엄격히 적용하면, 균등론의 취지가 몰각될 여지가 있으므로 출원에서부터 특허될 때까지 심사관이 제시한 견해, 출원의 의도 등을 참작하여 의식적 제외의 범위를 유연하게 판단함이 타당하다.

4. 관련문제

(1) 정정(제133조의 2)의 경우 의식적 제외 인정여부

특허법원 판례(2001허5992)는 청구범위를 축소하는 정정심판 청구한바, 위와 같은 한정은 특허발명이 무효로 되는 것을 피하기 위해 의식적으로 한정한 것이라고 판시하여, 의식적 제외를 인정하였다.

(2) 분할출원(제52조)의 경우 의식적 제외 인정여부

판례(2006다35308)는 분할출원된 발명은 특별한 사정이 없는 한 ‘보정된 발명의 보호범위’로부터 의식적으로 제외한 것으로 보아야 한다고 판시하였다.