특허법 강의 - [8] 이용침해(제98조)

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이용침해(98조)

 

1. 의의 · 취지 및 태양

이용관계란 후원 권리의 실시가 선원 권리에 대한 일방적 침해가 되는 관계를 의미한다. 우리 특허법은 이용관계에 있는 후원발명의 등록을 허용하되, 선 · 후원 권리간의 이해관계 조정을 위해 제98조 및 제138조를 규정하고 있다. 한편, 이용관계의 태양에는 자기의 발명을 실시하기 위해서는 필연적으로 타인의 특허발명의 기술사상을 이용하여야 하는 사상상의 이용관계와 후원발명을 실시하려고 하면 선원발명을 실시하여야만 하는 실시상의 이용관계가 있다.

2. 이용관계의 성립

(1) 이용관계의 개념

1) 문제점 및 학설

명문의 규정이 없어 문제되나, 학설은 선원의 주요부를 포함하면 이용관계가 성립한다는 주요부포함설, 후원 권리가 선원 권리를 개량확장한 것이면 이용관계가 성립한다는 개량확장설, 후원 권리가 선원 권리 전부를 그대로 실시하면 이용관계가 성립한다는 그대로설(요지공통설), 선원 권리를 실시하지 않으면 후원 권리를 실시할 수 없는 경우 이용관계가 성립한다는 실시불가피설이 있다.

2) 판례

판례(98후522)는 새로운 구성요소를 부가할 것, 후특허발명에 선특허발명의 요지가 전부 포함되고, 이를 그대로 이용할 것, 후특허발명내에서 선특허발명의 일체성이 유지될 것을 만족하는 경우 이용관계가 성립한다고 판시하였다.

3) 검토

주요부포함설, 개량확정설은 그 기준이 모호하여 법적안정성에 반하는바, 그대로설이 타당하다. 다만, 화학발명의 기술분야 등에는 실시불가피설이 적합할 수도 있다.

(2) 균등물을 이용한 경우 이용관계가 성립하는지 여부

판례(2001후393)는 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우에도 이용관계 성립한다고 판시하였다. 생각건대 특허권자의 실효적 보호라는 균등론의 취지와 선후원 권리간의 이해관계 조정이라는 이용관계의 취지를 고려할 때 타당한 판시이다.

(3) 촉매부가 등으로 현저한 효과 상승이 인정되어 등록된 경우 이용관계가 성립하는지 여부

1) 판례

종래 판례(92후1660)는 촉매부가 등으로 현저한 효과가 있는 경우 이용관계가 성립하지 않는다고 판시하였으나, 최근 판례(98후522)는 촉매를 부가한 발명에 대해 수율의 현저한 상승이 있는 경우라도 특별한 사정이 없는 한 선특허발명의 요지를 전부 포함하였다고 봄이 상당한바 이용관계가 성립한다고 판시하였다.

2) 검토

진보성의 유무와 침해성립 여부는 논리필연이 없으므로, 촉매라는 새로운 구성요소를 부가하였고, 선특허발명의 요지를 전부 포함하며, 촉매는 반응 후에도 그대로 남아있고 목적 물질의 화학적 구조에도 기여하지 않음을 고려할 때 촉매로 인해 제법발명의 유기적 일체성이 상실된다 할 수 없는바 최근 판례가 타당하다.

3. 법적 취급

(1) 적극적 효력의 제한(제98조)

1) 요건

타인의 선출원 발명이 등록되고, 후출원 발명이 등록되었으며, 선 · 후원권리 사이에 이용관계가 성립하였다면 후원 특허권은 제98조에 의해 적극적 효력이 제한된다.

2) 효과

후원권리자는 자신의 특허발명을 실시하더라도, 선원권리자의 허락 또는 통상실시권허여심판(제138조)에 의하지 않으면 선원 특허권에 대한 침해를 구성한다.

3) 주장 · 증명책임

이용발명에 해당하는지 여부에 대한 주장 · 증명책임은 선원 권리자에게 있다.

(2) 소극적 효력도 제한되는지 여부

이용발명인 후원발명은 적극적 효력이 제한됨은 별론, 소극적 효력까지 제한되는 것은 아니다. 따라서 후원권리자는 선원권리자의 허락없이 자신의 특허권에 기한 민 · 형사상 조치를 취할 수 있다.

(3) 후원권리자와 선원권리자의 실시 방안

1) 후원권리자

가. 허락(제98조) 또는 통상실시권 허여의 심판(제138조)

이용발명인 후원권리자는 선원권리자의 허락 또는 통상실시권허여심판에 의해 자신의 특허발명을 실시할 수 있다. 이때, 통상실시권실허여심판은 이용관계가 성립하고, 정당한 이유 없이 불허하거나 허락 받을 수 없는 때에 해당하여야 하며, 후원 권리가 상당한 경제적 가치가 있는 중요한 기술적 진보가 있을 것을 만족하여야 한다(제138조 제2항).

나. 재심에 의하여 통상실시권을 상실한 원권리자의 통상실시권(제183조)

통상실시권허여심판에 의한 통상실시권(제138조)을 설정 받은 경우 그 후 재심에 의해 반대의 결론이 나는 경우라고 하더라도 통상실시권자가 통상실시권허여심판 심결 확정 후 재심 청구 등록 전에 그 발명을 재심사유 있음을 알지 못한 상태로 실시사업 또는 실시 준비한 경우 원 통상실시권 범위에서 유상의 법정실시권을 가질 수 있다. 이는 특허청의 처분을 신뢰한 자를 보호하고, 기존의 산업설비를 보호하기 위함이다.

2) 선원권리자

가. 자신의 발명 실시(제94조)

선원권리자는 아무런 제한 없이 자신의 발명을 실시할 수 있다. 다만, 선원권리자가 후원 권리를 실시할 경우에는 사실상 후원 권리를 침해하게 된다는 점에서 선원권리자의 후원 권리의 실시 방안이 문제된다.

나. 크로스 라이센스(제138조 제3항)

후원권리자가 통상실시권허여심판에 의하여 통상실시권을 허여 받은 경우, 선원권리자는 후원권리자가 정당한 이유 없이 후원 권리의 실시를 허락하지 않거나, 허락을 받을 수 없는 때에 해당하는 경우 크로스 라이센스(Cross-License)를 위한 통상실시권허여심판을 청구할 수 있다. 이는 형평의 관념에서 선 · 후원 권리간의 이해관계 조정을 위한 것이다.