특허법 강의 - [3] 판례의 제항변

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판례의 제항변

1. 공정력

(1) 판례

판례(97후1016 등)는 특허법은 무효심판의 거쳐 무효사유가 있는 특허를 무효할 수 있게 규정한바, 무효심판에서 무효로 한다는 심결이 확정되지 않는 한 유효한 것이며 그 특허가 당연무효라 할 수 없다고 판시하였다.

(2) 검토

생각건대 무효심판의 존재의의, 법원과 심판원의 권한배분, 법적 안정성 측면에서 판례가 타당하다 할 것이다.

2. 권리남용의 항변

(1) 판례

판례(2000다69194)는 특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 할 것이라고 판시하였다.

(2) 검토

특허권의 형식적 존재를 이유로 권리행사를 인정하면 구체적 타당성에 반하고 소송경제에도 반하는바 권리남용의 항변을 허용할 것이나, 특허의 무효심판의 존재의의, 법원과 심판원의 권한배분의 측면에서 엄격하게 해석하여야 할 것이다.

(3) 관련 쟁점

1) 진보성에 흠이 있는 특허권에 기한 침해소송에서 권리남용의 항변이 가능한지 여부

가. 판례

판례(2010다95390)는 무효사유가 존재하여도 무효심판에 의해 무효되기 전까지는 대세적으로 무효가 되지 않음을 전제로, ‘진보성’ 부정되어 무효될 것이 명백한 경우 그에 기한 권리행사는 권리남용으로 허용되지 않는다고 판시하였다.

나. 검토

진보성이 없는 발명에 제한없이 독점배타권을 인정하면 공공의 이익을 부당하게 훼손시키고, 형식적으로 특허등록이 되어 있음을 기화로 그 발명을 실시하는 자를 상대로 침해금지 또는 손해배상 등을 청구할 수 있도록 용인하는 것은 특허권자에게 부당한 이익을 주고 그 발명을 실시하는 자에게는 불합리한 고통이나 손해를 줄 뿐이므로 판례의 태도가 타당하다.

2) 무효사유의 명백성에 대한 논의

가. 문제점 및 견해대립

권리남용의 항변을 인정하더라도 그 요건이 되는 무효사유의 명백성 요건에 대한 해석이 문제된다. 통상 본증단계에서도 고도의 심증을 얻는 것이 필요하다는 제1설, 통상 본증단계의 심증을 얻었다면 족하다는 제2설, 소송경제에 반하는 결과가 되는 것과 동일하다는 관점에서 보자는 제3설, 분쟁의 조기해결을 꾀하는 것과 동일하게 판단해야 한다는 제4설, 장래 정정심판으로 권리가 유효해지는지 여부를 기준으로 나누어 판단한다는 제5설 등이 있다.

나. 판례

판례(2000다69194)는 법원은 특허에 무효사유 존재하는지 여부 명백한지 여부에 대해 판단 가능하며, ‘무효사유 있는 경우가 분명한 때’에는 그에 기한 권리행사는 권리남용으로 불허된다고 판시한 이래, 최근 판례(2010다95390)는 진보성이 부정되어, ‘그 특허가 무효심판에서 무효될 것임이 명백한 경우’라고 판시하였다.

다. 검토

무효사유의 명백성에 대한 요건은 법원과 심판원 판단의 괴리 방지를 담보하기 위한 것이라는 점을 고려할 때, 무효심판이 제기되면 특허가 무효심판에 의해 무효로 될 것임이 명백한 경우를 의미함이 타당하다.

3. 무효의 항변

(1) 서

1) 내용

무효의 항변이라 함은 특허발명이 특허요건에 흠이 있음에도 착오로 등록된 것이므로 그 권리범위를 인정할 수 없다는 항변을 의미한다. 우리 판례(81후56)는 일찍부터 신규성 결여의 특허인 경우 무효심결 유무에 관계없이 그 권리범위 불인정한다 하여 사실상 무효의 항변을 인정하고 있었다.

2) 검토

무효심판 존재 의의 및 권한배분의 원칙 측면에서 비판이 있으나, 특허권이 형식적으로 존재한다는 이유만으로 실질적으로 보호되지 말아야 할 특허권의 보호범위를 인정함은 구체적 타당성에 반하고, 공정력만을 견지하면 소송경제에 반할 수 있다는 점에서 무효의 항변이 인정되고 있다. 다만, 침해 주장에 대한 발본적 · 근본적 해결을 위해 항변과 별도로 무효심판을 청구해야 할 것이다.

(2) 구체적인 무효사유

1) 미완성 발명

판례(2003후2003)는 미완성 발명의 경우 무효심결의 확정전이라도 그 권리범위를 인정할 수 없다고 판시하였다.

2) 신규성 위반

판례(81후56)는 등록된 특허발명 전부가 출원당시 공지 · 공용의 것이었다면 특허무효심결의 유무와 무관하게 권리범위를 인정할 수 없다고 판시하였다.

3) 진보성 위반

가. 문제점 및 종래 판례

진보성 판단은 주관적 요소가 개입된 고도의 판단을 요하는바, 등록특허의 권리범위 인정여부와 관련하여 법원의 특허발명의 진보성 판단 가부가 문제되는데 종래의 판례는 소극적 입장을 견지한 판례와 적극적 입장을 견지한 판례가 공존하였다.

나. 변경 판례

전원합의체 판례(2010다95390)는 권리남용의 항변의 당부를 살피기 위한 전제로 특허발명의 진보성 여부에 대해서 심리 판단이 가능하다고 판시하였다. 다만, 최근 판례(2012후4162)는 위 전원합의체 판례가 ‘침해소송’에서 무효사유가 있는 특허권의 행사가 권리남용 여부 판단의 전제로서 무효사유 여부를 판단할 수 있다는 것이지, 무효사유가 있다고 하여 그 특허가 바로 무효이거나 권리범위 자체를 부정하여야 한다는 취지가 아님은 명백하다고 판시하였는바, 이를 따를 때 진보성의 흠이 있는 특허권에 기한 침해소송이 제기된 경우 피고로서는 권리남용의 항변이 가능함은 별론, 무효의 항변은 불가할 것이다.

4) 확대된 선원주의 위반

특허법원 판례(2009허2432)는 신규성이 없는 경우, 특허발명의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우, 특허발명을 실시할 수 없는 경우에 있어서 확인대상발명은 특허발명과 구체적 기술대비 할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 않는다고 할 것인바, 이와 같은 법리는 제29조 제3항에 위배되어 무효사유가 존재하는 경우에도 마찬가지라고 하였다.

5) 선원주의 위반

판례(2007후2827)는 신규성 흠결과 선원주의 위반은 동일성 여부가 문제된다는 점에서 다르지 않으므로, 선원주의 위반의 무효사유가 있는 경우에도 마찬가지로 권리범위에 속하지 않는다 할 것이라고 판시하였다.

6) 명세서 기재불비

가. 실시 불가능한 기재

판례(99후1973)는 실시 불가능한 등록고안은 권리범위를 인정할 수 없다고 판시하였다.

나. 추상적이거나 불분명한 기재

판례(2000후235)는 구성요소 일부가 추상적 · 불분명하여 그 발명 자체의 기술적 범위의 특정이 불가능한 경우 권리범위를 주장할 수 없다고 판시하였다.

(3) 진보성이 흠이 있는 특허권에 기한 권리범위확인심판에서 무효의 항변 등이 가능한지 여부

1) 무효의 항변

최근 전원합의체 판례(2012후4162)는 공정력 상 무효심결이 확정되지 않는 한 다른 절차에서 그 특허가 무효임을 전제로 판단할 수 없고, 권리범위확인심판에서 그 특허의 진보성 여부까지 판단하는 것은 제도의 본질에 맞지 않으며. 특허법이 심판이라는 동일한 절차에 권리범위확인심판과 무효심판을 별개로 규정하고 있어 이를 인정하면 권한배분의 원칙에 반하고, 나아가 과도한 심리부담 줄 우려가 있으므로, 권리범위확인심판에서는 진보성이 부정된다는 이유로 그 권리범위를 부정하여서는 안 된다고 판시하였다.

2) 권리남용의 항변

종래 특허법원 판례(2007허12961, 2008허3889)는 무효심결이 내려져 확정이 확실시되는 경우, 특허권의 행사는 권리남용으로 허용되지 않으며, 따라서 권리범위확인심판절차를 심리하는 특허심판원은 무효심결확정 전이라도 사건의 적정한 결론을 도출하기 위한 전제로서 특허무효사유의 존재 여부를 판단할 수 있다고 하였다. 하지만 최근 전원합의체 판례(2012후4162)는 다수의견에 대한 보충의견에서 진보성에 흠이 있는 특허권에 기한 권리범위확인심판에서 특허의 무효까지 판단하도록 하는 것은 제도의 목적과 본질에 맞지 않다고 판시하였다.

3) 모순 가능성 및 해소

가. 문제점

권리범위확인심판 및 그의 불복절차에서 진보성에 흠이 있는 특허권에 기한 청구임에도 권리남용의 항변 내지 무효의 항변이 배척되어 특허권의 유효를 전제로 심결 또는 판결하게 되면, 무효심판 또는 침해소송과 무효가능성이 있는바 문제가 된다.

나. 무효심판과의 모순가능성

최근 전원합의체 판례(2012후4162)의 다수의견에 대한 보충의견에서 무효심판과 권리범위확인심판이 각각 별개의 절차로 병존하고 있는 이상, 권리범위확인심판에서 권리에 속한다고 판단한 것과 그 후 무효심결이 확정된 것은 서로 모순이라 할 수 없다고 설시하였다.

다. 침해소송과의 모순가능성

최근 전원합의체 판례(2012후4162)의 다수의견에 대한 보충의견에서 침해소송은 당사자 사이에만 효력이 미치는바, 진보성 흠결에 따른 권리남용을 인정하여도 특허의 대세적 효력을 무효심판에 의해서만 부정하도록 한 특허법의 기본 구조와 상충되지 않지만, 권리범위확인심판은 진보성 흠결에 따른 권리남용을 인정하면 대세적 효력이 있어 특허법의 기본 구조와 상충될 수 있으므로, 양 결론이 상충되는 듯 보인다고 하여 모순된다고 할 수 없다고 설시하였다.

4. 자유기술의 항변

(1) 판례

판례(2002다60610)는 특허발명과 대비되는 발명이 공지의 기술만으로 이루어지거나 당해 기술분야의 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요도 없이 권리범위에 속하지 않는다고 판시하였다.

(2) 검토

자유기술의 항변은 특허발명의 권리범위를 부정하지 않으면서 자유실시를 인정한다는 점에서 특허권의 안정성 및 형평의 이념을 모두 고려한 것으로서 실익이 크다 할 것이다.

(3) 관련 쟁점

1) 자유기술의 항변의 판단대상

판례(2008후64)는 대응되는 구성으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 심판 청구인이 특정한 확인대상고안 구성 전체를 가지고 그 해당여부를 판단해야 한다고 판시하여, ‘전체구성설’의 입장으로 해석된다.

2) 간접침해와 자유기술의 항변

가. 판례

특허법원 판례(2008허4523)는 간접침해에서 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 자유기술에 해당하는지 여부는 간접침해의 특성상 확인대상발명을 위 실시부분의 구성만을 한정하여 파악할 것이 아니고, 심판청구인이 그 생산에만 사용되는 것으로 특정한 대응제품의 구성전체를 가지고 그 해당여부를 판단하여야 한다고 판시하였다.

나. 검토

자유기술의 항변의 판단대상을 ‘일부 구성’만을 기준으로 하는 경우 자유기술로 판단될 가능성이 높아 간접침해 입법취지의 퇴색 우려가 있다는 점에서 타당한 판시이다. 즉, 간접침해에도 자유기술의 항변이 인정될 수 있으나, 판단대상은 확인대상발명의 구성전체(그 부품을 포함하는 완성품)를 기준으로 판단하여야 한다.

3) 권리범위확인심판에서 자유기술의 항변이 가능한지 여부

판례(2008후64)는 권리범위확인심판의 청구대상에 대하여 자유기술의 항변이 되는 것을 전제로, 그 확인대상고안의 구성전체를 가지고 그 해당 여부를 판단하여야 한다고 하였다.

4) 권리범위확인심판에서 확인대상발명이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있다는 취지의 자유기술의 항변이 가능한지 여부

가. 문제점

권리범위확인심판에서 특허권자가 문헌침해를 주장하는 경우 확인대상발명의 실시자가 확인대상발명이 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있다는 취지의 자유기술의 항변을 주장할 수 있을지가 문제된다.

나. 원심법원의 태도

원심법원(2015허4019)은 “자유기술의 항변은 특허발명이 애초에 특허 받을 수 없었던 부분까지 균등론에 의해 권리범위를 확장하는 것을 제한하기 위한 것으로 문언침해의 경우에는 적용될 수 없다는 점, 확인대상발명이 특허발명을 문언침해하는 경우에 확인대상발명이 공지 기술로부터 쉽게 실시할 수 있다는 이유로 자유기술의 항변을 인정하는 것은 실질적으로 권리범위확인심판에서 인정되지 않는 특허발명의 진보성 여부를 판단하는 것과 다르지 않다는 점에서 부당하다.”고 하여 문언침해의 경우에 자유기술의 항변을 인정하지 않았다.

다. 상고심의 태도

원심법원의 판결에 대하여 상고심(2016후366)은 “자유기술의 항변을 통해 특허발명의 무효 여부를 직접 판단하지 않고, 확인대상발명을 공지기술과 대비하는 방법으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 결정함으로써 신속하고 합리적인 분쟁해결을 도모할 수 있으며, 자유기술의 항변의 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 위 법리는 특허권 침해 여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언 침해(literal infringement)에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다.”고 판시하여 원심판결을 파기하고 원심법원으로 환송하였다.

라. 검토

생각건대 특허법은 신규성 및 진보성을 규정하여 공중이 이익과 배치되는 경우에는 특허권을 인정할 수 없음을 규정하여 공중의 이익을 우선하고 있다는 점, 독일과 달리 우리 법제하에서는 침해소송에서 무효의 항변이 허용되고 있다는 점, 복수의 특허권 또는 청구항이 있는 경우, 무효의 항변과 달리 자유기술의 항변은 침해 피의제품 하나에 대해서만 자유기술임을 주장 · 입증하여 권리행사에서 벗어날 수 있다는 점에 비추어 문언침해시에도 자유기술의 항변을 인정함이 타당하다.

5. 실효의 항변

(1) 실효의 원칙의 내용 및 적용요건

1) 내용

실효의 원칙이란 권리자가 상당기간동안 권리를 불행사하여, 그로 말미암아 상대방이 더 이상 권리행사 않을 것이라는 정당한 신뢰를 가진 후 다시금 권리를 행사하는 것은 신의칙상 불허된다는 것이다.

2) 적용요건

실효의 원칙이 적용되기 위한 요건인 실효기간의 길이와 의무자인 상대방이 권리가 행사되지 아니하라고 신뢰할 만한 정당한 사유가 있었는지의 여부는 일률적으로 판단할 것이 아니라 구체적인 경우마다 권리행사하지 아니한 기간의 장단, 쌍방의 사정, 객관적 사정을 모두 고려하여 사회통념에 따라 합리적으로 판단한다.

(2) 특허권에 실효의 원칙이 적용될 수 있는지 여부

판례(2000다48272)는 등록고안이 등록된지 6년이 지나서 실용신안권을 행사하였다고 해도 권리자가 고의로 불행사한 것이 아니며, 침해행위가 권리 불행사로 유발된 것이 아닌바 침해행위로 인한 손해배상책임을 제한하는 것이 공평 또는 신의칙의 견지에서 타당하지 않다고 판시하였다.

6. 정정의 재항변

(1) 권리남용의 항변과 정정의 재항변

판례(2000다69194)는 “특허의 무효심결이 확정되기 이전이라고 하더라도 특허권침해소송을 심리하는 법원은 특허에 무효사유가 있는 것이 명백한지 여부에 대하여 판단할 수 있고, 심리한 결과 당해 특허에 무효사유가 있는 것이 분명한 때에는 그 특허권에 기초한 금지와 손해배상 등의 청구는 ‘특별한 사정’이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 할 것이다”고 판시하였는데, 이때 특별한 사정의 하나로서 위 권리남용의 항변에 대한 재항변으로 정정에 의하여 무효사유가 해소되었다는 정정의 재항변을 할 수 있을 것이다. 정정의 재항변에 대하여

판례(2016후2522)는 "특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등을 구하는 소송에서 그 특허가 무효로 될 것임이 명백하여 특허권자의 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 특허권자로서는 특허권에 대한 정정심판청구, 정정청구를 통해 정정을 인정받아 그러한 무효사유를 해소했거나 해소할 수 있다는 사정을 그 재항변으로 주장할 수 있다."고 판시하여 정정의 재항변을 인정한 바 있다.

(2) 정정의 재항변의 요건

정정의 재항변이 적어도 특허발명에 대한 정정심판(또는 정정청구)를 전제로 하는 것인지, 나아가 정정이 확정되어야 허용되는 것인지, 정정이 확정되기 전이라도 정정에 의하여 무효사유가 해소될 수 있으면 족한지, 아니면 무효사유가 해소될 개연성이 높은 때를 의미하는 것인지에 대해 다툼이 있다. 우리나라의 경우 침해소송에서 정정의 재항변을 하기 위하여는 특허권자가 정정청구나 정정심판의 청구를 하는 것이 필요하다고 보는 것이 다수의 입장이다. 침해소송의 피청구인도 무효심판의 청구없이 권리남용의 항변 등이 가능한 것과 균형을 맞추어 정정심판의 청구없이도 정정의 재항변을 허용하자는 견해도 있으나, 생각건대 실질적으로 우리법은 정정심판을 청구하는 것에 별다른 제약도 없는 바 정정심판의 청구도 없이 정정의 재항변을 인정하면 심리 대상이 불확실해지고 재항변이 남용되어 심리 지연을 초래할 우려가 있는바 곤란하다. 따라서 정정의 재항변을 하기 위하여 적어도 정정심판(또는 정정청구)를 전제로 하여야 할 것이다.