특허법 강의 - [5] 균등론

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균등론

 

1. 주변한정주의 및 균등론

주변한정주의 기조하에 구성요소완비의 원칙을 엄격히 적용할 경우 특허권자의 실효적 보호가 미흡하다는 점, 청구범위에 모든 실시태양의 기재가 불가능한 점에서 우리법은 명문의 규정은 없으나 판례(97후2200)를 통해 균등론을 인정하고 있다.

2. 적용요건 및 주장 · 증명책임

(1) 적극적 요건

1) 내용

가. 종래 대법원의 판결

종래 대법원(97후2200)은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제해결원리가 동일하고, 치환가능성이 있으며, 치환용이성이 있는 경우, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 전체적으로 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로 권리범위에 속한다고 판시하였다.

나. 최근 대법원의 판결

최근 판례(2012후1132)는 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 발명에서 과제해결원리가 동일하고, 변경에 의해도 특허발명과 실질적으로 동일한 작용 · 효과를 나타내며, 변경이 통상의 기술자가 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로 권리범위에 속한다고 판시하였다. 본 판결의 의의는 ‘치환 내지 변경’을 아울러 ‘변경’으로 설시하여 대응관계 파악시 탄력성과 유연성을 제공하였고, ‘전체적으로’라는 표현을 배제하여 우리법이 발명전체대비가 아닌 구성요소대비에 의하고 있음을 명확히 하였다는 점에 있다.

2) 과제해결원리의 동일성

가. 일반

확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때 특허발명에 특유한 과제해결원리를 고려하는 취지는 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치가 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있기 때문이다. 한편, 종래 판례(2010후296)는 과제해결원리가 동일하다는 것은 치환된 구성이 특허발명의 ‘비본질적 부분’이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미한다고 판시하였으나, 최근 판례(2012후1132)는 과제해결원리의 동일성 판단 위해서는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 선행기술과 대비해 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구해야 한다고 판시하였다. 본원 판결의 의의는 ‘비본질적인 부분’이라는 용어 사용을 배제하여 주변한정주의 하에서 많은 논란이 되었던 사항을 정리하였으며, 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라는 방법론을 제시했다는 점에 있다.

나. 과제해결원리를 파악할 때 발명의 설명뿐만 아니라 선행기술을 참작하여야 하는지 여부

최근 판례(2017후424)는 “선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다.”고 판시하였다. 생각건대 특허발명의 과제해결원리의 파악시 발명의 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 제공하기 위함이라는 점에서 타당한 판시이다.

다. 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 특허발명의 기술사상의 핵심을 파악할 수 있는지 여부

최근 판례(2017후424)는 “발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.”고 판시하였다. 생각건대 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있는 바 판례가 타당하다.

3) 작용효과의 동일성

가. 판단방법

변경에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용 · 효과를 나타내는 것을 의미한다. 판례(2018다267252)는 “작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다.”고 판시하였다.

나. 특허발명에 특유한 기술사상의 핵심이 침해제품 등에도 구현되어 있는 경우

판례(2018다267252)는 “발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다. 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제 되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.”고 판시하였다.

4) 변경용이성

가. 판단방법

변경하는 것이 통상의 기술자가 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명한 것을 의미한다.

나. 판단시점

변경이 용이한지 여부는 기술 개발에 따라 변동할 수 있는 개념으로 이에 대한 시적 기준이 문제된다. 이에 출원시설, 침해시설이 대립하나, 특허법원 판례(99허5289)는 ‘(가)호발명의 제조시점’이라고 판시해 침해시설을 따르고 있다. 생각건대 특허권자의 실효적 보호라는 균등론 인정 취지를 고려할 때 침해시설이 타당하다.

(2) 소극적 요건

소극적 요건으로 확인대상발명이 출원시 공지기술이거나 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 것이 아닐 것과 확인대상발명의 변경된 구성요소가 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것이 아닐 것을 요한다.

(3) 주장 · 증명책임

증명책임 분배의 원칙상 적극적 요건은 특허권자가 주장 · 증명하여야 하며, 소극적 요건은 실시자가 주장 · 증명하여야 한다.

3. 관련문제

(1) 수치한정발명과 균등론

판례(2003후656)는 수치범위 밖의 수치가 균등범위에 속한다는 특단의 사정이 없는 한, 원칙적으로 수치 밖을 구성요소로 하는 (가)호 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판시하였는바, 수치한정 발명에 대해서 균등론이 적용될 수 있다.

(2) 역균등론

역균등론이란 문언상으로는 모든 구성요소를 포함하고 있으나, 실질적으로는 상이한 방법으로 기능을 수행할 정도로 변경이 크게 이루어진 경우 당해 특허권의 범위를 제한하는 이론을 의미한다. 다만, 역균등론은 특허권의 보호범위 해석의 예측가능성을 심각하게 훼손할 수 있는바 그 도입에 신중을 기하여야 한다.