특허법 강의 - [7] 간접침해(제127조)

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간접침해(제127조)

1. 의의 및 취지

(1) 특허권 침해의 특수성

특허권은 무체성을 가져 점유가 불가한바 침해가 용이하므로, 이에 우리 특허법은 특허권자의 적정한 보호를 위하여 간접침해(제127조), 손해액의 추정(제128조), 생산방법의 추정(제129조), 과실의 추정(제130조)을 규정하고 있다.

(2) 간접침해의 의의 및 취지

간접침해란 직접침해의 전 단계로 방치할 경우 침해의 개연성이 높은 행위를 의미한다. 구성요소완비의 원칙상 문언침해에는 해당하지 않으나, 특허권자의 실효적 보호를 도모하기 위해 침해로 의제하고 있다.

2. 간접침해의 성립요건

(1) 내용

유효한 특허권에 대하여 정당한 권원이 없는 제3자가 특허발명의 생산 또는 실시에만 사용되는 물건을 업으로서 실시할 것을 요건으로 한다.

(2) 전용품

1) 특허발명의 ‘생산’ 또는 실시에만 사용되는 물건의 해석

가. 제127조에서의 생산의 의미

특허법원 판례(2006허3496)는 제127조의 ‘생산’은 발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어 내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공 · 조립 등의 행위도 포함한다고 판시하였다.

나. 생산의 지역적 범위

판례(2014다42110)는 반제품을 국내에서 제조한 후 해외에서 완제품으로 조립한 사안에서, 제127조 제1호의 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하므로, 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다고 판시하였다. 생각건대 특허권의 보호범위는 속지주의 원칙상 그 특허권이 등록된 국가 내에서만 효력이 미치는바 판례가 타당하다.

2) 특허발명의 생산 또는 실시 ‘에만’ 사용되는 물건의 해석

판례(2007후3356)는 제127조에서 타용도가 없을 것을 만족하기 위해서는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 내지 실용적인 다른 용도가 없어야 하며, 특허 물건 이외에 사용될 이론적 · 일시적 가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 타용도가 있다고 할 수 없다고 판시하였다.

3) 특허발명의 생산 또는 실시에만 사용되는 ‘물건’ 의 해석

제127조의 물건은 특허발명의 생산 또는 실시에만 사용하는 물건과 동일한 물건은 물론, 이와 균등한 물건의 경우에도 간접침해가 성립한다.

4) 타용도 존부의 판단시점

손해배상청구의 경우에는 과거 행위로 인한 손해를 회복시켜주는 것으로서 침해시를 기준으로 판단하고, 침해금지청구의 경우에는 변론종결시에 타용도 있음에도 불구하고 간접침해를 인정하면 특허발명과 무관한 용도에 이용될 수 있는 물건에까지 특허권의 효력이 미치는 불합리가 발생하므로 사실심 변론 종결시를 기준으로 판단하여야 한다.

5) 주장 · 증명책임

타용도 없음은 간접침해를 주장하는 특허권자에게 주장 · 증명책임이 있다.

6) 쟁점

가. ‘소모품’의 경우에도 전용품에 해당될 수 있는지 여부

판례(98후2580)는 소모품일지라도 특허발명의 본질적 구성요소에 해당하고, 다른 용도로 사용되지 아니하며, 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서, 구입시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고, 특허권자 측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조 · 판매되고 있다면, 그러한 물건은 ‘특허 물건의 생산에만 사용하는 물건’에 해당한다고 판시하였다.

나. 전용품이 ‘특허출원 전 공지’된 경우

판례(2000다27602)는 간접침해가 문제된 물건이 생산에만 사용되는 물건이라고 할 자료는 찾아 볼 수 없고, 오히려 출원전 공지된 것임을 알 수 있는바 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다고 판시하였다. 생각건대 이 사건은 대상 물건의 타용도 없음을 특허권자가 증명하지 못해서 간접침해가 부정된 것이지, 대상 물건이 출원 전 공지된 사실이 인정되었기 때문에 간접침해가 부정된 것은 아니라 할 것이다. 즉, 출원전 그 구성요소가 공지되어 타용도가 있을 가능성이 높은 것은 별론 당해 구성요소가 등록특허의 전용품이라는 사실이 인정된다면 궁극적으로 등록특허에 사용될 것이므로 간접침해가 성립할 수 있다.

다. 전용품에 ‘새로운 구성요소를 결합’한 경우

판례(98후2580)는 (가)호 발명의 감광드럼카트리지가 이 사건 특허발명의 물건의 생산에만 사용되는 이상, (가)호 발명이 공지의 감광드럼카트리지에 개선된 폐토너 회수통을 결합한 것이라고 하더라도 간접침해의 성립에는 아무런 지장이 없다고 판시하였다. 전용품에 새로운 구성요소를 결합해도 전용품이라는 사실은 변함 없으므로 간접침해가 성립된다고 봄이 타당하다.

(3) 직접침해를 전제요건으로 하는지 여부

1) 학설의 태도

간접침해가 직접침해를 전제로 하는지 문제된다. 독립설은 특허법 제127조 각 호의 요건을 만족시키는 행위가 이루어진 때에는 독립적으로 특허권 침해가 성립하고 직접침해의 유무는 묻지 않는다고 보는 견해이다. 종속설은 법리상 당연히 직접침해의 존재가 간접침해의 성립의 전제가 되며 직접침해가 성립하지 않은 때에는 간접침해의 요건을 만족하더라도 간접침해는 성립하지 않는다고 보는 견해이다.

2) 판례의 태도

가. 독립설을 취한 것으로 보이는 판례

판례(98후2580)은 소모품의 경우에도 전용품에 해당되는지 문제되었던 사안에서 직접침해의 인정여부를 판단하지 않고 간접침해를 인정하여 독립설을 따른 것으로 보여진다.

나. 종속설을 취한 것으로 보이는 판례

ㄱ) 반제품 사건 - 판례(2014다42110)는 반제품을 국내에서 제조하여 완제품을 외국에서 생산한 사안에서, 제127조 제1항에서의 생산은 국내에서의 생산을 의미한다고 하여 간접침해를 부정한바 종속설을 따른 것으로 보여진다.

ㄴ) 판례(2017다290095)는 “방법발명에 관한 특허권의 실시권자가 제3자에게 그 방법의 실시에만 사용하는 물건의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우, 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위를 특허권의 간접침해로 인정하면, 실시권자의 실시권에 부당한 제약을 가하게 되고, 특허권이 부당하게 확장되는 결과를 초래하는바, 그러한 제3자의 전용품 생산·양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다. 또한, 특허권자는 실시권을 설정할 때 제3자로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시할 것까지 예상하여 실시료를 책정하는 등의 방법으로 당해 특허권의 가치에 상응하는 이윤을 회수할 수 있으므로, 실시권자가 제3자로부터 전용품을 공급받는다고 하여 특허권자의 독점적 이익이 새롭게 침해된다고 보기도 어렵다. 따라서 방법발명에 관한 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자가 제3자에게 전용품의 제작을 의뢰하여 그로부터 전용품을 공급받아 방법발명을 실시하는 경우에 있어서 그러한 제3자의 전용품 생산․양도 등의 행위는 특허권의 간접침해에 해당한다고 볼 수 없다.”고 판시하였는 바, 종속설을 따른 것이다.

3) 검토

생각건대 현실적으로 독립설 혹은 종속설에 따르더라도 저마다 불합리한 면을 피할수 없는바, 어느 한 입장을 엄격히 관철하기 보다는 유형별로 특허권자와 간접침해자의 이익을 형평에 맞게 비교 형량하여 합리적인 해결책을 모색하는 것이 타당하다.

(4) 침해자의 고의를 요건으로 하는지 여부

객관설과 주관설이 있으나, 특허법에는 침해성립에 관해 침해자의 고의 · 과실을 요건으로 규정하고 있지 않고, 간접침해도 이에 준할 것인바 고의를 요건으로 보지 않는 것이 타당하다.

3. 관련문제

(1) 침해죄(제225조) 성립여부

간접침해행위에도 침해죄가 성립할 것인지 여부가 문제된다. 학설은 간접침해에 대해서는 감경 규정이 없으며, 침해죄(제225조)에서 간접침해를 제외하고 있지 않은 점을 근거로 간접침해행위에도 침해죄가 성립한다는 긍정설과, 특허권 침해의 미수는 처벌하지 않는데 예비적 행위에 속하는 간접 침해 행위를 처벌하는 것은 균형상 맞지 않아 간접침해행위에는 침해죄가 성립되지 않는다는 부정설이 있다. 판례(92도3350)는 간접침해 행위는 직접침해의 예비단계에 불과한 행위로서, 이를 침해죄에 포함시키는 것은 확장해석을 금하는 죄형법주의에 반하고, 미수범은 처벌하지 않는데 예비단계에 불과한 간접침해를 처벌하면 형벌의 불균형성이 초래되는 심각한 문제가 있다고 하며 부정설의 입장이다. 간접침해 규정은 민사책임을 논함에 있어 침해의 전단계에 있는 행위를 침해로 의제하여 특허권자를 두텁게 보호하려고 하는 ‘정책적 규정’에 불과한바, 부정설이 타당하다.

(2) 보상금청구권의 대상(제65조 제5항)

보상금청구권에 관하여 간접침해를 준용하는바, 설정등록 전 정당한 권원이 없는 제3자의 실시가 간접침해의 요건을 만족하는 경우 보상금청구권의 대상이 될 수 있다.

(3) 간접침해와 실시권의 설정

간접침해는 소극적 효력의 확장이며, 적극적 효력의 확장이 아니므로 전용품의 생산 등에 관한 실시권 설정은 인정되기 어렵다.

(4) 간접침해와 권리범위확인심판(제135조)

판례(98후2580)는 특허권자는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건과 대비되는 물건을 대상으로 권리범위확인심판을 청구할 수 있다고 판시하였다. 생각건대 간접행위가 특허권 침해행위로 규정되어 있는바 권리범위가 간접침해 물건에 미치므로 권리범위확인심판 청구가 가능하다고 할 것이다.

(5) 간접침해와 소진이론

특허법원 판례(2008허13299)는 방법발명에 대한 특허권자가 방법발명에만 실시하는 물건을 양수인에게 양도한 경우, 양수인은 특허대상인 방법을 사용가능함을 전제로 특허권자로부터 물건을 양도하는 것이라는 점, 이 물건 사용시 특허권자의 실시허락이 필요하다면 시장의 자유로운 유통이 저해된다는 점, 특허권자는 제127조 제2호로 이러한 물건을 양도할 권리를 사실상 독점하고 있다는 점을 고려하면 소진의 법리가 적용된다 할 것이라고 판시하였다.