특허법 강의 - [2] 특허법상 실시(제2조 제3호)

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특허법상 실시(제2조 제3호)

 

1. 실시의 정의

(1) 제2조 제3호

특허법상 ‘실시’라 함은 물건의 발명인 경우 그 물건을 생산 · 사용 · 양도 · 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약(양도 또는 대여를 위한 전시를 포함함)을 하는 행위, 방법의 발명인 경우 그 방법을 사용하는 행위 또는 그 방법의 사용을 청약하는 행위, 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우 그 방법을 사용하는 행위 외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용 · 양도 · 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다.

(2) 취지

특허권은 무체재산권인바 점유가 불가하고 침해의 태양이 다양하므로 제2조 제3호에 의해 특허권에 의해 독점되는 대상을 명확화하기 위함이다.

(3) 실익

발명의 종류에 따라 특허발명의 범위를 달리한다는 점에 실익이 있다.

2. 구체적인 내용

(1) 생산

무형의 기술적 사상인 발명을 이용하여 유형화된 물건을 만들어내는 행위를 의미한다. 수리 · 개조에 불과해도 본질적 구성요소에 관한 것으로 실질적 재생산이라면 생산에 포함된다고 보아야 한다.

(2) 사용

발명이 추구하는 목적이나 효과를 실현하기 위해 그 발명을 사용하는 것을 말한다. 발명의 본래 목적이나 효과와 무관한 사용은 본 규정의 사용이라 볼 수 없다.

(3) 양도

특허품의 소유권을 의사표시에 의하여 타인에게 유상 또는 무상으로 이전하는 것을 의미한다. 양수나 소지는 그 자체로 특허발명의 실시라고 볼 수 없으나, 양수인 또는 소지인은 침해할 우려가 있는 자에 해당하는바 침해예방청구의 대상이 될 수 있다.

(4) 대여

특허품을 일정시기 반환할 조건으로 타인에게 유상 또는 무상으로 빌려주는 것을 의미한다.

(5) 수입

외국에서 생산된 물건을 사용 · 양도 · 대여의 목적으로 국내로 들여오는 것을 의미한다. 법문상 수출은 특허법상 실시로 볼 수 없으며, 이는 속지주의 원칙에 기인한 것이다. 단, 수출의 전제행위로서 국내에서의 생산은 실시에 해당한다.

(6) 양도 또는 대여의 청약

특허품의 양도 또는 대여하는 계약의 성립을 목적으로 하는 의사 표시를 의미한다.

3. 실시행위의 독립성

(1) 내용

각각의 실시행위(제2조 제3호)는 특허권의 효력상 독립적이며, 어느 하나의 실시행위는 다른 실시행위에 영향을 미치지 않는다.

(2) 판례

판례(83도1411)는 옥수수차 제조방법에 관한 생산 전용실시권만을 가지고 있고 판매권이 없음에도 상당량을 제조한 후 이를 무단 판매하였다면 특허권을 침해한 것이라고 판시하였다.

4. 관련문제

(1) 소진이론

1) 내용

가. 의의 및 취지

소진이론이란 적법하게 만들어진 특허품을 적법 판매한 경우 그 특허품의 소유자는 특허권에도 불구하고 이를 처분할 수 있다는 이론을 의미한다. 이는 특허권자와 소유권자의 권리 조정을 위한 것이다.

나. 판례

상표권에 관한 판례(2002도3445)에 따르면 물건발명에 대한 특허권자가 우리나라에서 물건발명 제품을 적법하게 양도한 경우에 양도된 당해 물건발명 제품에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진되었으므로 양수인이 그 물건발명 제품을 사용, 양도 또는 대여하는 등의 행위 등에 대하여 특허권의 효력이 미치지 아니한다 할 것이다.

2) 병행 수입에 소진이론이 적용될 수 있는지 여부

가. 특허권의 국제적 소진과 특허독립의 원칙

외국에서 특허제품이 적법하게 생산 · 판매된 경우 그 제품에 관한 내국 특허권도 소모되는지 여부가 문제된다. 이는 속지주의 원칙과 권리소진의 충돌의 문제이다.

나. 병행수입의 허용여부

이에 대한 학설은 수출국과 수입국의 특허권자 동일하다면 병행수입이 허용되나, 동일하지 않다면 병행수입은 불허된다는 견해가 있다. 미국연방 대법원은 최근 Impression Products v. Lexmark International 판결에서 특허권자가 해외에서 판매한 특허품이 미국으로 수입된 사건에서 구매자가 특허품을 재판매하지 않겠다고 합의하였더라도 권리소진이 유효하다고 판시한 바 있다. 다만, 위의 판결은 전면적으로 국제적 소진을 긍정한 것은 아니며, 명시적으로 미국에서의 판매를 제한한 경우에는 소진되지 않을 수 있다고 하여 중간적인 입장을 취한 것으로 보인다. 생각건대 특허권자의 이중이득을 보호해야 할 필요가 없는 바, 병행 수입에 의한 소진이론을 적용한느 것이 타당하다. 다만, 병행수입에 소진이론을 적용하여 허용할지 여부는 획일적으로 판단할 것이 아니며, 특허법이 산업입법인 점 고려하여 구체적 · 개별적으로 판단하여야 할 것이다.

3) 권리범위확인심판에서 특허권의 소진여부가 심리대상이 되는지 여부

판례(2010후289)는 적극적 권리범위확인심판에서 권리소진을 주장한 사안에서 권리가 소진되었다는 주장은 침해소송에서 항변으로 주장함은 별론, 확인대상발명이 특허권의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 것과 관련이 없다고 판시하였다.

4) 방법발명과 권리소진

가. 방법발명에 대해 권리소진이 인정되는지 여부

판례(2017다289903)는 “특허법 제2조 제3호는 발명을 ‘물건의 발명’, ‘방법의 발명’, ‘물건을 생산하는 방법의 발명’으로 구분하고 있다. ‘물건의 발명’(이하 ‘물건발명’이라고 한다)에 대한 특허권자 또는 특허권자로부터 허락을 받은 실시권자(이하 ‘특허권자 등’이라고 한다)가 우리나라에서 그 특허발명이 구현된 물건을 적법하게 양도하면, 양도된 당해 물건에 대해서는 특허권이 이미 목적을 달성하여 소진된다. 따라서 양수인이나 전득자(이하 ‘양수인 등’이라고 한다)가 그 물건을 사용, 양도하는 등의 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다. ‘물건을 생산하는 방법의 발명’에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법에 의하여 생산한 물건을 적법하게 양도한 경우에도 마찬가지이다. ‘물건을 생산하는 방법의 발명’을 포함한 ‘방법의 발명’(이하 통틀어 ‘방법발명’이라고 한다)에 대한 특허권자 등이 우리나라에서 그 특허방법의 사용에 쓰이는 물건을 적법하게 양도한 경우로서 그 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것이라면, 방법발명의 특허권은 이미 목적을 달성하여 소진되었으므로, 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시하는 행위에 대하여 특허권의 효력이 미치지 않는다.”고 판시하였다.

나. 방법발명에 대한 특허권 소진의 인정 근거

판례(2017다289903)는 “방법발명도 그러한 방법을 실시할 수 있는 장치를 통하여 물건에 특허발명을 실질적으로 구현하는 것이 가능한데, 방법발명이 실질적으로 구현된 물건을 특허권자 등으로부터 적법하게 양수한 양수인 등이 그 물건을 이용하여 방법발명을 실시할 때마다 특허권자 등의 허락을 받아야 한다면, 그 물건의 자유로운 유통 및 거래안전을 저해할 수 있다. 그리고 특허권자는 특허법 제127조 제2호에 의하여 방법발명의 실시에만 사용되는 물건을 양도할 권리를 사실상 독점하고 있는 이상 양수인 등이 그 물건으로 방법발명을 사용할 것을 예상하여 그 물건의 양도가액 또는 실시권자에 대한 실시료를 결정할 수 있으므로, 특허발명의 실시 대가를 확보할 수 있는 기회도 주어져 있다. 또한, 물건발명과 방법발명은 실질적으로 동일한 발명일 경우가 적지 않고, 그러한 경우 특허권자는 필요에 따라 특허청구항을 물건발명 또는 방법발명으로 작성할 수 있으므로, 방법발명을 특허권 소진 대상에서 제외할 합리적인 이유가 없다. 오히려 방법발명을 일률적으로 특허권 소진 대상에서 제외한다면 특허권자는 특허청구항에 방법발명을 삽입함으로써 특허권 소진을 손쉽게 회피할 수 있게 된다.”고 판시하였다.

다. 방법발명에 대한 특허권 소진의 판단방법

판례(2017다289903)는 “어떤 물건이 방법발명을 실질적으로 구현한 것인지 여부는 (i) 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없는지 여부, (ii) 그 물건에 방법발명의 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에 해당하는 구성요소가 모두 포함되었는지 여부, (iii) 그 물건을 통해서 이루어지는 공정이 방법발명의 전체 공정에서 차지하는 비중 등 위의 각 요소들을 종합적으로 고려하여 사안에 따라 구체적·개별적으로 판단하여야 한다. 사회통념상 인정되는 물건의 본래 용도가 방법발명의 실시뿐이고 다른 용도는 없다고 하기 위해서는, 그 물건에 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적 또는 실용적인 다른 용도가 없어야 한다. 이와 달리 단순히 특허방법 이외의 다른 방법에 사용될 이론적, 실험적 또는 일시적 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 그 용도는 사회통념상 인정되는 그 물건의 본래 용도라고 보기 어렵다.”고 판시하였다.

(2) 간접생산물의 제법발명에 대한 특허권의 효력범위가 미치는지 여부

1) 간접생산물에 제법발명에 대한 특허권의 효력범위가 미치는지 여부

제법발명에 의해 생산된 물건을 직접생산물이라 하며, 간접생성물은 직접생산물에 추가 공정을 가해 직접생산물의 물성이 변하여 전혀 다른 생산물이 된 경우를 의미한다. 직접생산물을 특허가 없는 외국에서 생산하여 간접생산물로 제조한 뒤 수입하는 것이 침해인지 문제된다.

2) 검토

제2조 제3호 다목에서는 제법발명을 직접생산물에 한정하지 아니하며, 이를 부정하면 제법발명의 보호가 무력해질 우려가 큰바 특허권의 효력이 미치는 것으로 봄이 타당하다.