특허법 강의 - [6] 선사용권 (제103조)

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선사용권(제103조)

1. 의의 및 취지

선사용권이란 제103조 소정의 요건을 만족하는 자에게 인정되는 법정실시권이다. 선출원주의 보완, 선발명자와 선출원인간의 공평을 도모, 기존의 산업설비 보호를 그 취지로 한다.

2. 요건

(1) 내용

선사용권은 특허출원시 선의로 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자에게 인정된다.

(2) 선의 

선의란 특허출원 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득한 것을 의미하나, 특허출원한 발명자로부터 발명을 지득한 경우에는 제외한다. 판례(2014다79488)도 식물신품종보호법에서 선사용권을 규정한 제64조의 취지와 문언의 내용 등에 비추어 볼 때, 특별한 사정이 없는 한 위 규정에 따라 선사용에 의한 통상실시권을 취득할 수 있는 선사용자는 품종보호 출원된 보호품종의 육성자와는 기원을 달리하는 별개의 육성자이거나 이러한 별개의 육성자로부터 보호품종을 알게 된 자를 의미한다고 판시하였다. 

(3) 사업 실시 또는 준비 

과거에 그 발명의 실시사업을 한 적이 있었으나 특허출원시에 이미 사업을 폐지하였다면 선사용권은 인정될 수 없다.

3. 효과 

(1) 내용 

법정요건 충족시 실시권이 발생하며, 등록하지 아니하여도 그 후 특허권 · 전용실시권을 취득한 자에게 효력 있다. 대가를 지급할 필요가 없으나, 실시 또는 준비 중인 발명 및 사업목적의 범위에서 업으로 실시 가능하다. 통상실시권이므로 배타적 효력이 없다.

(2) 선사용권의 범위 

1) 문제점 

양적 확장은 당연히 허용되나, 실시 태양을 바꾸는 것이 허용되는지 문제된다.

2) 학설

실시형식설은 선사용권은 예외적인 것으로서 출원 당시의 실시형식을 엄격히 지켜야 된다는 견해이며, 발명범위설은 선사용권자가 출원시 유지한 형식의 범위가 아닌 한 선사용권의 발명 범위로 해석하여 통상의 기술자가 당연히 생각해낼 수 있는 범위도 포함한다는 견해이다.

3) 검토

생각건대 선사용권의 범위를 너무 엄격히 적용하면 제103조의 취지가 몰각될 위험이 있는바, 이익형량 측면에서 통상의 기술자가 생각할 수 있는 범위를 포함한다고 해석함이 타당하다. 

4. 이전 

실시사업과 함께 이전하는 경우 또는 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 받아야만 이전할 수 있다. 한편, 실시사업과 함께 이전하는 경우에도 동의를 요하지 않는 것으로 규정한 것은 특허법의 산업입법적 측면을 반영한 것이다.

5. 소멸 

선사용권은 특허권에 부수하는 권리로서 특허권이 소멸하면 함께 소멸하고, 실시권의 포기 · 혼동 · 특허권의 수용 · 실시사업의 폐지 등에 의해서도 소멸할 수 있다. 

6. 관련문제 

(1) 기관대행설(1기관의 범위)

선사용권자와의 계약이 존재하고, 선사용권자의 감독을 받으며, 생산한 물건 전부를 선사용권자에게 인도한다는 요건을 만족하는 자의 실시는 선사용권자의 실시로 인정되어 침해가 부정된다.

(2) 선사용권이 인정될 예비적 지위 

선사용권자에 보상금청구권행사가 가능한지 문제되나, 명문의 규정은 없으나 선사용권이 인정될 예비적 지위가 인정되어 불가하다 봄이 타당하다.

(3) 특허출원시부터 국내에 있는 물건 

산업설비 보호를 위해 특허출원시부터 국내 있던 물건에 대하여 특허권의 효력이 제한된다(제96조 제1항 제3호).

(4) 제103조와 관련된 무효심판청구의 실익 

선사용권자가 당해 특허발명의 출원 전 자신의 실시에 따른 공지 등이 있음을 이유로 당해 특허발명에 대해 무효심판을 청구하여 무효심결이 확정된 경우, 선사용권자는 침해주장으로부터 발본적으로 벗어날 수 있으나, 제3자의 진입장벽이 와해된다는 단점도 존재한다.