특허법 강의 - [5] 전용실시권 및 통상실시권

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전용실시권 및 통상실시권

 

1. 실시권의 의의 및 실익

실시권이라 함은 특허권자 이외의 자가 업으로서 특허발명을 실시할 수 있는 권리를 의미한다. 실시권자는 특허권의 침해를 구성하지 않는바, 발명의 이용을 도모함으로써 특허법 목적을 달성한다는 측면에서 실익이 존재한다.

2. 전용실시권 및 통상실시권의 구별

(1) 법적성질 및 효력

1) 전용실시권

전용실시권(제100조)은 특허권과 같이 독점 · 배타성이 인정되는 준물권적 권리이다. 전용실시권 범위 내에서 특허권자 실시도 배제할 수 있다(제100조 제2항, 제94조 단서).

2) 통상실시권

통상실시권은 부작위청구권에 본질이 있는 채권적 권리이며, 복수로 인정될 수 있다.

(2) 발생

1) 전용실시권

전용실시권은 ‘계약 및 설정등록’에 의해 발생한다(제101조). 전용실시권의 등록이 완료되지 않은 경우라면 특허권자와의 관계에서 독점적 통상실시권과 유사한 성질의 것이 되나, 우리 특허법은 독점적 통상실시권을 규정하고 있지 아니하므로 통상실시권자의 지위에 있다고 볼 것이다.

2) 통상실시권

가. 허락에 의한 통상실시권

허락에 의한 통상시시권은 계약에 의해 발생하며(제102조 제1항, 제100조 제4항), 이를 등록하면 그 등록 후에 특허권 · 전용실시권을 취득한 제3자에 대해서도 그 효력이 발생한다(제118조 제2항).

나. 법정실시권

법정실시권은 법정요건 충족시 발생하며, 등록하지 않아도 그 후에 특허권 · 전용실시권을 취득한 자에 대하여도 효력이 발생한다(제118조 제2항).

다. 강제실시권

강제실시권은 특허청장의 결정 또는 특허심판원의 심판에 의해 발생하며, 특허청장은 강제실시권의 효력이 발생하면 직권등록을 하여야 한다(특허권 등의 등록령 제14조 제1항 제6호).

(3) 이전

1) 전용실시권, 허락에 의한 통상실시권 및 법정실시권

‘실시사업과 함께 이전하는 경우’, ‘상속 · 기타 일반승계의 경우’ 제외하고 특허권자의 ‘동의’를 받아야 이전이 가능하다. 실시사업과 함께 이전시에는 동의를 요하지 않도록 한 것은 특허법이 산업입법이라는 점을 반영한 것이다.

2) 강제실시권

재정제도의 취지상 통상실시권이 실시사업과 분리되어 이전되는 것은 불합리하기 때문에 제107조는 실시사업과 함께만 이전이 가능하다(제102조 제3항). 제138조는 이용 · 저촉관계의 조정을 위한 규정이라는 점에서 제138조의 통상실시권은 그 통상실시권자의 해당 특허권과 함께 이전된다(제102조 제4항).

(4) 실시권의 설정

전용실시권자는 특허권자의 동의를 받아야만 그 전용실시권을 목적으로 하는 질권이나 통상실시권을 허락할 수 있다. 수원지방법원 판례(2001가합3821)는 전용실시권자가 권리자 동의 없이 타인에게 실용신안의 사용을 허락하여 그것을 사용한 제품을 생산하게 한 것은 침해라 할 것이므로 실용신안권자는 계약을 해지할 수 있다고 판시하였다. 한편, 통상실시권자는 채권적 권리에 불과하므로 통상실시권 목적으로 통상실시권 설정은 불가능하다.

(5) 소멸

실시권은 특허권 부수하는 권리인바 특허권 소멸시 함께 소멸하고, 실시권의 포기 · 혼동 · 특허권 수용으로 소멸 등에 의해서도 소멸할 수 있다. 나아가, 전용실시권, 허락에 의한 통상실시권은 계약의 무효 · 취소 · 해지 · 계약기간의 만료에 의해서도 소멸할 수 있으며, 법정실시권은 실시사업의 폐지로도 소멸할 수 있으며, 강제실시권은 재정의 취소 · 실효 등에 의해 소멸하며, 통상실시권허여심판에 의한 실시권은 원권리의 소멸에 의해서도 소멸할 수 있다.

3. 관련문제

(1) 전용실시권 설정에 따른 특허권자의 소권 상실여부

1) 문제점

특허권 본질에 관한 논의와 연관되며, 특허권의 본질이 배타성에 있다는 견해는 제3자의 무단실시에 대한 특허권자의 소권은 유지되며, 특허권의 본질이 독점성에 있다는 견해는 제3자의 무단실시에 대한 특허권자의 소권이 상실된다고 한다.

2) 판례

판례(2006도1580)는 상표권에 대해 전용사용권이 설정된 경우, 제3자의 상표 사용에 대한 금지를 청구할 수 있는 권리까지 상실하는 것은 아니라고 판시하였다.

3) 검토

생각건대 특허제도가 독점으로 시발된 것임은 별론, 배타적인 성질이 강조되어야 할 것인바, 전용실시권자는 물론 특허권자도 그 침해에 대한 침해금지청구 또는 손해배상청구를 할 수 있다고 봄이 타당하다.