특허법 강의 - [4] 특허권의 소멸(제88조 등)

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특허권의 소멸(제88조 등)

 

1. 장래를 향한 소멸

(1) 존속기간의 만료(제88조)

1) 내용

우리 특허법은 일정기간 독점배타적 권한을 부여한 후 특허권을 소멸시켜 산업발전에 이바지하고자 특허권의 존속기간을 설정등록일로부터 출원일 후 20년으로 규정하고 있다(제88조 제1항).

2) 디자인보호법상 법정실시권(디자인보호법 제103조)

등록디자인 또는 이와 유사한 디자인이 그 디자인등록출원일전 또는 디자인등록출원일과 같은 날에 출원되어 등록된 특허권과 저촉되고 그 특허권의 존속기간이 만료된 때에는 디자인권상 법정실시권이 인정된다.

3) 상표법상 법정사용권(상표법 제98조)

상표등록출원일전 또는 상표등록출원일과 동일한 날에 출원되어 등록된 특허권이 그 상표권과 저촉되는 경우 그 특허권의 존속기간이 만료되는 때에는 상표법상 법정사용권이 인정된다.

(2) 특허료의 불납(제81조 제3항)

1) 내용

특허권자가 추가납부기간 또는 보전기간에 특허료를 납부하지 않은 경우 그 특허권은 당해 기간의 만료일 다음날로 소급하여 소멸한 것으로 본다. 결국 특허료의 납부는 특허권 발생요건임에 동시에 존속요건이라 할 수 있다.

2) 특허권의 회복

소멸간주된 특허권이 불귀책사유로 인한 경우(제81조의 3 제1항) 또는 실시중인 특허발명의 경우(제81조의3 제3항)에 해당하여 특허권이 회복된 때에는 그 특허권은 계속하여 존속하고 있던 것으로 본다.

3) 효력의 제한 및 법정실시권의 발생

회복된 특허권의 효력은 특허료 추가납부기간 경과한 날로부터 납부 또는 보전한 날까지의 기간 중에는 제3자의 특허발명 실시에 효력이 미치지 아니한다. 또한, 제3자가 효력제한기간 중 국내에서 선의로 특허발명을 업으로 실시하거나 이를 준비하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 또는 사업목적의 범위에서 유상의 통상실시권을 가진다.

(3) 상속인의 부존재(제124조)

상속이 개시된 때 상속인이 없는 경우 민법 제1058조는 국가에 귀속되는 것으로 규정하고 있으나, 특허법은 특허권이 소멸하는 것으로 규정하고 있다. 이는 특허권을 소멸시킴으로써 누구라도 실시할 수 있도록 하여 산업발전에 이바지함이 특허법의 목적에 부합하기 때문이다. 다만, 특허권이 공유인 경우 특허권이 소멸하지 않고 나머지 공유자에게 지분 비율로 귀속된다.

(4) 특허권의 포기(제101조)

특허권자는 특허권을 포기할 수도 있고, 청구범위에 청구항이 둘 이상인 경우에는 각 청구항별로 포기할 수도 있다(제215조). 다만, 말소등록이 효력발생요건이므로 등록해야 소멸된 것으로 보며, 전용실시권자, 질권자, 허락에 의한 통상실시권자, 직무발명에 의한 통상실시권자의 동의가 필요하다(제119조 제1항). 특허권이 공유인 경우 특허권의 포기는 전원이 하여야 하며, 지분권의 포기는 각자 가능하다.

(5) 불실시에 따른 특허권의 취소(구법 제116조)

구법에서는 불실시(제107조 제1항 제1호)에 의해 재정에 의한 통상실시권이 설정될 것, 그 재정이 있는 날로부터 계속하여 2년 이상 그 특허발명이 국내에서 불실시될 것의 요건을 만족하는 경우, 특허청장은 이해관계인의 신청 또는 직권으로 그 특허권을 취소할 수 있도록 규정하여 실시의무를 간접적으로 강제하였으나, FTA 협정의 특허 관련 합의사항에 의해 폐지하였다.

2. 소급 소멸

(1) 무효심결의 확정(제133조)

1) 내용

무효심결 확정시 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다(제133조 제3항 본문). 다만, 후발적 무효사유의 경우 그 무효사유의 해당시부터 없었던 것으로 본다(제133조 제3항 단서).

2) 재심사유 발생

특허등록의 유효를 전제로 심결 또는 판결이 확정된 이후, 그 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 심결 또는 판결에 재심사유가 생긴다(제178조, 민사소송법 제451조 제1항 제8호).

3) 손해배상금의 반환 및 추가의 손해배상 요부

특허권자가 민사상청구를 통해 받은 손해배상금은 부당이득으로 반환해야 한다. 단, 특허권자의 고의 · 과실이 있다고 보기 어려워 특별한 사정이 없는 한 추가의 손해배상까지 할 필요는 없다고 볼 것이다.

4) 이미 지급한 실시료의 반환여부 요부

가. 문제점

무효심결확정시 기지급한 실시료를 부당이득으로 반환해야 하는지 문제된다.

나. 견해대립

실시료를 지불한 자가 실시하여 이익을 얻은 이상 손해입은 것이 아니므로 부당이득의 법리를 적용할 수 없다는 제1설과 실시자가 실시하여 얻은 이익은 공중영역의 실시로 얻은 이익인바 부당이득반환청구를 할 수 있다는 제2설이 있다.

다. 판례

종래 고등법원 판례(2006나76013)는 실시료를 지급한 권원이 되었던 특허가 무효가 된 사안에서 특허권자가 실시자로부터 기지급받은 실시료는 부당이득에 해당하고, 실시료 지급을 청구하는 것은 권리남용이라 판시하였다. 하지만 최근 판례(2012다42666)는 “실시권자는 실시계약에 의해 특허발명을 실시할 정당한 권원을 가지고, 제3자는 특허가 무효로 확정되기 전에 존재하는 특허권의 독점적 · 배타적 효력에 의하여 실시가 금지되는 점에 비추어 보면, 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 무효의 소급효에도 불구하고 그 실시계약이 계약 체결시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다. 따라서 실시계약 체결 이후에 특허무효가 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다.”고 판시하였다. 나아가 위 판례는 특허는 성질상 특허등록 이후에 무효로 될 가능성이 내재되어 있는 점을 감안하면, 특허발명 실시계약 체결 이후에 계약 대상인 특허의 무효가 확정되었더라도 특허의 유효성이 계약 체결의 동기로서 표시되었고 그것이 법률행위의 내용의 중요부분에 해당하는 등의 사정이 없는 한, 착오를 이유로 특허발명 실시계약을 취소할 수는 없다고 하였다.

라. 검토

생각건대 실시권자는 특허 무효 전까지 실시권에 의해서 경쟁상 보호 내지 이익을 받았으므로 실시료를 특허권자가 부당이득한 것으로 보기 어려울 것으로 보이는바 최근 판례의 태도가 타당하다.

5) 미지급 실시료의 청구가부

특허권의 무효 확정 전에 미지급한 실시료가 있던 사건에 대해서 최근 판례(2018다287362)는 “특허가 무효로 확정되면 특허권은 특허법 제133조 제1항 제4호의 경우를 제외하고는 처음부터 없었던 것으로 간주된다(특허법 제133조 제3항). 그러나 특허발명 실시계약이 체결된 이후에 계약의 대상인 특허권이 무효로 확정된 경우 특허발명 실시계약이 계약 체결 시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단하여야 한다. 특허발명 실시계약을 체결하면 특허권자는 실시권자의 특허발명 실시에 대하여 특허권 침해로 인한 손해배상이나 그 금지 등을 청구할 수 없고, 특허가 무효로 확정되기 전에는 특허권의 독점적·배타적 효력에 따라 제3자의 특허발명 실시가 금지된다. 이러한 점에 비추어 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아니라면 특허 무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약의 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수는 없고, 다만 특허 무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다. 따라서 특허발명 실시계약 체결 이후에 특허가 무효로 확정되었더라도 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그 밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다.”고 판시하였다.

6) 기타

무효심결 확정으로 부수하는 실시권, 질권 등의 권리 또한 특허권과 함께 소멸하며, 후발적 무효사유가 아닌 한 보상금청구권 또한 행사할 수 없다. 나아가 무효 후 등록특허의 표시는 위법이 된다(제224조). 한편, 무효심결 확정은 중용권(제104조) 또는 정당권리자출원(제35조)의 요건이 된다. 또한, 무효심결 확정 후 일사부재리(제163조)가 문제될 수 있으며, 후에 재심에 의해 회복된 경우 효력제한(제181조) 또는 후용권(제182조)이 문제될 수 있다.

(2) 청구항의 삭제(제133조의 2 또는 제136조)

특허권 자체가 소멸되는 것은 아니지만, 특허의 정정 또는 정정심판에 소급효가 인정되므로 침해 경고를 받은 자에게 실익이 있는 경우가 있다.

3. 관련문제

(1) 연장등록 무효심결의 확정(제134조)

연장등록 무효심결 확정된 경우 그 연장등록에 따른 존속기간의 연장은 처음부터 없었던 것으로 본다.

(2) 상대적 소멸원인으로서 특허권의 이전(제99조)

특허권을 양도한자는 더 이상 특허권자가 아닌바 상대적 소멸에 해당한다.