특허법 강의 - [11] 특허출원의 취하 또는 포기

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특허출원의 취하 또는 포기

 

1. 출원인 의사에 의한 경우

(1) 특허출원 계속 중 출원의 취하 또는 포기

1) 주체적 요건

특허출원의 취하 또는 포기는 출원인에게 불리한 사항이므로 출원인 복수인 경우 전원이 하여야 하며(제11조), 대리인을 선임한 경우에는 특별수권사항에 해당한다(제6조).

2) 객체적 요건

일부취하의 가부가 문제되나 별도의 규정이 없으며, 보정의 취지에 반해 절차적 안정을 해할 우려가 있는바 허용할 수 없다. 다만, 보정기간 이내라면 보정서 제출로 선해할 수 있다.

3) 시기적 요건 및 절차적 요건

특허출원 계속 중에만 특허출원의 취하 또는 포기가 가능하다. 한편, 절차안정을 위해 소정의 취하서, 포기서를 특허청장에 제출하여야 한다(시행규칙 제19조 제1항).

(2) 설정등록시 일부청구항의 포기(제215조의 2)

출원인의 특허비용의 효율적 관리를 위해 출원인은 특허결정을 받아 특허료를 납부하는 때에는 청구범위에 청구항이 둘 이상인 경우 청구항별로 이를 포기할 수 있다(제215조의 2 제1항). 한편, 절차안정을 위해 일부 청구항을 포기하고자 하는 자는 특허권 등의 등록령 시행규칙에서 규정한 납부서에 그 취지를 기재하고, 설정등록료의 납부와 동시에 포기서를 함께 특허청장에게 제출하여야 한다(시행규칙 제19조의 2).

2. 법률의 규정에 의한 경우

(1) 취하간주

1) 심사청구제도

누구든지 출원일로부터 3년 이내에 심사청구 할 수 있다. 다만, 심사주의 하에서 심사청구가 없는 출원을 무한정 방치할 수 없는바, 이 기간 내에 심사청구 없는 경우 당해출원은 취하한 것으로 본다(제59조 제5항).

2) 변경출원

협의제를 회피하기 위해, 실용신안출원을 특허로 변경출원하는 경우에는 그 실용신안등록출원은 취하된 것으로 보며(제53조 제4항), 반대의 경우도 그러하다(실용신안법 제10조 제4항).

3) 국내우선권주장출원

가. 선출원의 취하간주

협의제를 피하기 위해 우선권 주장의 기초가 된 선출원은 그 출원일로부터 1년 3개월이 지난 때에 취하된 것으로 본다(제56조). 다만, 선출원이 포기, 무효 또는 취하된 경우, 특허여부의 결정 또는 심결이 확정된 경우, 당해 선출원을 기초로 한 우선권주장이 취하된 경우에는 예외로 한다.

나. 자기지정의 경우

한편 자기지정과 관련하여, 선출원이 PCT출원인 경우에는 기준일 또는 국제출월일부터 1년 3월 중 늦은날 취하 간주되고(제202조 제3항 제3호), 선출원이 국내출원인 경우에는 선출월일로부터 1년 3월 경과시 취하간주된다(제56조 제1항).

4) 청구범위유예제도 및 외국어특허출원제도

제42조의 2에 해당하는 출원이나, 제42조의 3에 해당하는 출원은 소정의 기간내에 청구범위를 적는 보정을 하지 않거나, 국어번역문을 제출하지 아니한 경우에는 그 기간 경과시 그 다음날 취하 간주된다.

5) 국제출원

국제출원의 경우 제195조 보정명령 받은 후 지정기간 내에 보정하지 아니한 경우, 국제출원에 관한 수수료를 소정의 기간내에 납부하지 아니한 경우, 국제출원일로부터 4월 내 보완명령사유(제194조)에 해당하는 사유가 발견된 경우에 해당하는 때에는 그 국제출원은 취하된 것으로 본다(제196조).

6) 국제특허출원

가. 국어번역문 제출의무

국내서면제출기간에 발명의 설명 및 청구범위의 국어번역문을 제출하지 아니하면 그 국제특허출원은 취하한 것으로 본다(제201조 제4항).

나. 특허관리인 선임 및 신고

재외자인 국제특허출원의 출원인은 기준일까지 특허관리인에 의하지 아니하고 특허에 관한 절차를 밟을 수 있음은 별론 기준일로부터 2월내 특허관리인을 선임하여 특허청장에게 신고하여야 하는바, 이와 같은 선임이 없는 경우 그 국제특허출원은 취하 간주된다(제206조 제3항).

(2) 포기간주

1) 특허료의 납부

추가납부기간에 특허료를 내지 아니한 경우(추가납부기간이 끝나더라도 제81조의2 제2항에 따른 보전기간이 끝나지 아니한 경우에는 그 보전기간에 보전하지 아니한 경우를 말한다)에는 특허권의 설정등록을 받으려는 자의 특허출원은 포기한 것으로 본다(제81조 제3항).

2) 국방상 필요한 발명

외국에의 특허출원 금지 또는 비밀취급명령 위반시 그 발명에 대하여 특허 받을 수 있는 권리를 포기한 것으로 본다(제41조 제4항).