특허법 강의 - [9] 출원공개제도(제64조 및 제65조)

※본 포스팅은 특허법에 대해 공부하시는 분들, 변리사 수험생, 지식재산능력시험(IPAT)을 준비하시는 분들을 위한 것입니다. 수험적으로 이용하시는 것은 무료입니다. 
※내용 중 판례는 가능한 원문을 링크하고자 했습니다. 다만, 미간행 판례나 심판사건의 경우에는 링크가 없을 수 있습니다. 
※본 포스팅은 2021.04.09.을 기준으로 작성되었습니다. 새로운 판례가 나오거나 내용이 업데이트 되면 내용이 수정될 수 있습니다.
※본 포스팅의 내용이나 특허에 궁금하신 점이 있으시면 댓글로 질문을 남겨주시면 확인하는대로 답변을 드리겠습니다. 
※본 포스팅의 내용 중에 잘못된 것이나 새로운 판례, 개정법 등의 사항이 반영되지 않은 것이 있다면 알려주세요. 추가 또는 수정하도록 하겠습니다.

 

출원공개제도(제64조 및 제65조)

 

1. 의의 · 취지 및 구별개념

(1) 의의 · 취지

심사청구의 유무와 관계없이, 일정기간 경과 후 출원내용을 공보에 게재하여 공표하는 제도로서 중복연구로 인한 중복투자를 방지하고, 심사청구제도의 효율적 운영 도모 및 발명의 공개를 통해 기술발전을 촉진함으로써 산업발전을 도모하기 위한 것이다.

(2) 구별개념

등록공고제도(제87조)는 침해 관련 분쟁을 미연에 방지하기 위한 것으로 출원공고제도와 그 취지를 달리한다. 한편, 출원공개 이전에 등록공고가 선행될 경우 등록공고는 출원공개의 발명 공표적 기능까지 대행하기 때문에 별도의 출원공개가 이루어지지 않는다.

2. 출원공개의 대상

원칙적으로 출원 계속 중인 모든 출원은 출원공개의 대상이다. 다만, 청구범위가 유예된 출원, 외국어특허출원, 이미 등록 공고한 경우에는 출원공개를 하지 않는다(제64조 제2항 제1호 내지 제3호). 나아가 제41조 제4항에 따라 비밀취급된 특허출원의 발명에 대해서는 비밀취급이 해제될 때까지 출원공개를 보류하며(제64조 제3항), 공공질서에 반하거나, 공공위생을 해할 우려가 있는 발명에 대해서도 출원공개를 하지 아니한다(시행령 제19조 제3항).

3. 출원공개의 시기

(1) 공개시기

출원일로부터 1년 6월이 경과한 때 공개된다. 다만, 출원인이 조기공개신청서를 제출하거나 출원시 그러한 취지를 기재하면 조기공개가 가능하다(시행규칙 제44조 제1항).

(2) 기산일

정당권리자출원(제34조, 제35조)은 무권리자출원일을 기준으로, 분할 · 변경출원(제52조, 제53조)은 원출원일을 기준으로, 조약우선권주장출원(제54조)이나 국내우선권주장출원(제55조)은 최선일을 기준으로 출원공개의 시기가 정해진다(제64조 제1항 제1호~ 제3호).

4. 출원공개의 효과

(1) 서면 경고(제65조 제1항)

출원공개 후 업으로서 특허발명 실시한 자에게 출원 발명임을 서면 경고할 수 있는바, 출원공개에는 서면 경고의 적법성을 만족시키는 효과가 있다.

(2) 보상금청구권의 발생

1) 의의 및 취지(제65조 제2항)

공개된 발명에 대한 제3자의 모방 · 도용으로부터 출원일 보호하기 위해, 출원인은 제65조 제1항의 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알고, 출원발명을 업으로 실시한 자에게 그 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 알았을 때부터 특허권의 설정등록을 할 때까지의 기간 동안 그 특허발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다. 한편, 2019년 7월 시행 개정법은 ‘그 특허발명의 실시에 대하여 통상적으로 받을 수 있는 금액’을 ‘그 특허발명의 실시에 대하여 합리적으로 받을 수 있는 금액’으로 변경하여 특허권자의 실효적 보호를 도모하였다.

2) 행사(제65조 제3항 및 제4항)

보상금청구권은 특허권 행사와 무관한 독립적 권리(제65조 제4항)이나, 특허권의 설정등록 후 행사할 수 있는 해제조건부 채권적 권리이다(제65조 제3항).

3) 준용(제65조 제5항)

보상금청구권에 관해서는 간접침해(제127조), 생산방법의 추정(제129조), 서류의 제출(제132조), 공동불법행위책임(민법 제760조), 소멸시효(민법 제766조)를 준용하나, 손실보상청구권(제128조), 과실의 추정(제130조)은 준용하지 아니한다.

4) 소멸(제65조 제6항)

출원공개 후, 출원이 무효 · 취하 · 포기, 거절결정의 확정, 무효심결의 확정시에는 보상금청구권은 처음부터 발생하지 않은 것으로 본다. 설정등록일로부터 3년 경과시에는 소멸시효완성으로 소멸한다(제65조 제5항 단서).

(3) 확대된 선원의 지위(제29조 제3항)

출원발명이 당해 출원일 전 출원하여 당해 출원 후 출원공개 또는 등록공고된 타 특허출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 경우에는 특허 받을 수 없다. 확대된 선원주의는 선원주의의 미비점 보완, 공중영역의 사유화 방지, 심사청구제도의 효율화, 방어출원의 억제 및 심사 부담 경감을 목적으로 한다.

(4) 우선심사의 대상(제61조 제1호)

출원공개 후 제3자가 업으로 실시하는 경우 우선심사의 대상이 된다. 이는 출원인과 제3자의 이익을 조정하기 위한 것으로서 출원인 입장에서는 조기권리화에 그 실익이, 실시자 입장에서는 실시여부를 타진할 수 있다는 것에 실익이 있다.

(5) 신규성 상실사유(제29조 제1항 제2호 전문)

출원이 공개된 경우 제29조 제1항 제2호 전문의 사유에 해당한다.

(6) 기탁된 미생물 시료분양(시행령 제4조 제1항 제1호)

특허출원이 공개되거나 설정등록된 경우, 기탁된 미생물에 관계된 발명을 시험 또는 연구를 위하여 실시하려는 자는 그 미생물에 관련된 발명에 대한 출원이 공개되거나 설정등록된 경우 기탁기관으로부터 미생물 시료를 분양받을 수 있다.

(7) 서류의 열람 신청(제216조)

특허출원이 출원공개된 경우에는 서류 열람이 가능하다.

5. 관련문제

(1) 조기공개신청 및 장 · 단점

출원인은 청구범위유예제도를 이용하였다는 사정이 없는 한, 신청을 통해 출원공개 전이라도 자신의 발명을 공개시킬 수 있다(시행규칙 제44조). 조기공개될 경우 무단실시자에게 경고 후 보상금청구권을 발생시킬 수 있다는 장점이 있으나, 조기공개로 분쟁이 초래된 결과 조기에 거절결정이 확정되어 국내우선권주장의 신청기간이 단축되거나 자기 공지로 인해 개량발명 등에 대한 신규성 · 진보성이 부정될 수 있다.

(2) 정보제공(제63조의 2)

현행법상 정보제공은 더 이상 출원공개의 효과가 아니다.