특허법 강의 - [6] 심사청구제도(제59조)

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심사청구제도(제59조)

 

1. 의의 및 취지

심사청구제도란 소정의 기간 내에 심사청구가 있는 특허출원에 대해서만 심사를 수행하는 제도를 의미한다. 출원마다 목적과 경제적, 기술적 가치가 상이하므로 선택적 심사로 심사촉진을 도모하고자 한다.

2. 심사청구의 요건

(1) 심사청구인

일반공중에서 당해 출원의 특허여부를 자발적으로 확인하여 실시사업의 계속여부를 타진할 수 있도록 하기 위해 심사청구는 ‘누구든지’ 할 수 있다(제59조 제2항). 공동출원의 경우 각자(제11조)가 심사청구할 수 있고, 심사청구는 대리인의 특별수권 사항이 아니다(제6조). 한편, 비법인 사단 또는 재단으로서 대표자 또는 관리인이 정하여져 있는 경우에는 그 사단 또는 재단의 이름으로 할 수 있다.

(2) 심사청구대상

특허청에 계속중인 특허 출원에 대해 심사청구 할 수 있다. 분할 · 변경출원, 정당권리자출원, 국내우선권주장출원은 별도로 심사청구가 필요하다. 출원인은 청구범위가 기재된 명세서를 첨부된 때에 한하여 심사청구가 가능하다(제59조 제2항 단서). 위반시 심사 대상 불특정으로 반려된다(시행규칙 제11조).

(3) 심사청구기간

1) 원칙

출원일로부터 3년(단, 2017. 3. 1. 이전 출원의 경우 5년) 이내에 심사청구 할 수 있다.

2) 예외

명세서에 청구범위를 기재하지 아니하거나, 외국어 출원 후 국어번역문 제출전에는 심사청구 할 수 없다. 분할 · 변경, 정당권리자출원도 원출원 또는 무권리자출원일을 기준으로 3년을 경과한 후라도 당해 출원일로부터 30일내에 심사청구 가능하다(제59조 제3항). 조약우선권주장출원 또는 국내우선권주장출원의 경우 당해 출원일을 기준으로 한다.

(4) 심사청구절차

특허청장에게 심사청구서를 제출하여야 한다(제60조 제1항). 단, 출원시에는 출원서에 취지를 기재하여 갈음하는 것도 가능하다.

3. 심사청구의 효과

(1) 심사청구기간 내에 심사청구가 있는 경우

1) 실체심사의 개시

심사청구가 있으면 그 순서에 따라 실체심사가 이루어진다(시행규칙 제38조 제1항). 다만, 심사청구된 출원의 분할 · 변경출원이 심사청구된 경우에는 원출원의 심사청구 순위에 따라 심사하고, 특허청장이 전문기관에 선행기술조사를 의뢰한 경우에는 특허청장이 정하는 심사순위에 따라 심사한다(시행규칙 제38조 제2항).

2) 심사청구의 취하 가부

심사절차의 번잡을 회피하기 위해 심사청구는 취하할 수 없다(제59조 제4항).

3) 청구범위의 보정

청구범위유예제도의 경우, 제64조 제1항 각호의 구분에 따른 날로부터 1년 2월까지 또는 제3자의 심사청구가 있음을 통지받은 날부터 3월 또는 제64조 제1항 각호의 구분에 따른 날로부터 1년 2월 중 빠른날까지 청구범위를 적는 보정을 하여야 한다.

(2) 심사청구기간 내에 심사청구가 없는 경우

1) 취하간주

출원일로부터 3년 내에 심사청구가 없으면 당해 출원은 취하간주된다(제59조 제5항).

2) 취하간주의 효과

취하간주시 선원의 지위는 소멸되지만(제36조 제4항), 심사미청구로 취하간주전에 출원공개 되면 확선의 지위 및 신규성, 진보성 판단의 인용참증이 될 수 있을 것이다.

3) 취하간주된 특허출원의 회복(제67조의 3 제1항)

13. 7. 1. 시행 개정법은 특허출원인의 특허 받을 수 있는 권리를 충실히 보호하기 위해 출원인이 책임질 수 없는 사유로 심사청구를 못하여 출원이 취하간주되는 경우 그 사유 소멸일로부터 2월 내 심사 청구 가능함을 규정하였다(제67조의 3 제1항). 단, 그 기간 만료일로부터 1년이 경과한 경우에는 그러하지 아니하다(제67조의 3 제1항 제1호). 특허출원의 회복을 위한 심사청구가 있는 경우 제59조 제5항에도 불구하고 그 출원이 취하되지 않은 것으로 간주한다(제67조의3 제2항).

4. 심사청구기간의 단축으로 인한 장단점

(1) 장점

심사청구기간이 3년으로 짧아짐에 따라 권리확정이 조속히 이루어져서 사업화를 준비 중인 제3자의 출원 감시 부담이 감소하고, 심사대상이 급증할 우려가 적어 심사처리기간의 지연을 예방할 수 있으며, 국제적 추세에 부합할 수 있으며, 방어출원을 감소시킬 수 있다. 반사적 효과로 특허의 보호기간이 연장되는 효과를 가질 수 있다.

(2) 단점

심사청구기간이 3년으로 짧아짐에 따라 출원 발명의 경제적 · 기술적 가치를 평가하는 시기가 짧아지고, 이에 따라 평가가 부족한 출원에 대한 심사신청이 증가되어 심사 부담이 발생할 수 있으며, 심사 부담에 의해 심사품질이 저하될 수 있다.