특허법 강의 - [4] 외국어 특허출원제도(제42조의 3)

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외국어 특허출원제도(제42조의 3)

 

1. 내용

종래 국어주의를 고수하였으나, 15년 개정법은 국제적 추세를 반영하여 외국어 특허출원제도를 도입하였는바, 출원인은 명세서 및 도면(도면 중 설명부분에 한정한다)을 산업통상자원부령으로 정하는 외국어(영어)로 적겠다는 취지를 출원시 출원서에 기재한 경우에는 그 언어로 적을 수 있다(제42조의 3 제1항).

2. 국어번역문

(1) 국어번역문의 제출 및 기한

외국어특허출원을 한 출원인은 ‘제64조 제1항 각호의 구분에 따른 날부터 1년 2월이 되는 날’까지 또는 ‘제3자가 출원심사를 청구한 경우에는 출원심사 청구의 통지를 받은 날로부터 3월 및 제64조 제1항 각호의 구분에 따른 날부터 1년 2월이 되는 날까지 중 빠른 날’까지 그 명세서 및 도면의 국어번역문을 제출하여야 한다(제42조의 3 제2항).

(2) 새로운 국어번역문으로의 교체

국어번역문을 제출한 출원인은 위의 기한 이전에 그 국어번역문에 갈음하여 새로운 국어번역문을 제출할 수 있다(제42조의 3 제3항). 단, 명세서 또는 도면을 보정(제42조의 3 제5항에 따라 보정한 것으로 보는 경우는 제외함)한 경우 또는 출원인이 심사청구한 경우는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다(제42조의 3 제3항 단서).

(3) 국어번역문 제출의 효과

출원인이 국어번역문 또는 새로운 국어번역문을 제출한 경우 외국어특허출원의 출원서에 최초로 첨부한 명세서 및 도면(이하, ‘외국어명세서 등’ 이라 함)을 그 국어번역문에 따라 보정한 것으로 본다(제42조의 3 제5항 본문). 다만, 새로운 국어번역문을 제출한 경우에는 최종 국어번역문 전에 제출 전에 제출한 국어번역문에 따라 보정한 것으로 보는 모든 보정은 처음부터 없었던 것으로 본다(제42조의 3 제5항 단서).

(4) 국어번역문 부제출의 효과

국어번역문 제출 전에는 명세서의 보정, 분할 · 변경출원, 심사청구가 불가능하고, 출원공개되지 않는다(제47조 제5항, 제52조 제1항 단서, 제53조 제1항 제2호, 제59조 제2항 제2호, 제64조 제2항 제2호). 나아가 최종적으로 특허출원인이 국어번역문을 제출하지 않은 경우, 제42조의 3 제2항의 기한되는 날의 다음날에 해당 특허출원을 취하한 것으로 본다(제42조의 3 제4항).

3. 오역의 정정

(1) 요건

출원인은 보정할 수 있는 기간(제47조 제1항)에 최종 국어번역문의 오역을 정정할 수 있다(제42조의3 제6항).

(2) 절차

오역정정을 하려는 자는 오역정정서에 정정에 대한 설명서를 첨부하고, 수수료를 제출하여야 한다. 오역정정에 관한 설명서의 내용이 불충분하여 오역정정의 타당성을 확인하기 어려운 경우에는 설명서에 대해 보정명령 할 수 있다. 한편, 보정명령에서 보정명령의 이유가 해소되지 않을 경우에는 오역정정을 무효처분 할 수 있다. 다만, 오역정정이 있는 경우 오역정정의 적합성 여부는 거절이유 또는 보정 명령의 대상이 되지 않는다.

(3) 효과

정정된 국어번역문이 국어번역문 신규사항의 판단기준이 된다(제47조 제2항 후단). 단, 정정된 국어번역문에 관해서는 보정의 효과가 부여되지 않는다(제42조의 3 제6항). 따라서 오역정정을 할 경우 별도로 명세서 등에 대한 보정이 필요하다.

4. 보정

(1) 보정의 시기

자진보정은 특허결정 등본송달 전까지 가능하나, 외국어특허출원은 국어번역문을 제출한 경우에만 보정이 가능하다(제47조 제5항).

(2) 보정의 범위

1) 신규사항추가금지(제47조 제2항 전단 및 후단)

외국어특허출원에 대한 보정은 특허출원서에 최초로 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 범위에서 하여야 한다(제47조 제2항 전단). 이 경우 그 보정은 최종 국어번역문(오역정정이 있는 경우 정정된 국어번역문을 말함) 또는 특허출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분을 제외함)에 기재된 사항의 범위에서도 하여야 한다(제47조 제2항 후단).

2) 오역의 정정과 신규사항 추가여부에 대한 심사실무상 판단

 

오역정정의 예시

i) Case 1의 경우 심사대상과 최초 원문이 상이하여 제47조 제2항 전단의 위반이 있으나, 심사대상과 최종 국어번역문이 동일하여 제47조 제2항 후단의 위반은 없음. 출원인은 국어번역문을 다시 C→A로 오역정정하고, 명세서도 C→A로 보정함으로써 번역문신규사항추가금지 및 원문신규사항금지를 모두 해소할 수 있음.

ii) Case 2의 경우 심사대상과 최초 원문이 동일하여 제47조 제2항 전단의 위반이 없으나, 심사대상과 최종 국어번역문이 상이하여 제47조 제2항 후단의 위반이 있음. 출원인은 국어번역문을 다시 B→A로 오역정정하여 번역문신규사항추가금지를 해소할 수 있음. 다만, Case 2의 경우 간과하여 등록되어도 무효사유를 가지지 아니함.

iii) Case 3의 경우 심사대상과 최초 원문 및 국어번역문이 모두 상이하여 제47조 제2항 전단 및 후단의 위반이 있음. 출원인은 국어번역문을 다시 D→A로 오역정정하고, 명세서도 D→A로 보정함으로써 번역문신규사항추가금지 및 원문신규사항추가금지를 모두 해소할 수 있음.

3) 외국어특허출원의 신규사항추가금지 위반시 법적 취급

자진보정이 원문신규사항추가금지 또는 번역문신규사항추가금지에 위반된 경우에는 최초거절이유를 통지하고, 최초거절이유통지에 따른 보정이 원문신규사항추가금지 또는 번역문신규사항추가금지에 위반된 경우에는 최후거절이유를 통지하며, 나아가 최후거절이유통지에 따른 보정 또는 재심사청구시의 보정이 원문신규사항추가금지 또는 번역문신규사항추가금지에 위반된 경우에는 보정각하결정의 대상이 된다.

원문신규사항추가금지(제47조 제2항 전단) 위반의 경우에는 거절이유(제62조), 정보제공사유(제63조의 2) 및 무효사유(제133조)에 해당하지만, 번역문신규사항추가금지(제47조 제2항 후단) 위반의 경우 원문주의 기조 하에 이를 절차적 사항에 불과한 것으로 볼 수 있는바 무효사유(제133조)에 해당하지 아니하고, 거절이유(제62조) 및 정보제공사유(제63조의 2)에 해당한다.