특허법 강의 - [1] 출원시 제출서류(제42조)

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출원시 제출서류(제42조)

 

1. 출원서

출원서에는 발명의 설명, 청구범위를 기재한 명세서, 필요한 도면, 요약서를 ‘첨부’하여야 한다(제42조 제2항).

2. 명세서

(1) 명세서의 역할

특허권자의 입장에서는 권리서(제42조 제4항 및 제97조)의 역할, 일반공중의 입장에서는 기술문헌(제42조 제3항 및 제64조)의 역할, 특허청의 입장에서는 심사 · 심판 대상을 특정하는 역할을 수행한다.

(2) 명세서의 기재사항

1) 발명의 설명

발명의 설명에는 발명의 명칭, 도면의 간단한 설명, 발명의 설명을 적어야 한다(시행규칙 제21조의 2 제1항).

가. 발명의 명칭

발명의 명칭의 미기재는 방식위반으로 보정명령사유(제46조)에 해당하며, 불응시 출원절차가 무효될 수 있다(제16조).

나. 도면의 간단한 설명

도면의 간단한 설명에 하자가 있는 경우 방식위반으로 보정명령사유(제46조)에 해당하며, 불응시 출원절차가 무효될 수 있다(제16조).

다. 발명의 설명

발명의 설명에는 기술분야, 해결하고자 하는 과제, 과제해결 수단 등이 기재되어야 한다(시행규칙 제21조의 2 제2항). 해당 사항이 없는 경우 생략이 가능하다(시행규칙 제21조의 2 제3항).

2) 청구범위

청구범위에는 청구항을 하나 또는 둘 이상 기재하여야 하며, 그 청구항은 발명의 설명에 의해 뒷받침되고(제42조 제4항 제1호), 명확하고 간결하게 기재되어야 하며(제42조 제4항 제2호), 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조 · 방법 등 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다(제42조 제6항). 청구항이 둘 이상인 경우에는 다항제기재방법(제42조 제8항, 시행령 제5조) 및 하나의 특허출원범위(제45조, 시행령 제6조)를 만족하여야 한다. 종래에는 청구범위를 기재하지 않은 경우 반려하였으나, 청구범위유예제도의 도입에 따라 청구범위의 기재가 없더라도 반려되지 아니한다(제42조의 2). 다만, 제42조의 2 제2항의 기한 내에 보정으로 청구범위를 추가하지 않으면, 그 기한의 다음날 해당 출원이 취하된 것으로 간주된다(제42조의2 제3항).

3. 필요한 도면

협의의 물건인 경우 반드시 도면을 첨부해야하는 것이 원칙이나, 이외의 경우에는 도면의 첨부가 필수적인 것은 아니다.

4. 요약서

요약서에는 발명의 개요를 나타내는 기술정보를 150자 이내로 적어야 한다(시행규칙 제21조의 4 제1항). 다만, 요약서에 기재된 사항은 제29조 제3항의 타출원의 지위가 없고, 보정에 의해 명세서에 추가하는 것도 허용되지 않는다. 한편, 요약서를 제출하지 않는 경우 방식위반으로 보정명령사유에 해당하며(제46조), 보정명령에 불응할 경우 출원절차가 무효로 될 수 있다(제16조).

5. 기타 증명서류

특허출원과 관련하여 제출하여야 하는 증명서류로, 대리인 선임 또는 공동출원의 대표자 선임에 따른 증명서류(제7조, 제11조 제2항), 공지예외적용주장 출원에 따른 증명서류(제30조 제2항, 제3항), 조약우선권주장출원에 따른 증명서류(제54조 제4항), 미생물 기탁에 따른 증명서류(시행령 제2조 제2항) 등이 있다.