특허법 강의 - [6] 조약우선권주장출원 (제54조)

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조약우선권주장출원 (제54조)

 

1. 의의 및 취지

선출원지위의 국제적 보호를 도모하기 위해, 조약당사국 선출원을 기초로 제54조 소정의 요건의 만족시 판단시점을 소급시켜주는 제도를 의미한다.

2. 우선권의 성질 및 태양

(1) 우선권의 성질

우선권은 제1국의 정규 출원으로 발생하지만, 그와 동시에 그 출원으로부터 분리되어 우선권만 양도가능하다는 독립성이 있고, 복수의 조약당사국에서 주장될 수 있다는 복수성이 있다. 한편, 우선권은 제2국에서의 행사되거나 우선기간 만료로 소멸될 수 있다는 잠재성이 있고, 일단 행사된 이상 제2국 출원과 운명을 같이한다는 점에서 부속성이 있다.

(2) 복합우선 및 부분우선

출원인은 단일성에 문제가 없는 한 복합우선 또는 부분우선을 주장할 수 있다(파리조약 4F). 복합우선은 2이상의 제1국 출원을 기초로 우선권 주장 출원하는 것을 의미하고, 부분우선은 우선권주장 출원이 제1국 출원에 포함되지 않는 발명을 포함하는 경우를 의미한다.

3. 조약우선권주장의 요건

(1) 일반

정규성 · 최선성을 가진 제1국 출원이 있고, 조약당사국 국민으로서 제1국 출원인과 동일인 또는 승계한 자가 제1국 출원발명과 동일한 발명을 제1국 출원일로부터 1년 내에 국내에 출원하여야 한다. 출원인은 조약우선권주장출원시 취지, 최초 출원국가명, 출원의 연월일을 기재하여야 하며, 최선일로부터 1년 4월 내에 우선권 증명서류를 제출하여야 한다.

(2) 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명의 범위

판례(2019후10265)는 “특허법 제55조 제1항의 국내우선권 규정의 경우와 같이, 특허법 제54조 제1항에 따라 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명은, 조약우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 조약우선권 주장의 기초가 된 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하다. 여기서 ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항’이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다“고 판시하여 조약우선권과 관련하여 특허요건 적용의 기준일이 우선권 주장일로 소급하는 발명의 범위에 관하여 국내우선권 규정에 관한 종래 판시와 동일한 기준이 적용됨을 명시하였다.

4. 조약우선권주장의 효과

(1) 적법한 경우

1) 파리협약상의 효과(파리협약 4B)

제1국 출원일과 제2국 출원일 사이에 행하여진 타출원 또는 제3자의 실시로 무효되지 않으며, 이러한 행위는 제3자에게 어떠한 권리도 발생시키지 않는 것을 의미한다.

2) 판단시점의 소급효 및 예외

가. 판단시점의 소급효

제29조 및 제36조를 적용함에 있어서 판단시점이 제1출원일로 소급된다. 단, 제1국 출원에 포함되지 않은 발명은 우선권주장출원일이 판단시점이 된다.

나. 예외

심사청구의 기산점(제59조), 공지예외적용주장의 출원기간, 취지를 기재한 서면 및 증명서류 제출의 기산점(제30조 제1항 및 제2항), 존속기간 만료일의 기산점(제88조), 재정에 의한 통상실시권의 요건인 출원일로부터 4년경과의 기산점(제107조 제2항)의 경우에는 판단시점이 소급되지 않는다.

(2) 부적법한 경우

1) 조약우선권주장 절차의 무효

제1국 출원의 정규성 · 최선성, 출원인의 동일성, 우선기간의 준수, 우선권 주장 절차에 흠이 있는 경우 특허청장은 절차보정(제46조)을 명하여야 하며, 보정명령에 불구하고 지정기간 내에 그 흠을 해소하지 못하면 우선권 절차를 무효로 할 수 있다(제16조 제1항).

2) 판단시점의 소급효 불인정

조약우선권주장이 부적법한 경우의 효과는 우선권의 상실을 초과할 수 없는바(파리조약 4D 제4호), 조약우선권주장 절차가 무효처분되더라도 조약우선권주장출원은 우선권 주장이 없는 통상의 출원으로 유효하다.