특허법 강의 - [5] 변경출원 (제53조)

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변경출원 (제53조)

 

1. 의의 및 취지

특허출원과 실용신안출원 간의 내용의 동일성을 유지하면서 그 형식만을 변경하는 제도를 의미한다.

2. 요건

특허청 계속 중 원출원인이 최초 명세서 또는 도면의 범위 내에서 최초 거절결정등본송달일로부터 30일 내에 변경출원의 취지를 기재하고 원출원을 표시한 출원서를 제출하여 변경출원 할 수 있다.

3. 효과

(1) 적법한 경우

원칙적으로 출원일이 소급된다. 다만, 확대된 선원주의, 공지예외적용주장의 취지 기재 및 증명서류 제출, 조약우선권주장의 취지 기재 등, 국내우선권주장의 취지 기재 등의 경우에는 소급되지 않는다(제53조 제2항 단서).

(2) 부적법한 경우

변경출원의 객체적 요건의 불만족시 거절이유(제62조), 정보제공사유(제63조의2), 무효사유(제133조)에 해당하며, 나머지 요건이 불만족되는 경우 소명기회를 부여한 후 반려하여야 한다.

(3) 원출원의 취하 간주

변경출원이 있는 경우 협의제 회피를 위해 그 실용신안등록출원은 취하된 것으로 본다(제53조 제4항).

4. 관련문제

(1) 외국어특허출원

외국어특허출원의 경우 국어 번역문이 제출된 경우에만 변경출원이 가능하다(제53조 제1항 제2호). 변경출원이 외국어특허출원인 경우 제42조의 3 제2항에 따른 기한이 지난 후에도 변경출원일로부터 30일까지 국어번역문 제출이 가능하다(제53조 제7항 본문). 다만, 명세서 또는 도면을 보정한 경우 또는 출원인이 심사청구를 한 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다(제53조 제7항 단서).

(2) 청구범위유예

변경출원이 취하간주되는 불합리를 방지하기 위해 청구범위를 기재하지 아니한 변경출원의 경우, 변경출원 한날부터 30일까지 청구범위를 기재하는 보정이 가능하다(제53조 제8항).

(3) 심사청구

심사청구 기간이 경과한 후라도 변경출원일로부터 30일 내 심사청구가 가능하다. 심사 효율성을 확보하기 위해, 변경출원의 심사순서는 원출원의 심사청구 순에 의한다(시행규칙 제38조 제1항).

(4) 국내우선권주장의 선출원 지위의 불인정

변경출원은 심사부담이 과중해지는 것을 방지하기 위해 국내우선권주장의 선출원이 될 수 없다(제55조 제1항). 반면, 국내우선권주장출원에 대해 변경출원을 하는 것은 가능하다.

(5) 분할출원을 원출원으로 하여 변경출원을 할 수 있는지 여부

분할출원을 원출원으로 변경출원을 하는 것도 가능하다. 다만, 특허출원의 일부를 실용신안등록출원으로 변경출원 하는 등 출원의 분할과 변경이 하나의 절차에 의해 이루어지는 경우에는 적법한 변경출원으로 인정되지 아니한다.

(6) 복수의 원출원을 기초로 하나의 변경출원을 할 수 있는지 여부

복수의 원출원 기초로 하나의 변경출원을 하는 것은 불가능하다. 다만, 2 이상의 선출원을 하나의 국내우선권주장출원으로 한 후 변경출원을 하는 것은 가능하다.

(7) 변경출원의 보정

변경출원은 원출원과 별개의 출원으로 변경출원을 통상의 출원으로 보고 보정의 적법성을 판단하여야 하는바, 변경출원에 대한 신규사항 추가금지(제47조 제2항) 여부는 변경출원의 최초 명세서 또는 도면을 기준으로 판단한다.

(8) 변경출원에 있어서 공지예외적용주장 및 우선권 주장

변경출원에 대해 제출하여야 할 증명서류의 내용이 원출원에 대해 이미 제출된 증명서류의 내용과 동일하여 이를 원용하고자 하는 경우에는 그 취지를 명기함으로써 그 증명서류에 갈음할 수 있다. 원출원에 우선권 주장하지 않은 경우 변경출원시 우선권 주장할 수 없다. 다만, 원출원에 그 취지를 기재하였으나 증명서류를 미제출한 경우 변경출원에 취지 기재 및 증명서류 제출하는 경우 적법한 것으로 본다. 한편, 2015. 7. 29. 시행개정법은 보완수수료 제출 하에 공지예외적용주장 출원의 취지 기재 시점 및 증명서류 제출시점을 보정기간 및 특허결정등본 송달후 3월(단, 설정등록전)로 확대하였는바 원출원에서 공지예외적용주장출원하지 않은 경우라도 변경출원에 대해 공지예외적용주장출원을 할 수 있다.