특허법 강의 - [4] 분할출원 (제52조)

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분할출원 (제52조)

 

1. 의의 및 취지

2 이상의 발명을 포함하는 특허출원의 일부를 하나 또는 둘 이상의 새로운 특허출원으로 분할하는 제도를 의미한다. 단일성(제45조) 위반시의 극복 방안, 최후거절이유통지시 발명의 설명에만 기재된 발명의 권리화 방안, 거절이유통지가 통지되지 아니한 청구항의 우선 등록 방안으로서 그 실익이 있다.

2. 요건

둘 이상 발명을 포함하는 원출원의 출원 계속 중 원출원인이 최초 명세서 또는 도면의 범위 내에서 보정 기간, 거절결정불복심판 청구기간 또는 특허결정 · 특허심결의 등본을 송달받은 날부터 3개월 이내의 기간(단, 설정등록 이전)에 분할출원의 취지를 기재하고 원출원을 표시한 출원서를 제출하여 분할출원 할 수 있다. 다만, 원출원이 외국어특허출원인 경우에는 국어번역문을 함께 제출하여야 한다.

3. 효과

(1) 적법한 경우

원칙적으로 출원일이 소급된다. 다만, 확대된 선원주의, 공지예외적용주장의 취지 기재 및 증명서류 제출, 조약우선권주장의 취지 기재 등, 국내우선권주장의 취지 기재 등의 경우에는 소급되지 않는다(제52조 제2항 단서).

(2) 부적법한 경우

분할출원의 객체적 요건의 불만족시 거절이유(제62조), 정보제공사유(제63조의2), 무효사유(제133조)에 해당하며, 나머지 요건이 불만족되는 경우 소명기회를 부여한 후 반려하여야 한다.

(3) 협의제 회피

1) 원출원의 청구범위에 기재된 발명을 분할출원하는 경우

청구범위에 기재된 발명을 분할출원하는 경우 협의제 회피를 위해 원출원의 청구범위에서 분할된 발명을 삭제하는 보정이 필요하다.

2) 원출원의 발명의 설명에만 기재된 발명을 분할출원하는 경우

원출원의 발명의 설명에만 기재된 발명은 분할하여도 협의제가 문제되지 않는바 별도의 삭제보정을 필요로 하지 않는다.

4. 관련문제

(1) 외국어특허출원

외국어특허출원의 경우 국어 번역문이 제출된 경우에만 분할출원이 가능하다(제52조 제1항 단서). 분할출원이 외국어특허출원인 경우 제42조의 3 제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원일로부터 30일까지 국어번역문 제출이 가능하다(제52조 제5항 본문). 다만, 명세서 또는 도면을 보정한 경우 또는 출원인이 심사청구를 한 경우에는 새로운 국어번역문을 제출할 수 없다(제52조 제5항 단서).

(2) 청구범위유예

분할출원이 취하간주되는 불합리를 방지하기 위해 청구범위를 기재하지 아니한 분할출원의 경우 제42조의2 제2항에 따른 기한이 지난 후에도 분할출원한 날부터 30일까지 청구범위를 기재하는 보정이 가능하다(52 제6항).

(3) 심사청구

심사청구기간이 경과한 후라도 분할출원일로부터 30일 내 심사청구 가능하다. 심사 효율성을 확보하기 위해 분할출원의 심사순서는 원출원의 심사청구 순에 의한다(시행규칙 제38조 제1항).

(4) 국내우선권주장의 선출원 지위의 불인정

분할출원은 심사부담이 과중해지는 것을 방지하기 위해 국내우선권주장의 선출원이 될 수 없다(제55조 제1항). 반면, 국내우선권주장출원에 대해 분할출원하는 것은 가능하다.

(5) 재(再) 분할청구의 가부(可否)

재분할을 금지하는 규정이 없는바, 분할출원에 대해 다시 분할출원 할 수 있다.

(6) 분할출원의 보정

분할출원은 원출원과 별개의 출원으로 분할출원을 통상의 출원으로 보고 보정의 적법성을 판단하여야 하는바, 분할출원에 대한 신규사항추가금지(제47조 제2항) 여부는 분할출원의 최초 명세서 또는 도면을 기준으로 판단한다.

(7) 분할출원에 있어서 공지예외적용주장 및 우선권주장

분할출원에 대해 제출하여야 할 증명서류의 내용이 원출원에 대해 이미 제출된 증명서류의 내용과 동일하여 이를 원용하고자 하는 경우에는 그 취지를 명기함으로써 그 증명서류에 갈음할 수 있다. 원출원에 우선권 주장하지 않은 경우 분할출원시 우선권 주장할 수 없다. 다만, 원출원에 그 취지를 기재하였으나 증명서류를 미제출한 경우 분할출원에 취지 기재 및 증명서류 제출하는 경우 적법한 것으로 본다. 한편, 2015. 7. 29. 시행개정법은 보완수수료 제출 하에 공지예외적용주장 출원의 취지 기재 시점 및 증명서류 제출시점을 보정기간 및 특허결정등본 송달후 3월(단, 설정등록전)로 확대하였는바 원출원에서 공지예외적용주장출원하지 않은 경우라도 분할출원에 대해 공지예외적용주장출원을 할 수 있다.