특허법 강의 - [3] 보정제도(제47조)

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보정제도(제47조)

 

1. 보정의 의의 · 취지 및 제한의 필요성

보정이란 최초 출원과 동일성이 유지되는 범위 내에서 보충 · 정정하는 것을 의미한다. 선원주의 하에서 절차 안정 및 제3자 불의타 방지를 위해 보정 시기 및 범위에 제한이 있다. 형식적인 면에서는 직권보정과 자진보정으로 구분되며, 내용적인 면에서는 절차보정(제46조)과 실체보정(제47조)으로 구분된다.

2. 거절이유통지의 구별

(1) 최초거절이유통지와 최후거절이유통지

최초거절이유통지란 거절이유통지를 최초로 받은 경우 또는 최후거절이유통지가 아닌 거절이유통지를 받은 경우를 의미하며, 최후거절이유통지란 거절이유통지에 대한 보정에 따라 발생한 거절이유를 의미한다.

(2) 구별의 실익

심사촉진을 위해 최후거절이유는 최초거절이유에 비해 보정의 범위에 가중적 제한이 따른다(제47조 제3항, 제51조 제1항).

3. 보정의 적법성

(1) 자진보정

자진보정이 적법하려면, 출원인은 특허결정통지 또는 거절이유통지를 받기 전까지 제47조 제2항의 범위 내에서 명세서 또는 도면을 보정하여야 한다.

(2) 최초거절이유통지에 대한 보정

최초거절이유통지에 대한 보정이 적법하려면, 출원인은 의견서제출기간 이내에 제47조 제2항의 범위 내에서 명세서 또는 도면을 보정하여야 한다.

(3) 최후거절이유통지에 대한 보정

최후거절이유통지에 대한 보정이 적법하려면, 출원인은 의견서제출기간 이내에 제47조 제2항, 제47조 제3항 및 제51조 제1항의 범위 내에서 명세서 또는 도면을 보정하여야 한다.

(4) 재심사청구시의 보정

재심사청구시의 보정이 적법하려면 출원인은 재심사청구를 할 때 제47조 제2항, 제47조 제3항 및 제51조 제1항의 범위 내에서 명세서 또는 도면을 보정하여야 한다.

4. 보정의 범위

(1) 제47조 제2항(신규사항 추가금지)

명세서 또는 도면에 대한 보정은 최초 명세서 또는 도면의 범위 내에서 하여야 한다. 판례(2006후2455)는 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항이라 함은 최초 명세서 또는 도면에 ‘명시적으로 기재’된 사항이거나, 명시적인 기재가 없어도 출원시 기술수준에 비추어 보정된 사항이 최초 명세서 또는 도면에 기재된 것으로 인정할 수 있을 정도로 ‘자명한 사항’을 의미한다고 판시하였다. 한편, 외국어특허출원에 대한 보정은 최종 국어번역문 또는 출원서에 최초로 첨부한 도면(도면 중 설명부분은 제외함)의 기재범위 내에서 하여야 한다.

(2) 제47조 제3항

1) 내용

최후거절이유 통지에 대한 보정 또는 재심사시의 보정은 심사촉진을 도모하기 위해 가중적 제한이 가해지는바, i) 청구범위 감축, ii) 잘못 기재된 사항을 정정, iii) 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우, iv) 신규사항을 추가한 보정에 대해서 보정 전으로 되돌아가면서 청구범위를 상기 i) 내지 iii)으로 보정하는 경우에만 할 수 있다.

2) 청구범위를 감축하는 태양

심사실무는 청구항의 삭제, 상위개념으로부터 하위개념으로 변경, 택일적 기재 요소의 삭제, 구성요소의 직렬적 부가, 다수항을 인용하는 종속항에서 인용항수를 감소하는 보정 등은 청구범위를 감축하는 것으로 본다.

3) 잘못된 기재의 정정

특허법원 판례(2004허2536)는 ‘잘못 기재된 사항을 정정하는 경우’란 명세서나 도면의 기재가 잘못된 것임이 명세서의 기재 전체나, 주지의 사항 또는 경험칙 등에 비추어 명백한 경우에 그 잘못된 기재를 본래의 바른 기재로 정정하는 것을 의미하는 것이고, 특별히 정정하지 않아도 권리해석상 불리한 영향을 준다고 인정되지 않는 오기는 정정심판이나 청구의 대상 자체가 되지 않는다고 판시하였다.

(3) 제51조 제1항

1) 구법 제47조 제4항 제1호의 삭제

가. 구법 및 구법상 판례의 태도

최후거절이유통지에 대한 보정 등에 있어, 구법은 청구범위 감축이라도 청구범위를 실질적으로 확장 변경한 경우에는 부적법한 것으로 취급하였다. 구법상 특허법원 판례(99허2174)는 형식적으로 청구범위 감축이라도 그 구성의 추가로 등록 특허가 새로운 목적 및 효과를 가지게 되는 경우 실질적 변경에 해당한다고 판시하였다.

나. 개정법의 태도 및 검토

발명을 보호할 실질적 기회 부여하기 위해, 09.7.1. 시행 개정법은 제47조 제4항 제1호를 삭제하여 최후거절이유통지에 대한 보정 또는 재심사시의 보정에 대한 가중적 제한을 완화하였다. 생각건대 종래 보정범위의 과도한 제한은 사실상 출원인에게 분할출원 등의 우회적인 권리화 조치를 강제했다는 불합리가 있었는바 타당한 개정이다.

2) 제47조 제4항 제2호의 삭제 및 제51조 제1항의 개정

가. 제47조 제4항 제2호의 삭제

구법 제47조 제4항 제2호는 보정 후 청구범위 기재사항이 출원시 특허 받을 수 있을 것을 규정하였으나, 09.7.1. 시행 개정법은 이를 삭제하였다.

나. 제51조 제1항의 개정 및 검토

09.7.1. 개정법은 제47조 제4항 제2호의 삭제를 대신하여, “제47조 제1항 제2호 및 제3호에 따른 보정이 제47조 제2항 또는 제3항을 위반하거나 그 보정(제47조 제3항 제1호 및 제4호에 따른 보정 중 청구항을 삭제하는 보정은 제외함)에 따라 새로운 거절이유가 발생한 것으로 인정하면 결정으로 그 보정을 각하하여야 한다.”고 규정하였다(제51조 제1항). 이는 출원인의 절차권 확보를 위해 보정각하의 대상이 최후거절이유통지에 따른 보정 또는 재심사 청구시 보정에 한정됨을 명확히 한 것이다.

5. 보정의 취급

(1) 보정의 효과

명문의 규정은 없으나, 보정제도의 취지상 소급하여 출원한 것으로 취급된다. 특허법원 판례(2009허8294)도 적법한 보정이 이루어졌다면 보정 전의 청구범위를 기초로 심리 · 판단한 이 사건 심결은 부적법하다고 판시하여, 보정의 소급효를 인정하고 있다. 보정 시기를 경과한 경우에는 출원인에게 소명기회를 준 후 반려한다(시행규칙 제11조).

(2) 최초거절이유통지에 대한 보정

최초거절이유통지에 대한 보정은 제47조 제2항의 적부를 불문하고 보정 후의 내용으로 심사를 진행한다. 기통지한 거절이유를 해소하지 못하면 거절결정한다. 반면 기통지한 거절이유가 해소된 경우 다른 거절이유가 없으면 특허결정한다. 다른 거절이유가 있으면 최초 또는 최후거절이유를 통지한다.

(3) 최후거절이유통지에 대한 보정

1) 보정이 부적법한 경우

최후거절이유통지에 대한 보정이 제47조 제2항, 제47조 제3항, 제51조 제1항에 위반되는 경우 이유를 붙인 서면(제51조 제2항)으로 보정각하를 하며(제51조 제1항 본문 후단), 보정 전의 내용으로 심사가 진행된다. 한편, 보정각하 결정에 대해서는 독립하여 불복할 수 없으며, 거절결정불복심판에서 함께 다툴 수 있다(제51조 제3항). 다만, 재심사청구가 있는 경우 재심사청구 전에 한 각하결정에 대해서는 거절결정불복심판에서 다툴 수 없다(제51조 제3항 괄호).

2) 보정이 적법한 경우

보정을 인정하여 보정 후의 내용으로 심사가 진행된다. 기통지한 거절이유를 해소하지 못하면 거절결정한다. 반면, 기통지한 거절이유가 해소된 경우 다른 거절이유가 없으면 특허결정한다. 다른 거절이유가 있으면 그 거절이유가 기통지한 거절이유가 아니고 보정에 의해 발생한 것이 아닌 경우에는 최초거절이유를 통지하고, 그 거절이유가 기통지한 거절이유가 아니고 최초거절이유통지에 따른 보정에 의해 발생한 것인 경우에는 최후거절이유를 통지한다.

6. 관련문제

(1) 부적법한 보정이 간과되어 착오로 등록된 경우

제47조 제2항 위반임에도 착오로 등록된 경우에는 무효사유에 해당한다. 한편, 제47조 제3항 또는 제51조 제1항은 형식적 하자에 불과한바, 제47조 제3항 또는 제51조 제1항 위반에 해당하나 착오로 등록된 경우에는 무효사유가 아니다.

(2) 최후거절이유통지에 대한 부적법한 보정이 재심사단계 또는 심판단계에서 인정된 경우

심사관의 처분을 신뢰한 출원인을 보호하기 위해 최후거절이유통지에 대한 보정이 부적법함에도 심사과정에서 간과된 후 재심사 단계나 심판단계에서 인정된 경우 바로 보정각하 하지 아니한다(제51조 제1항 단서, 제170조 제1항 괄호).

(3) 여러 차례에 걸쳐서 서로 다른 내용의 보정서를 제출한 경우

1) 내용

일 발명 일 출원주의 원칙상 서로 다른 명세서를 선택적 또는 예비적으로 결합하여 하나의 특허출원을 하는 것이 허용되지 아니한바, 보정도 다른 보정서를 결합하여 하나의 보정으로 볼 수 없다.

2) 판례

특허법원 판례(2006허9197)는 출원인이 여러차례 서로 다른 내용의 보정서를 제출한 경우, 순차로 새로운 보정서가 제출됨으로써 종전의 보정서는 ‘철회’되고 새로운 보정서만이 유효하게 남는 것이므로 특허청은 ‘최후의 것’만을 심사한다고 판시하였다.

3) 제47조 제4항의 신설

13. 7. 1. 시행 개정법은 최초 · 최후거절이유통지에 따른 의견서제출기간에 보정을 하는 경우 각각의 보정절차에서 마지막 보정 전 보정은 취하한 것으로 본다는 규정을 신설(제47조 제4항)하여 이를 더욱 명확히 하였다.

(4) 제51조 제1항에서 ‘청구항을 삭제하는 보정’을 제외하는 취지

판례(2013후2101)는 제51조 제1항에서 ‘청구항을 삭제하는 보정’을 제외하는 취지는 심사 절차가 지연되는 문제가 없는 경우에는 보정의 기회 부여하여 출원인 보호하려는 것이므로, 청구항을 삭제 보정하면서 삭제된 청구항을 인용하는 종속항에 인용번호를 그대로 둠으로써 기재불비가 발생한 경우뿐만 아니라, 삭제된 청구항을 직 · 간접적으로 인용하는 종속항에서 인용번호를 잘못 변경함으로써 기재불비가 발생한 경우도 포함한다고 판시하였다. 나아가 판례(2014후553)은 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 그 삭제된 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항을 보정하는 과정에서 ‘종속항이 2 이상의 항을 인용하는 경우에 인용되는 항의 번호 사이의 택일적 관계에 대한 기재를 누락함으로써 위와 같은 기재불비가 발생한 경우’도 포함된다고 보아야 한다고 판시하였다.

 

(5) 청구항을 삭제하는 보정을 하면서 삭제된 청구항과 관련이 없는 부분에서 새롭게 발생한 거절이유가 제51조 제1항에서 정한 ‘청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유’에 포함되는지 여부(소극)

판례(2015후2259)는 제51조 제1항의 취지에 비추어 볼 때, 청구항을 삭제하는 보정을 하였더라도 삭제된 청구항과 관련이 없는 부분에서 새롭게 발생한 거절이유는 심사관에게 새로운 심사에 따른 업무량을 가중시키고, 심사절차가 지연되는 결과를 가져오게 하는 등 달리 취급하여야 할 필요가 없으므로 2009년 개정 특허법 제51조 제1항 본문이 규정하는 청구항을 삭제하는 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유에 포함된다고 할 수 없다고 판시하였다.

(6) 제42조 제4항 제2호의 기재불비를 이유로 한 보정 후 심사결과 신규성 또는 진보성 거절이유가 있는 경우의 취급

판례(2012후3121)는 제51조제1항은 심사신속에 그 취지가 있는바, 제42조 제4항 제2호의 기재불비를 이유로 거절이유를 통지하여 보정한 경우에 보정 후 심사결과 신규성 또는 진보성 흠결의 거절이유가 발생된다고 하더라도, 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 것이 아니라면 보정으로 새롭게 발생한 것이라 할 수 없으므로 보정각하하면 안되고, 신규성이나 진보성 흠결의 거절이유를 통지하여 의견제출 및 보정 기회를 부여하여야 한다고 판시하였다.

(7) 보정각하결정과 거절결정불복심판의 심결취소소송의 심리범위

판례(2012후3121)는 심결취소소송에서 법원은 보정각하결정이 위법하다면 그것만을 이유로 곧바로 심결을 취소하여야 하는 것이지, 심사관 또는 특허심판원이 하지도 아니한 ‘보정 이후의 특허출원’에 대한 거절결정의 위법성 여부까지 스스로 심리하여 이 역시 위법한 경우에만 심결을 취소할 것은 아니라 판시하였다.