특허법 강의 - [7] 국내우선권주장출원 (제55조)

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국내우선권주장출원 (제55조)

 

 

 

1. 의의 및 취지

내 · 외국인 평등, 개량발명 의욕고취, PCT 출원의 자기지정의 전제를 위한 것으로서, 국내 선출원을 기초로 제55조의 요건을 만족하여 출원한 경우 판단시점을 소급하는 제도를 의미한다. 판례(2017후1274)는 “국내우선권 제도의 취지는 기술개발이 지속적으로 이루어지는 점을 감안하여 발명자의 누적된 성과를 특허권으로 보호받을 수 있도록 하는 것이다.”라고 판시하였다.

2. 국내우선권주장의 요건

(1) 요건

선출원이 특허청에 계속중이며 분할 · 변경출원 아니며, 특허를 받으려는 자가 선출원의 최초 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 발명을 선출원일로부터 1년 내에 출원하여야 한다. 출원인은 국내우선권주장출원시 취지 및 선출원을 표시하여야 한다.

(2) 국내우선권주장출원에 있어서 동일성의 의미

판례(2012후2999)는 “국내 우선권 제도에 의하여 판단시점 소급효가 인정되는 것은 선출원권 당해 우선권주장출원일 사이에 출원한 자 등과 같은 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있음은 보정(제47조 제1항)의 소급효와 차이가 없으므로, 제55조 제3항에 따라 판단시점이 선출원일로 소급하는 발명은 제47조 제2항 과 마찬가지로 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 가운데 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항의 범위 안에 있는 것으로 한정된다고 봄이 타당하다. 이때, ‘우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 기재된 사항’이란, 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항이거나 또는 명시적인 기재가 없더라도 당해 기술분야의 통상의 기술자라면 우선권 주장일 당시의 기술상식에 비추어 보아 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명이 선출원의 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지라고 이해할 수 있는 사항이어야 한다.”라고 판시하였다.

3. 국내우선권주장의 효과

(1) 적법한 경우

1) 판단시점의 소급효

제29조 및 제36조를 적용함에 있어서 판단시점이 선출원일로 소급된다. 단, 선출원에 포함되지 않은 발명은 우선권주장출원일이 판단시점이 된다.

2) 예외

심사청구의 기산점(제59조), 공지예외적용주장의 취지를 기재한 서면 및 증명서류 제출의 기산점 (제30조 제2항), 존속기간 만료일의 기산점(제88조), 재정에 의한 통상실시권의 요건인 출원일로부터 4년 경과의 기산점(제107조 제2항)의 경우에는 판단시점이 소급되지 않는다.

(2) 부적법한 경우

1) 국내우선권주장 절차의 무효

우선권주장이 부적법한 경우 조약우선권주장출원과 마찬가지로 특허청장은 절차보정(제46조)을 명하여야 하며, 보정명령에 불구하고 지정기간 내에 그 흠을 해소하지 못하면 우선권 절차를 무효로 할 수 있다(제16조 제1항).

2) 판단시점의 소급효 불인정

우선권주장 절차가 무효처분되더라도 국내우선권주장출원은 우선권 주장 없는 통상의 출원으로 유효하다.

(3) 중복 불소급의 원칙(제55조 제5항)

우선기간의 실질적 연장을 방지하기 위해 선출원이 국내우선권주장 또는 조약우선권주장을 수반한 출원인 경우 중복하여 우선권이 주장된 발명의 범위내에서 판단시점 소급효가 인정되지 않는다.

(4) 선출원의 취하간주 등(제56조)

1) 선출원의 취하간주 및 예외

가. 선출원의 취하간주(제56조 제1항 본문)

선출원일로부터 1년 3월 경과시 취하 간주되며, 복수의 선출원은 각각 취하 간주된다.

나. 예외(제56조 제1항 각호)

선출원일로부터 1년 3월 경과하기 전 선출원의 무효, 취하 · 포기 · 선출원에 대해 특허등록여부결정이 있는 경우, 우선권 주장이 취하된 경우에는 선출원이 취하간주 되지 않는다.

2) 우선권주장의 취하금지(제56조 제2항)

선출원일로부터 1년 3월 경과 후에는 우선권 주장의 취하가 불가능하다. 따라서 그 기간 도과 후 제출한 취하서는 반려된다.

3) 우선권주장의 취하간주(제56조 제3항)

특허출원이 출원계속 중이라면 언제든지 취하가 가능하다. 선출원일로부터 1년 3월 전에 그 우선권주장 출원이 취하된 경우라면 우선권주장도 함께 취하간주된 것으로 본다.

4. 관련문제

(1) 국내우선권주장의 출원시에 선출원에 대하여 출원인변경신고를 마쳐야 하는 지 여부(소극)

판례(2017후1274)는 “발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 갖고(제33조 제1항 본문), 특허를 받을 수 있는 권리는 이전할 수 있으므로(제37조 제1항), 후출원의 출원인이 후출원 시에 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 승계하였다면 우선권 주장을 할 수 있고, 후출원 시에 선출원에 대하여 특허출원인변경신고를 마쳐야만 하는 것은 아니다.”라고 판시하였다. 생각건대 특허출원 후 특허를 받을 수 있는 권리의 승계는 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허출원인변경신고를 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정한 제38조 제4항은 특허에 관한 절차에서 참여자와 특허를 등록받을 자를 쉽게 확정함으로써 출원심사의 편의성 및 신속성을 추구하고자 하는 규정으로 우선권주장에 관한 절차에 적용된다고 볼 수 없는 바 판례가 타당하다.