특허법 강의 - [2] 무권리자출원과 정당권리자의 보호 (제34조, 제35조)

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무권리자출원과 정당권리자의 보호 (제34조, 제35조)

 

1. 무권리자의 출원에 대한 법적 취급

(1) 무권리자의 출원(제33조 제1항 본문)

1) 내용

특허 받을 수 있는 권리는 발명의 설정등록시까지 인정되는 1차적 보호수단이다. 발명자나 정당한 승계인이 아닌 경우에는 무권리자에 해당한다.

2) 구체적인 경우

가. 구성 및 효과에 차이가 있는 경우

판례(2003후2218)는 모인출원에 해당하기 위해서는 동일한 발명으로 인정되는 경우여야 하고, 구성 및 효과에 차이가 있는 경우에는 모인 출원이라 볼 수 없다고 판시하였다.

나. 개량 또는 변형된 경우

제98조에서 시사하는 것과 같이 개량발명까지 특허 받을 수 있는 권리를 가진다고 할 수 없는바, 모인출원에 의한 등록무효가 되려면 모인대상발명과 모인출원발명 사이에 실질적 동일성이 인정되야 한다.

다. 주지 · 관용의 기술을 단순히 부가한 경우

타인의 영업비밀을 도용하여 주지 · 관용 기술을 단순히 부과한 자는 발명을 한 자에 해당하지 않는다.

(2) 법적 취급

1) 거절이유 등

무권리자가 출원한 경우 제33조 제1항 본문 위반에 해당하는바, 거절이유(제62조), 정보제공사유(제63조의 2), 무효사유(제133조)에 해당한다.

2) 선원의 지위 불인정(제36조 제5항)

정당한 권리자를 보호하기 위해 무권리자출원의 경우 선원의 지위가 인정되지 않는다.

3) 확대된 선원의 지위 인정(제29조 제3항)

무권리자출원의 경우에도 제3자에게 확대된 선원의 지위가 인정된다. 다만, 정당권리자의 경우 발명자가 동일하다면 제29조 제3항 단서가 적용될 것이다.

2. 정당권리자의 조치

(1) 무권리자출원 또는 등록의 배제

제33조 제1항 본문을 근거로 무권리자출원이 출원 계속 중이라면 심사청구(우선심사)와 정보제공을 하거나, 착오 등록시에는 무효심판을 청구하여 그 출원 또는 등록을 배제하여야 한다.

(2) 정당권리자주장출원

무권리자출원이 거절된 경우 특허받지 못하게 된 날부터 30일 내, 무효된 경우에는 무효심결 확정일로부터 30일 내에 출원하면서 정당권리자주장을 하면 출원일 소급효를 인정받을 수 있다. 2017. 3. 1. 시행개정법은 제35조의 경우 등록공고일로부터 2년 내 출원할 것을 요구하던 것을 삭제하여 정당권리자 보호의 적정을 도모하였다. 정당권리자출원이 적법하기 위해서는 무권리자출원과 정당권리자출원 사이에 동일성 인정되어야 하며, 상이하거나 진보된 경우에는 소급효의 대상이 될 수 없다. 심사청구의 특례가 인정되는바, 무권리자출원일로부터 3년이 경과한 후라도 정당권리자출원일로부터 30일내 심사청구를 할 수 있다.

(3) 의사에 반한 공지예외적용주장(제30조)

무권리자출원 전 공개가 있는 경우 의사에 반한 공지예외적용주장을 수반할 수 있다.

(4) 간이 · 경제적인 조치

1) 특허출원 또는 특허권의 양수

출원인변경신고(시행규칙제26조) 또는 특허권 이전등록신청(특허권 등의 등록령 제20조)을 통해 출원 또는 특허권을 양수 받을 수 있다.

2) 특허권 이전등록청구

가. 구법상 부당이득 반환법리에 기한 특허권 이전등록청구의 가부

판례(2003다47218)는 정당권리자가 출원하고 타인에게 양도하여 출원인변경신고가 있고 그 후 등록되었으나 그 양도 계약이 무효 또는 취소된 경우 그 특허권의 이전등록을 청구할 수 있다고 판시하였다. 하지만 정당한 권리자로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계받은바 없는 무권리자의 출원에 따라 설정등록이 이루어진 경우 판례(2012다11310)는 무권리자출원이 있는 경우 특허법이 정한 구제절차인 정당권리자출원이 있는 이상, 이에 따르지 않고 무권리자에 대하여 직접 특허권의 이전 등록을 청구할 수 없다 할 것이라고 판시하였다.

나. 제99조의 2의 특허권의 이전등록청구

위의 판례(2012다11310)와 같이 종래에는 무권리자출원에 대한 이전등록청구를 규정하고 있지 않아, 무권리자가 특허받은 경우에는 무권리자의 특허를 무효로 한다는 심결을 받은 후 정당한 권리자가 별도로 출원하여야 했다. 이에 개정 특허법은 제99조의2에 따른 이전등록청구를 신설하였다. 제99조의 2에 따른 이전전등록을 신청하기 위해서는 특허가 무권리자의 특허이여야 하며, 정당한 권리자가 법원에 해당 특허권의 이전을 청구하여야 한다. 공유인 특허권의 지분에 대해 제99조의 2에 따라 이전을 청구하는 경우에는 제99조 제2항에 불구하고 다른 공유자의 동의를 필요로 하지 않는다. 한편, 제99조의 2에 따라 특허권이 이전된 경우 해당 특허권 및 그의 보상금 지급 청구권은 그 특허권이 설정등록된 날부터 이전등록을 받은 자에게 있는 것으로 간주한다.

3. 관련문제

(1) 존속기간(제88조 제2항)

존속기간이 불합리하게 연장되는 것을 방지하기 위해 존속기간은 무권리자출원일 다음날부터 기산한다.