특허법 강의 - [1] 공지예외적용주장 출원(제30조)

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공지예외적용주장 출원

1. 의의 및 취지

출원 전 이미 공개되었다하더라도 제30조 요건을 만족한 경우, 당해 출원에 대해 당해 공지를 인용발명으로 보지 않는 제도를 의미한다. 의사에 기한 공지는 조기공개 유도를, 의사에 반한 공지는 출원인 보호 필요성을 취지로 한다.

2. 연혁

(1) 2001. 7. 1. 시행 개정법

공지예외적용주장의 대상을 신규성에서 진보성으로 확대하고, 전기통신회선을 통한 발표를 신설하였으며, 박람회 종류에 대한 제한을 삭제하였다.

(2) 2006. 3. 3. 시행 개정법

의사에 의한 공지의 구체적 사유를 삭제하였다. 다만, 출원공개 또는 등록공고는 특허제도의 목적을 달성하기 위한 것일 뿐 출원인의 의사에 기한 것이 아님을 명확히 하기 위해 국내외에서 출원공개 및 등록 공고된 경우는 제외하였다.

(3) 2012. 3. 15. 시행 개정법

출원인의 자발적 공개행위에 대해 특허 받을 수 있는 기회를 확대하여 조기공개를 유도하기 위해 공지예외적용기간을 6개월에서 1년으로 연장하였다. 12. 3. 15 이후 출원부터 적용된다.

(4) 2015. 7. 29. 시행 개정법

공지예외적용을 받기 위해서는 원칙적으로 출원서에 취지를 기재하고, 증명서류를 출원일로부터 30일 내에 특허청장에게 제출하여야 한다. 단, 보완수수료를 납부한 경우 제47조 제1항의 보정기간, 특허결정 또는 특허거절결정 취소심결(특허등록 결정한 심결에 한함)의 등본 송달 받은 날부터 3월의 기간(단, 제79조에 따라 설정등록 받는 날이 3월보다 짧은 경우 그날까지의 기간)에 공지예외적용주장의 취지기재서류 또는 증명할 수 있는 서류를 제출 가능하도록 규정하였다. 2015. 7. 29. 이후 출원부터 적용된다.

3. 공지예외적용주장의 요건 및 절차

(1) 의사에 의한 공지

의사에 기한 공지가 있고, 공지일로부터 1년 내에 출원할 것, 출원서에 취지를 기재할 것, 출원일로부터 30일내 증명서류를 제출할 것을 요한다. 다만, 보완수수료를 납부한 경우 제47조 제1항의 보정기간, 특허결정 또는 특허거절결정 취소심결(특허등록 결정한 심결에 한함)의 등본 송달 받은 날부터 3월의 기간(단, 제79조에 따라 설정등록 받는 날이 3월보다 짧은 경우 그날까지의 기간)에 공지예외적용의 취지를 기재한 서류 또는 증명할 수 있는 서류 제출이 가능하다.

(2) 의사에 반한 공지

의사에 반한 공지가 있고, 공지일로부터 1년 내에 출원할 것을 만족하여야 하며, 신규성 또는 진보성 위반에 따른 거절이유 통지가 있을 때 의견서 제출을 통해 개별적으로 의사에 반한 공지임을 주장 · 증명할 것을 요한다. 의사에 반한 것인지 여부는 공지시점을 기준으로 권리자의 진정한 의사를 참작하여 판단할 것이다.

(3) 구체적인 경우

공지일로부터 1년 내에 출원할 것의 기산일은 분할 · 변경출원은 원출원일, 조약우선권주장출원은 우선권주장출원일, 국내우선권주장출원은 선출원일을 기산일로 한다. 공지예외적용의 취지 기재 및 증명서류 제출의 기산일은 분할 · 변경출원은 분할 · 변경출원일, 조약 및 국내우선권주장출원은 조약 및 국내우선권주장출원일을 기산일로 한다.

4. 효과

(1) 적법한 경우

당해 출원에 대하여 당해 공지를 인용발명으로 보지 않는다.

(2) 선원주의의 예외인지 여부

공지예외적용주장출원을 하였다 하더라도 출원일 또는 판단시점 소급효는 없는바, 선원주의 및 확대된 선원주의 위반인지 여부는 당해 출원일을 기준으로 판단한다.

5. 관련문제

(1) 복수의 공지행위가 있는 경우

복수의 공지가 있는 경우 각각에 대해 공지예외적용주장을 하여야 함이 원칙이다. 단, 복수의 공지행위간에 밀접불가분의 관계가 있는 경우 원용을 통해 증명서류제출을 생략할 수 있다.

(2) 공지예외적용주장의 대상이 되는 공지일 후 출원일 전에 제3자의 공지가 있는 경우

제3자가 스스로 공지한 것이라면 당해 출원은 신규성 흠결로 거절될 것이다.

(3) 공지예외적용주장의 대상이 되는 공지일 후 출원일 전에 제3자의 출원이 있는 경우

제3자 출원은 신규성 흠결로 거절될 것이다. 단, 출원공개되면 확대된 선원의 지위가 인정되는바 정보제공으로 제3자 출원이 출원공개 전에 거절되도록 할 필요가 있을 것이다.

(4) 구법상 출원서에 공지예외적용의 취지를 미기재한 경우 및 개정법 제30조 제3항

과거 판례(2010후2353)는 제30조 취지 기재하지 아니하고 출원한 이상, 그 후 증명서류 제출하여도 제30조 제1항 제1호 적용이 불가능하다고 판시하였다. 이러한 판례의 태도는 형식적 문제를 이유로 발명이 보호받을 수 있는 기회를 전면적으로 박탈하는 것으로서 지나친바 2015. 7. 29. 시행 개정법은 보완수수료의 납부를 전제로 보정기간 등에 취지를 적은 서류 또는 증명서류를 제출할 수 있도록 하였다.

(5) 국제특허출원의 경우 공지예외적용주장 출원의 특례(제200조)

공지일로부터 1년 내 국제출원해야 함은 동일하나, 제30조 제2항이 적용되지 않는바 기준일로부터 30일 내에 증명서류를 제출하여야 한다(시행규칙 제111조).